АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А63-3960/2019

г. Ставрополь

14 июля 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 07 июля 2020 года

                                 Решение изготовлено в полном объеме 14 июля 2020 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьиСиротина И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания                         ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Континенталь», Республика Башкортостан, г. Уфа, ОГРН 

<

***>,

к коммерческому банку «Континенталь» (общество с ограниченной ответственностью), г.Железноводск, п. Иноземцево, ОГРН 

<

***>,

третье лицо: ФИО2, Республика Башкортостан, г. Уфа,

о взыскании денежных средств,

при участии в судебном заседании представителя от ответчика – председателя правления Банка – ФИО3,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Континенталь», Республика Башкортостан, г. Уфа, обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к коммерческому банку «Континенталь» (общество с ограниченной ответственностью), г.Железноводск, п. Иноземцево, третье лицо: ФИО2, Республика Башкортостан, г. Уфа, о взыскании компенсации в сумме 600 000 руб. и упущенной выгоды в сумме 50 000 руб. за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 151894, принадлежащим истцу; о признании незаконным использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 151894, принадлежащим истцу 

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 03.07.2019, оставленным без изменения постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 30.09.2019, в удовлетворении заявленных требований общества с ограниченной ответственностью «Континенталь», Республика Башкортостан, г. Уфа, ОГРН 

<

***>, отказано.

Постановлением Суда по Интеллектуальным правам от 22.01.2020,  решение  и постановление по делу №А63-3960/2019 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.

Определением от 02.03.2020 судом были приняты к рассмотрению уточненные требования, согласно которым истец просил взыскать с ответчика компенсацию в сумме 600 000 руб. за незаконное использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 151894; признать незаконным использование ответчиком, в том числе в фирменном наименовании, обозначения, сходного до степени смешения со знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 151894.

Определением от 17.06.2020 судебное разбирательство по делу отложено на 07.07.2020.

В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований истца, заявил ходатайство об отложении судебного заседания.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства ответчика об отложении судебного заседания, как необоснованное и неподтвержденное доказательствами.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя ответчика, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов, истцу принадлежит исключительное право на комбинированный товарный знак «КОНТИНЕНТАЛЬ» по свидетельству Российской Федерации № 151894 (дата приоритета – 27.12.1995, дата регистрации – 30.04.1997, дата окончания срока действия регистрации – 27.12.2025), зарегистрированного для услуг «страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью» 36-го класса МКТУ.

Банк использует обозначения «КОНТИНЕНТАЛЬ» в качестве фирменного наименования, а также на своем сайте и в доменном имени http://www.bankkontinental.ru при осуществлении банковской деятельности без заключения лицензионного договора на использование товарного знака с обществом, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим иском.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ). Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрены, в частности, следующие способы осуществления исключительного права на товарный знак: 1) путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) путем использования товарного знака при выполнении работ, оказании услуг; 3) путем размещения товарного знака 8 на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ)

Таким образом, использование при выполнении работ, оказании услуг, а равно размещение в сети Интернет обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения без согласия правообладателя, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ установлено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Таким образом, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт наличия указанного права и его принадлежность истцу, а также факт его нарушения ответчиком путем использования обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика входит подтверждение правомерности использования спорного обозначения. Соответствующие обстоятельства устанавливаются на дату подачи иска.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак подтвержден представленными в материалы дела доказательствами и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

В силу вышеприведенных правовых норм нарушением исключительного права на товарный знак является использование без разрешения правообладателя тождественного либо сходного обозначения в отношении идентичных либо однородных услуг, указанных в регистрации товарного знака.

В абзаце пятом пункта 162 постановления от 23.04.2019 № 10 указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/2004 и от 17.04.2012 № 16577/11 по делу № А40-2569/2011, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153. 

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила от 20.07.2019 № 482), а также методологическими подходами, изложенными в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный 11 знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 № 128. 

В соответствии с пунктом 41 Правил от 20.07.2015 № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) — если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 тех же Правил от 20.07.2015 № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. 

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение 12 и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как указывалось выше, в пункте 162 постановления от 23.04.2019 № 10 разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров. 

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия. 

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. 13 Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений (высокой, средней, низкой) и степени однородности товаров (услуг) для обычных потребителей соответствующих товаров, которая также как и сходство может быть высокой, средней или низкой. 

При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) услуг, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве или высокой степени сходства спорного обозначения и товарного знака. 

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. 

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарного знака, в защиту исключительного права на который обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком в своей деятельности, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства. 

С учетом приведенных правовых норм и правовых позиций высшей судебной инстанции в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений. Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом. В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

Суд установил, что обозначение «Континенталь» в качестве фирменного наименования ответчика, а также использование ответчиком обозначения  «Банк Континенталь» на своем сайте и в доменном имени http://www.bankkontinental.ru является сходным до степени смешения с товарным знаком «КОНТИНЕНТАЛЬ» по свидетельству № 151894, принадлежащему истцу,  по звуковому, графическому и смысловому признакам, что может ввести потребителя в заблуждение. 

В то же время вхождение одного сравниваемого обозначения (словесного элемента «КОНТИНЕНТАЛЬ», присутствующего в защищаемом товарном знаке истца) в другое, используемое ответчиком, или наоборот исключает вывод о несходстве таких обозначений.

При установлении смешения проводится анализ однородности товаров (услуг), для которых зарегистрирован защищаемый товарный знак («страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью» 36-го класса МКТУ) с услугами, для индивидуализации которых ответчиком использовано спорное обозначение. 

Как следует из пункта 45 Правил от 20.07.2015 № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Аналогичные подходы изложены в пункте 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 198 (далее – Методические рекомендации). 

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. 

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1–3.1.2 Методических рекомендаций). 

Аналогичные положения применяются при оценке однородности услуг. 

Однородность товаров и услуг устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При выявлении какой-либо степени сходства обозначений и какой-либо степени однородности услуг осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемого товарного знака.

Кроме того, как разъяснено в пункте 162 постановления от 23.04.2019 № 10, при наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. 

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. 

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Осуществляемая ответчиком банковская деятельность имеет высокую степень однородности с услугами «финансовая деятельность, кредитно-денежные операции» 36-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован принадлежащий истцу товарный знак.

Произвольная часть фирменного наименования ответчика имеет высокую степень сходства с принадлежащим истцу товарным знаком.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 17 Обзора № 122, различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования истца и ответчика само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование. Для индивидуализации юридического лица основное значение имеет его наименование. Именно при сходстве произвольной части фирменного наименования, как правило, возникает угроза смешения юридических лиц.

При сравнении комбинированного товарного знака с фирменным наименованием не может учитываться изобразительная часть комбинированного товарного знака, поскольку фирменное наименование всегда является только словесным (аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 28.10.2015 № 300-ЭС15-8916).  

Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13).

Между тем, как отмечено в абз. 3 п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Таким образом, высокая степень сходства принадлежащего истцу товарного знака с единственным словесным элементом «КОНТИНЕНТАЛЬ» с фирменным наименованием ответчика, используемым при осуществлении банковской деятельности, которая имеет высокую степень однородности с услугами «финансовая деятельность, кредитно-денежные операции» 36-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован указанный товарный знак, свидетельствуют о наличии вероятности смешения фирменного наименования Ответчика и товарного знака истца.

При этом, как указал суд кассационной инстанции, в бремя доказывания ответчика входит подтверждение правомерности использования спорного обозначения.

Между тем, ответчиком не доказана правомерность использования своего фирменного наименования.

Так, первая лицензия на осуществление банковской деятельности получена ответчиком 30.04.1998 (№6322), и именно с этой даты ответчик получил право осуществления банковской деятельности, в то время как товарный знак по свидетельству Российской Федерации №151894 зарегистрирован с приоритетом от 27.12.1995.

В постановлении президиума Суда по Интеллектуальным правам от 28 мая 2018 г. №C01-238/2018 по делу № СИП-347/2017 отмечено, что для целей применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ имеет значение факт введения в гражданский оборот под своим фирменным наименованием товаров.

Из Определения Верховного Суда РФ от 7 сентября 2017 г. № 300-КП7-13603 также следует, что обстоятельством, имеющим значение для дела, является дата начала использования фирменного наименования в отношении товаров, однородных товарам, для которых зарегистрированы товарные знаки.

Аналогичная правовая позиция изложена в Определении Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 октября 2013 г. № ВАС-13915/13.

При этом в постановлении Президиума Суда по Интеллектуальным правам от 22 декабря 2014 г. № С01-1144/2014 по делу № СИП-127/2014 сказано, что требование об обязательном использовании фирменного наименования до даты приоритета товарного знака при осуществлении деятельности, однородной товарам (услугам), для которых зарегистрирован товарный знак, следует из совокупного толкования пункта 6 статьи 1252, пункта 8 статьи 1483 ГК РФ и статьи 8 Парижской конвенции.

Аналогичный вывод также содержится в постановлении президиума Суда по Интеллектуальным правам от 22.05.2015 по делу № СИП-833/2014.

В решении Суда по Интеллектуальным правам от 20 декабря 2018 г. по делу № СИП-752/2017 отмечено, что правообладатель фирменного наименования должен доказать использование фирменного наименования на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака применительно к деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а данная правовая позиция отражена в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.06.2014 № ВАС-7357/14 по делу №А40-26050/2013.

Таким образом, поскольку ответчик начал осуществлять свою деятельность позднее даты приоритета товарного знака №151894, принадлежащего истцу, то использование ответчиком фирменного наименования с произвольной частью «КОНТИНЕНТАЛЬ», тождественной со словесным элементом товарного знака, в отношении банковской деятельности, являющейся однородной (близкой к идентичности) с услугами «финансовая деятельность, кредитно-денежные операции» 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, является незаконным.

Кроме того, ответчик использует в своей деятельности обозначение «Банк Континенталь», а также использует сходное обозначение в доменном имени своего сайта http://www.bankkontinental.ru/.

Согласно пункту 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности (пункт 2 статьи 1473 Кодекса).

Размещение обозначения, содержащего указание на организационно-правовую форму, является использованием фирменного наименования, а не использованием товарного знака (постановление Суда по Интеллектуальным правам от 19 мая 2017 г. №C01-344/2017 по делу № А56-58258/2016).

Таким образом, использование ответчиком обозначений «Банк Континенталь» и обозначения «bankkontinental» в доменном имени своего сайта является самостоятельным нарушением исключительного права истца на товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству № 151894. 

При этом в силу пп.5 п.2 ст.1484 ГК РФ использование товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации, является одним из способов использования исключительного права на товарный знак.

Между тем, добавление слова «Банк» к слову «Континенталь», а также словесного элемента «bank» к словесному элементу «kontinental» не делает несходными образованные таким образом обозначения с принадлежащим истцу товарным знаком, содержащим единственный словесный элемент «Конетиненталь».

Как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу № СИП-450/2017, от 03.04.2014 по делу № СИП-159/2013, от 04.07.2014 по делу № СИП-9/2013, от 19.06.2015 по делу № СИП-901/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2015 № 300-ЭС15-12309 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 02.12.2016 по делу № СИП-315/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.03.2017 № 300-КГ17-1908 в передаче дела в Судебную коллегию по ^экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу № СИП-314/2016, от 29.05.2017 по делу № СИП-677/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2017 № 300-КГ17-12149 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 13.03.2017 по делу № СИП-605/2016 и других.

Не имеет значения, на каком месте стоит дополняющее (то есть уточняющее или характеризующее) слово (до или после совпадающего), поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением (постановление президиума Суда по Интеллектуальным правам от 31.05.2018 по делу № СИП-450/2017, от 13.03.2017 по делу № СИП-605/2016 и от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017).

Таким образом, обозначения «Банк Континенталь» и «bankkontinental» являются сходными до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком (знаком обслуживания) по свидетельству № 151894, а использование этих обозначений при осуществлении банковской деятельности, имеющей высокую степень однородности с услугами «финансовая деятельность, кредитно-денежные операции» 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован указанный товарный знак, влечет к вероятности смешения указанных обозначений с этим товарным знаком.

Таким образом, ответчик незаконно использует принадлежащий истцу товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству № 151894 в своем фирменном наименовании, а также на своем сайте http://www.bankkontinental.ru/ и в доменном имени этого сайта.

В силу положений статей 1250, 1252, 1484, 1515 ГК РФ независимо от обстоятельств использования либо неиспользования правообладателем товарного знака доказанность того, что истец и есть этот правообладатель, а ответчик использует без его согласия данное средство индивидуализации, является достаточным основанием для удовлетворения требований о запрете ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с этим товарным знаком, и для взыскания компенсации (постановление Суда по Интеллектуальным правам от 14 августа 2019 года № С01-651/2019 по делу № А12-43505/2018). 

Являясь правообладателем товарного знака, истец имеет право на предъявление требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (пункт 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ), и о взыскании компенсации (пункт 4 статьи 1515 ГК РФ).

На основании вышеизложенного, суд удовлетворяет требование истца о признании незаконным использования Коммерческим банком «Континенталь», в том числе, в фирменном наименовании, обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 151894, принадлежащим ООО «Континенталь».

В силу п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом на усмотрение суда, исходы из характера нарушения;

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

На основании бухгалтерской отчетности ответчика, за 2016 год ответчиком получена прибыль в размере 48677 тыс. руб., за 2017 – в сумме 39847 тыс. руб., за 2018 год – в сумме 38930 тыс. руб., итого за три года 127454 тыс. руб.

Истец, руководствуясь п. 4 ст. 1515 ГК РФ произвел расчет:

- в отношении одной половины (50%) объема деятельности ответчика  истец просит взыскать компенсацию в соответствии с пп.1 п.4 ст. 1515 ГК РФ в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходы из характера правонарушения;

- в отношении второй половины (50%) объема деятельности ответчика истец просит взыскать компенсацию в соответствии с пп.2 п.4 ст. 1515 ГК РФ (с учетом требований п.2 ст. 1477 ГК РФ) в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров, при оказании которых незаконно использовалось спорное обозначение.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2018 г. N СО 1-914/2016 по делу А07-6268/2015 сказано, что, как следует из позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 № 28-П, компенсация по своей природе является штрафной санкцией за незаконное использование исключительных прав другого лица, в связи с чем может превышать размер нанесенного ущерба.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении Суда по Интеллектуальным правам от 10.01.2020 № С01-1421/2019 по делу № А47-15879/2018.

Поскольку компенсация является штрафной санкцией за незаконное использование исключительных прав другого лица, то очевидно, что данная санкция не может быть несущественной, низкий размер санкции не должен побуждать субъектов предпринимательской деятельности использовать исключительные права других лиц без разрешения правообладателей.

Истец заявил о взыскание с ответчика компенсации в размере 20% от объема незаконного использования ответчиком спорного обозначения, т.е. дохода ответчика, полученного с использованием спорного обозначения.

В соответствии с пп.2 п.4 ст. 1515 ГК РФ компенсация может быть взыскана в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, при том, что в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 сентября 2011 г. № 3602/11 сказано, что размер компенсации, предусмотренной пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ признан законодателем соразмерным последствиям правонарушения.

При этом в соответствии с абз.2 п.2 ст. 15 ГК РФ, если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Таким образом, разумным и справедливым является взыскание с ответчика компенсации на основании пп.1 п.4 ст.1515 ГК РФ в размере 20% от дохода, полученного ответчиком с незаконным использованием принадлежащего истцу товарного знака.

При этом, в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.) от 23.09.2015 отмечено, что при взыскании на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации за незаконное использование товарного знака суд определяет ее размер не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

В пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» отмечено, что по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного рушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Между тем, товарный знак (знак обслуживания), принадлежащий истцу, размещался непосредственно самим ответчиком при осуществлении своей деятельности, а не третьими лицами без его согласия. Ответчик использовал принадлежащий истцу товарный знак (знак обслуживания) в течение длительного времени, а нарушение исключительного права на этот товарный знак (знак обслуживания) носило грубый характер и допускалось не просто неоднократно, а непрерывно. Использование ответчиком принадлежащего истцу товарного знака (знака обслуживания) являлось существенной частью хозяйственной деятельности ответчика.

Таким образом, с учетом того, что половина объема незаконного использования ответчиком спорного обозначения составляет 63727 тыс. руб., то истец на основании пп.1 п.4 ст.1515 ГК РФ вправе требовать от ответчика выплаты компенсации в сумме 12745 тыс. руб., рассчитанной как 63727 тыс. руб.*20%.

Рассчитывая компенсацию в соответствии с пп.2 п.4 ст. 1515 ГК РФ с учетом того, что за спорный период доход ответчика, полученный с использованием спорного обозначения (то есть стоимость оказанных ответчиком услуг с незаконном использованием принадлежащего истцу товарного знака (знака обслуживания), составил 127454 тыс. руб., половина объема незаконного использования спорного обозначения составляет 63727 тыс. руб., следовательно, на основании пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ (с учетом п.2. ст. 1477 ГК РФ и правовой позиции, изложенной в постановлении президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 2013 г. № 15187/12) истец рассчитал подлежащую взысканию в ответчика компенсацию в сумме 127454 тыс. руб. (63727 тыс.руб.*2).

При этом, право на взыскание компенсации в двукратном размере стоимости услуг подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, выраженной в его постановлении от 05.07.2016 по делу №А43-12230/2014.

Таким образом, произведенный истцом расчет выплаты компенсации составляет:

-на основании пп.1 п.4 ст.1515 ГК РФ в сумме 12745 тыс.руб.,

-на основании пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ в сумме 127454 тыс.руб., итого в сумме 140199 тыс.руб.

Истец самостоятельно определил подлежащую взысканию с ответчика компенсацию за использование товарного знака в размере 600 000 руб.

Таким образом, на основании вышеизложенного, суд удовлетворяет требование истца о взыскании с ответчика компенсации в размере 600 000 руб.

Довод ответчика о том, что принадлежащий истцу товарный знак зарегистрирован с нарушением установленного порядка, судом отклоняется на основании следующего.

В соответствии с п.2 ст.7 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (в редакции, действовавшей на дату приоритета принадлежащего Истцу товарного знака), не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Между тем, поскольку фирменное наименование ответчика не использовалось до даты приоритета принадлежащего истцу товарного знака, то это фирменное наименование не могло быть известным, а кроме того, необходимо было установить однородность товаров (под которыми в силу ст.1 указанного закона понимались и услуги), в то время как неиспользование ответчиком фирменного наименования, а тем более отсутствие у него лицензии на осуществление банковской деятельности, не позволяют сравнить услуги, в отношении которых зарегистрирован принадлежащий истцу товарный знак, с какими либо услугами ответчика.

При этом в силу 2 п.1 ст.49 ГК РФ, коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Таким образом, со дня регистрации юридического лица и до начала им осуществления какой-либо деятельности, отсутствует возможность сравнивать перечень товаров (услуг), в отношении которых зарегистрирован товарный знак, с товарами (услугами), в отношении которых действует право на фирменное наименование.

При этом ответчик неправомерно ссылается на п.3 ст.7 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» поскольку данный пункт и соответствующая редакция действовала лишь с 27.12.2002, в то время как принадлежащий истцу товарный знак имеет дату приоритета 27.12.1995.

Согласно п.6 ст. 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или  сходства могут  быть  введены в  заблуждение  потребители и  (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Согласно п.8 ст. 1486 ГК РФ, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Как видно в п.6 ст. 1252 ГК РФ и в п.8 ст. 1486 ГК РФ речь идет о преимуществе средства индивидуализации, возникшее раньше, т.е. в указанных пунктах используются одни и те же понятия, значения которых, очевидно, должны быть одинаковыми.

Между тем, право на фирменное наименование возникает в отношении деятельности, которую соответствующее юридическое лицо осуществляет, и лишь с даты начала этой деятельности.

Использование обозначений «Банк Континенталь» и «bankkontinental» не является использованием фирменного наименования ответчика.

Использование юридическим лицом обозначения без указания на организационно-правовую форму не является использованием фирменного наименования (постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 мая 2017 г. № С01-344/2017 по делу № А56-58258/2016).

В п.2 ст.1473 ГК РФ прямо указано, что фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Довод ответчика о том, что истцом не представлены в материалы дела какие-либо доказательства, подтверждающие использование самим истцом товарного знака №151894, судом отклоняются на основании следующего.

Согласно п. 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

В силу положений статей 1250, 1252, 1484, 1515 ГК РФ независимо от обстоятельств использования либо неиспользования правообладателем товарного знака доказанность того, что истец и есть этот правообладатель, а ответчик использует без его согласия данное средство индивидуализации, является достаточным основанием для удовлетворения требований о запрете ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с этим товарным знаком, и для взыскания компенсации. Являясь правообладателем товарного знака, истец имеет право на предъявление требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (пункт 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ), и о взыскании компенсации (пункт 4 статьи 1515 ГК РФ) (постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 августа 2019 г. № C01-651/2019 по делу № А12-43505/2018).

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом (постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 августа 2019 г. №C01-566/2019 по делу №A40-217899/2018).

Неиспользование правообладателем товарного знака для маркировки товаров и услуг, для которых этот знак зарегистрирован, не является препятствием для привлечения нарушителей исключительного права на товарный знак к ответственности. При этом запрет на использование произведения и товарного знака без согласия правообладателя носит абсолютный характер  (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2019 г. № СО 1-285/2019 по делу № А05-7851/2018).

Установление факта нарушения исключительного права на товарный   знак   является   достаточным   основанием   для   удовлетворения   требования имущественного   характера   о    взыскании    компенсации    (пункт   43.2    совместного постановления Пленума Верховного 20 Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Действия лица, обладающего исключительными правами, направленные на защиту своего исключительного права, сами по себе не свидетельствуют о наличии признаков недобросовестности и не могут быть признаны злоупотреблением правом исключительно на основании заявления другой стороны. Иное понимание фактически привело бы к невозможности судебной защиты интеллектуальных прав (постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 февраля 2020 г. № COl-1608/2019 по делу № А40-46622/2019).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 3 февраля 2020 г. № С01-1341/2019 по делу №A56-158472/2018, от 11 ноября 2019 г. № С01-1148/2019 по делу № А72-20288/2018.

Довод ответчика о том, что он осуществляет деятельность на территории Ставропольского края и Республики Дагестан, а истцом не представлено доказательств осуществления деятельности на указанных территориях, судом также отклоняется на основании следующего.

 В пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Из приведенных норм следует, что исключительное право на зарегистрированный товарный знак принадлежит его правообладателю и действует на всей территории Российской Федерации вне зависимости от использования этого товарного знака в границах той или иной географической территории или административного образования. По общему правилу другие лица могут использовать такой товарный знак только с согласия его правообладателя также на всей территории Российской Федерации без каких-либо ограничений. Использование товарного знака другими лицами без согласия правообладателя является нарушением соответствующих исключительных прав. В защите зарегистрированного товарного знака не может быть отказано до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным (постановление Суда по Интеллектуальным правам от 25 июля 2017 г. № СО 1-490/2017 по делу № А40-159010/2016).

Ссылаясь на злоупотребление истцом правом, ответчик не учитывает, что согласно п.5 ст. 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Ссылка ответчика на то, что руководителем и единственным учредителем истца является ФИО2, действия которого судами признавались злоупотреблением, а также на ссылка на различные дела с его участием судом отклоняется. 

Злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений (постановление президиума Суда по Интеллектуальным правам от 28 мая 2018 г. № С01-238/2018 по делу № СИП-347/2017,)

При этом, в решении Суда по интеллектуальным правам от 8 ноября 2017 г. по делу №СИП-3 99/2017, суд отклонил ссылку третьего лица на иные дела, рассмотренные Судом по Интеллектуальным правам, в рамках которых было установлено, что действия заявителя по приобретению исключительных прав на товарные знаки являются злоупотреблением правом, поскольку вывод о наличии в действиях того или иного лица признаков недобросовестного поведения делается на основании оценки представленных доказательств с учетом фактических обстоятельств конкретного дела (постановление Суда по Интеллектуальным правам от 25 октября 2017 г. по делу № СИП-344/2017).

Между тем, ответчиком соответствующих доказательств недобросовестного поведения не представлено (ст. 65 АПК РФ).

Довод ответчика о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства осуществления истцом деятельности по страхованию, финансовой деятельности, кредитно-денежных операций, является неправомерным, поскольку осуществляемая истцом лизинговая деятельность является разновидностью финансовой деятельности, которая в себя включает и банковскую деятельность.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по оплате государственной пошлины относятся на ответчика

Руководствуясь статьями 65, 110,167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд 

Р Е Ш И Л:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Континенталь», Республика Башкортостан, г. Уфа, ОГРН 

<

***>, удовлетворить.

Признать незаконным использование коммерческим банком «Континенталь» (общество с ограниченной ответственностью), г. Железноводск, п. Иноземцево, ОГРН 

<

***>, в том числе в фирменном наименовании, обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 151894, принадлежащим обществу с ограниченной ответственностью «Континенталь», Республика Башкортостан, г. Уфа, ОГРН 

<

***>.

Взыскать с коммерческого банка «Континенталь» (общество с ограниченной ответственностью), г. Железноводск, п. Иноземцево, ОГРН 

<

***>, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Континенталь», Республика Башкортостан, г. Уфа, ОГРН 

<

***>, компенсацию в сумме  600 000 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме  8 000 руб.

Взыскать с коммерческого банка «Континенталь» (общество с ограниченной ответственностью), г. Железноводск, п. Иноземцево, ОГРН 

<

***>, в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме  13 000 руб.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                      И. В. Сиротин