ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А82-4230/2023

г. Киров

17 ноября 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 14 ноября 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 ноября 2023 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Малых Е.Г.,

судейОвечкиной Е.А., ФИО1,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО2,

при участии в судебном заседании:

представителя истца – ФИО3.(доверенность от  21.04.2023);

представителя ответчика –  ФИО4 (доверенность от 10.11.2023);

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ВЕДИЧ»

на решение Арбитражного суда Ярославской области от 21.08.2023 по делу № А82-4230/2023

по иску общества с ограниченной ответственностью «МАСТЕРФАЙБР» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ВЕДИЧ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 10 962 212 рублей, 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, муниципальное казенное учреждение «Агентство по строительству» г. Ярославля, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕРФАЙБР» (далее – истец) обратилось с иском в Арбитражный суд Ярославской области к обществу с ограниченной ответственностью «ВЕДИЧ» (далее – ответчик) о взыскании 10 962 212 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на использование товарного знака «Мастерфайбр».

Муниципальное казенное учреждение «Агентство по строительству» г. Ярославля привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 21.08.2023 исковые требования  удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 5 481 000 рублей компенсации, а также расходы на оплату госпошлины. 

ООО "ВЕДИЧ" с принятым решением суда не согласно, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение отменить, в иске отказать. 

По мнению заявителя жалобы, в материалы дела были представлены доказательства согласования замены материала на строительной площадке, в отношении покрытия не могло произойти смешение с продукцией товарного знака истца. Указание третьими лицами товарного знака или сходного с ним обозначения с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения различных товаров и производителей, не является использованием товарного знака в понимании статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Словесное упоминание товарного знака истца в актах о приемке выполненных работ № 10 от 20.07.2021 года, № 11 от 29.07.2021 года является повторением расценки ФЕР11-01-023-05 прим. Мастерфайбр из локального сметного расчета № ЛС07-03 «Благоустройство и озеленение» проектной документации ООО ПФ «ЗСК-Проект» для определения стоимости и оплаты выполненных работ без цели индивидуализации товара. 

В судебном заседании ответчик также поддержал заявленные в суде первой инстанции возражения относительно расчета и размера компенсации, заявив о том, что истец не осуществляет использование спорного товарного знака при производстве товаров (работ, услуг), а лишь предоставляет права на использование товарного знака в составе франшизы, в связи с чем не мог понести имущественные потери, сопоставимые по размеру со взысканной компенсацией.

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 04.10.2023 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 05.10.2023 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 АПК РФ. На основании указанной нормы стороны надлежащим образом уведомлены о рассмотрении апелляционной жалобы.

Истец в отзыве на апелляционную жалобу просит оставить решение без изменения; поддерживает доводы о том, что ответчик допустил использование товарного знака. 

Третье лицо МКУ "Агентство по строительству г. Ярославля" отзыв на апелляционную жалобу не представило, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило. 

Законность решения Арбитражного суда Ярославской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительного права на словесный товарный знак «Мастерфайбр», что подтверждается Свидетельством на товарный знак № 296527, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 07.10.2005 с датой приоритета 07.04.2004. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 07, 27, 35, 37, 42-го классов Международной классификации  товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), среди которых поименованы «покрытия для детских и спортивных площадок» (27-й класс МКТУ).

В исковом заявлении истец указал, что из свободных источников истцу стало известно о заключении между ответчиком и третьим лицом муниципального контракта № 283-19 от 26.11.2019 на строительство объекта капитального строительства - общеобразовательной школы с инженерными коммуникациями, в рамках которого ответчиком выполнены работы по устройству покрытий бесшовных толщиной 5мм. Так, в строке 61 акта выполненных работ КС-2 № 10 от 20.07.2021 указано о выполнении ответчиком работ по «устройству покрытий бесшовных толщиной 5 мм эпоксидно- прим., Мастерфайбр» на сумму 2 758 106 руб.; в строке 61 акта выполненных работ КС-2 № 11 от 29.07.2021 указано о выполнении ответчиком работ по «устройству покрытий бесшовных толщиной 5 мм эпоксидно- прим., Мастерфайбр» на сумму 2 723 000 руб.

Истец направил в адрес ответчика претензию от 18.04.2022 с требованием добровольно оплатить компенсацию за нарушение исключительного права истца, которую ответчик оставил без удовлетворения (ответ от 12.05.2022), что послужило основанием для обращения с иском в суд. Расчет взыскиваемой суммы компенсации за нарушение истец произвел в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса российской Федерации (далее-ГК РФ).

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей сторон, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 Постановления N 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

В данном случае из материалов дела следует, что товарный знак истца указан в документации между ответчиком и третьим лицом. 

Суд первой инстанции исходил из того, что использование материалов с размещенным на них товарным знаком при выполнении работ по муниципальному контракту (в том числе, при упоминании товарного знака в документации)  является введением товаров в гражданский оборот; при выявлении контрафактности использованных материалов правообладатель не лишен возможности предъявить иск о защите исключительных прав. Суд установил, что фактически был использован иной материал, однако в документации указан товарный знак истца.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель истца подтвердил, что не оспаривает факт замены материала при выполнении работ по муниципальному контракту, а также, что считает нарушением его прав именно указание в актах приемки выполненных работ словесного обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака.

Факт замены предусмотренного технической документацией по муниципальному контракту материала на иной материал (иного производителя) признан третьим лицом (муниципальным заказчиком), а также подтвержден достаточной совокупностью доказательств.

Однако апелляционный суд полагает, что решение суда первой инстанции в данном случае основано на неправильном применении норм материального права, а именно пункта 2 статьи 1484 ГК РФ.

Указанная норма действительно не содержит исчерпывающего перечня способов использования товарного знака.

Однако как следует из смысла пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, элементами нарушения исключительного права являются не санкционированное правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения, идентичность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя, вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.

В рассматриваемом случае истец не утверждал, что ответчик использовал при исполнении муниципального контракта товар, незаконно маркированный товарным знаком истца; фактически, как следует из материалов дела, истец с согласия третьего лица и проектной организации использовал иной товар, который не маркирован товарным знаком истца; указание на товарный знак истца сохранилось лишь в актах о приемке выполненных работ, однако это обстоятельство обусловлено лишь тем, что замена материала не требовала внесение изменений в проектно-сметную сметную документацию по контракту, в связи с чем при составлении актов в соответствующей их графе наименование работ было сохранено таким же, каким оно является в строках локальной сметы.

Апелляционный суд исходит из того, что упоминание товарного знака в документации о закупках, осуществляемых по правилам Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", прямо урегулировано в статье 33 этого Закона и, следовательно, само по себе не может быть признано использованием товарного знака, т.к. с очевидностью носит исключительно информационный характер и осуществляется без цели введения товара, маркированного таким товарным знаком в оборот.

При этом упоминание товарного знака допускается лишь при условии сопровождения такого упоминания словами «или эквивалент», что само по себе предполагает возможность замены материала на иной, эквивалентный по своим существенным для исполнения контракта характеристикам.

В данном случае ответчик во исполнение контракта обратился к муниципальному заказчику и в проектную организацию с просьбой о замене материала, указанного в документации о закупке на иной материал, указав конкретного его производителя и приложив документы о качестве такого материала (сертификат соответствия), и получил такое согласование (л.д.25 – 27); впоследствии работы были выполнены с использованием указанного подрядчиком материала, что нашло своё отражение в акте освидетельствования скрытых работ от 20.07.2021 (л.д.28); т.е. в данном случае отсутствовало использование (т.е. введение в оборот) материала, маркированного незаконного товарным знаком истца, способное привести к смешению.

Опубликование актов о приемке работ в реестре контрактов выполняется в случае приемки работ в силу прямого указания в статье 103 Закона №44-ФЗ. 

Вопреки выводам суда первой инстанции, само по себе упоминание товарного знака в документации по контракту не является самостоятельным нарушением, если действия подрядчика не связаны с неправомерным введением товара под этим товарным знаком в оборот.

Поскольку контрафактный товар не вводился в оборот (не использовался в ходе выполнения работ по муниципальному контракту), то и указание в документации этого товарного знака в данном случае не следует считать использованием «на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот» по смыслу подпункта 3 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ.

Таким образом, апелляционный суд соглашается с доводами заявителя жалобы о том, что исковые требования не подлежали удовлетворению. 

Решение суда первой интенции подлежит отмене в связи с неправильным истолкованием и применением норм материального права. 

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца. 

Руководствуясь статьями 258, 268 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ВЕДИЧ» удовлетворить.

Решение Арбитражного суда Ярославской области от 21.08.2023 по делу № А82-4230/2023 отменить и принять по делу новый судебный акт.

В удовлетворении искового заявления общества с ограниченной ответственностью «МАСТЕРФАЙБР» отказать полностью.

Взыскать с общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕРФАЙБР» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВЕДИЧ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Арбитражному суду Ярославской области выдать исполнительный лист. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ярославской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Е.Г. Малых

Судьи

ФИО5

ФИО1