﻿

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-24740/2021

24 ноября 2021 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  16 ноября 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  24 ноября 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Виноградовой Л.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В.

истец Компания "Филдпойнт (Кипр) Лимитед

ответчик ООО "ЛЕО МАКС ИНТЕРНЕШНЛ" 

о взыскании 5 000 000,00 руб. 

при участии

от истца адвокат Каревик Ю.М. по доверенности от 24.09.2021

от ответчика Лебедев Г.А. представитель по доверенности от 13.12.2019

установил:

Истец - Компания "Филдпойнт (Кипр) Лимитед обратился в суд с иском о запрете ответчику - ООО "ЛЕО МАКС ИНТЕРНЕШНЛ" использовать (администрировать) доменное имя www.quanomed.ru в сети интернет, о взыскании 5 000 000,00 руб. компенсации, а также 18 390,00 руб. в возмещение судебных расходов на оплату юридических услуг.

Ответчик исковые требования не признает по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец в исковом заявлении указывает, что Компания «Филдпойнт (Кипр) Лимитед»  является правообладателем товарного знака QUANOMED, международная регистрация товарного знака № 1513780 в отношении товаров по 20 и 24 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) (зарегистрирован 26.11.2019).

 Истцом была выдана доверенность ООО «ЦЕПТЕР Интернациональ» (в дальнейшем - представитель Истца) на представление интересов Доверителя в отношении прав на товарный знак, в том числе во всех судебных органах, на территории Российской Федерации.

Между Истцом и ООО «ЦЕПТЕР Интернациональ»  заключен лицензионный  договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование данного товарного знака  на территории Российской Федерации на  весь срок действия международной регистрации на товарный знак. Лицензионный договор был зарегистрирован ФИПС за № РД0346609 от 16.11.2020.

Истец осуществляет реализацию продукции, маркированной товарным знаком QUANOMED, на территории Российской Федерации. Данная продукция поставляется в РФ на основании контракта № 01/01-00 от 07 декабря 2000 года с компанией -поставщиком «Home Art & Sales Services AG» (расположена по адресу: Швейцария, 8832 Воллерау, Зилеггштрассе 23) в редакции Протокола № 329 от 28.06.2020 года.

Ответчику было известно о принадлежности товарного знака QUANOMED Истцу, поскольку доказательства принадлежности товарного знака QUANOMED и прав на  реализацию продукции под товарным знаком QUANONED  были представлены в качестве доказательств в ходе рассмотрения дела в Арбитражном суде города Москвы (Решение Арбитражного суда г. Москвы  по делу № А40-326603/19- 105-1782 от 02 декабря 2020 года, вступило в законную силу 17 марта 2021 года).

Несмотря на наличие информации о принадлежности Истцу товарного знака  QUANOMED, 18.11.2019 Ответчиком был зарегистрирован домен www.quanomed.ru, а также 18.11.2020 повторно оплачена регистрация данного доменного имени на срок до 18.11.2021, что подтверждается распечаткой сведений о принадлежности доменного имени www.quanomed.ru  сервиса Whois.ru. Размещение на сайте www.quanomed.ru Ответчиком информации подтверждается Протоколом о производстве осмотра доказательств от 04 марта 2021 года, удостоверенным нотариусом города Москвы Трубниковой Ларисой Анатольевной, зарегистрирован в реестре за № 77/743-н/77-2021-1-1632.

По мнению Истца, использование Ответчиком доменного имени www.quanomed.ru  незаконно и необоснованно. Используемое в доменном имени обозначение «QUANOMED» и принадлежащий Истцу товарный знак являются фонетически тождественными. 

Ответчик зарегистрировал доменное имя www.quanomed.ru исключительно в целях недобросовестной конкуренции. Исходя из целей регистрации доменного имени, нарушением исключительного права на товарный знак признается  сама по себе такая регистрация. Регистрация Ответчиком доменного имени  www.quanomed.ru является актом недобросовестной конкуренции.

В порядке досудебного урегулирования спора Истцом было направлено требование (претензия)  30 декабря 2020 года о прекращении использования товарного знака посредством удаления спорного домена из сети Интернет. Ответчик оставил без ответа  данное требование.

Ответчик в возражениях на иск указал следующее.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 названного кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 настоящей статьи.

Согласно п. 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В п. 3 вышеуказанной статьи установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, по общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Вместе с тем, в материалы дела истцом не представлены доказательства того, что принадлежащий ему товарный знак является общеизвестным и его правовая охрана распространяется также на неоднородные товары.

Действия по регистрации доменного имени (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае также нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе регистрация доменного имени. При этом подлежат учету следующие критерии в совокупности: спорное доменное имя Ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца; у администратора доменного имени нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени; спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Ответчик приобрёл права на доменное имя www.quanomed.ru., далее по тексту «Доменное имя», до момента регистрации прав Истца на товарный знак QUANOMED, далее по тексту «Товарный знак»; ответчик не использовал доменное имя в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому Товарному знаку; доказательства того, что принадлежащий истцу Товарный знак является общеизвестным и его правовая охрана распространяется также на неоднородные товары, отсутствуют; отсутствуют доказательства того, что приобретение Ответчиком прав в отношении Доменного имени повлекло для Ответчика какие-либо негативные последствия и материальные убытки в том числе.

Рассмотрев доводы сторон, обстоятельства дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту статье 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ  лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

Суд считает обоснованными  доводы Истца о тождественности товарного знака QUANOMED и используемого в доменном имени Ответчика обозначения www.quanomed.ru Ответчиком также не оспаривалось, что имеется фонетическое тождество между названием доменного имени и написанием и звучанием словесного элемента товарного знака.

По спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика), в том числе в ее параграфах 4(a), 4(b) и 4(c).

В силу параграфов 4(a) (i - iii) Политики аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев: (i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца; (ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени; (iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Между сторонами имелся спор, рассмотренный в Арбитражном суде г. Москвы  (дело № А40-326603/2019), в котором ответчик по настоящему делу оспаривал действия ООО «Цептер Интернациональ» по копированию содержания сайта ООО "ЛЕО МАКС ИНТЕРНЕШНЛ". Таким образом, стороны были в полной мере осведомлены об обстоятельствах использования обозначения QUANOMED, о продукции, реализуемой под данным обозначением, о регистрации товарного знака QUANOMED. 

Регистрируя доменное имя, ответчик не мог не знать, что оно будет идентично обозначению, используемому его конкурентом. Каких-либо уважительных обстоятельств, которые могли бы позволить ответчику использование данного доменного имени, тождественного товарному знаку истца, судом не установлено, вследствие чего требование истца о запрете использования (администрировании)  ответчиком доменного имени подлежит удовлетворению.

Истец просит взыскать компенсацию в размере 5 000 000 рублей.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Рассмотрев характер нарушения, суд полагает недостаточными условия для взыскания компенсации: ответчик не использовал доменное имя в целях рекламы и реализации своей продукции, не вводил в заблуждение потребителей, выдавая свои товары за товары истца. Истец не представил доказательства, что требовал от ответчика перевода на себя прав администрирования спорного доменного имени в целях его использования в своей коммерческой деятельности, и что регистрация данного доменного имени ответчиком повлекла для истца убытки. 

В силу вышеприведенных правовых норм правообладатель освобожден от доказывания конкретного размера причиненных ему убытков, но не от доказывания самого факта возникновения убытков, реальных или потенциальных.

Исходя из изложенного, требование о взыскании компенсации не подлежит удовлетворению.

Поскольку определением суда за ненадлежащее исполнение процессуальных обязанностей судебные расходы истца по уплате государственной пошлины отнесены на ответчика независимо от результатов рассмотрения дела, расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в полном объеме. 

Расходы истца на оплату услуг нотариуса по заверению протокола осмотра страницы в сети Интернет не подлежат отнесению на ответчика, поскольку нотариальное заверение не является обязательным, являясь правом истца, но не обязанностью, установленной процессуальным законодательством. 

Расходы истца на оплату перевода и заверения сведений по товарному знаку QUANOMED с сайта WIPO относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Запретить ООО "ЛЕО МАКС ИНТЕРНЕШНЛ" (ОГРН 1197847089880) использовать (администрировать) доменное имя www.quanomed.ru в сети Интернет.

Взыскать с ООО "ЛЕО МАКС ИНТЕРНЕШНЛ" (ОГРН 1197847089880) в пользу Компания «Филдпойнт» (Кипр) Лимитед (регистрационный номер НЕ 156370) 54 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, 1 490 руб. в возмещение прочих судебных расходов.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья 								Виноградова Л.В.