Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-93116/2019

30 марта 2021 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  24 февраля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  30 марта 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Евдошенко А.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" 

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "БКС"

о защите исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак 

при участии

от истца: не явился, извещен

от ответчика: не явился, извещен

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "БКС" (далее – ответчик) о защите исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак с требованием:

1) обязать ответчика прекратить любое использование товарного знака «БКС» и фирменного наименования ответчика (полного и сокращенного), на фирменной печати и документации общества, в рекламных объявлениях и иных способах связи, в том числе на сайте http://bks-spb.com; 

2) обязать ответчика внести изменения в устав общества в части смены наименования, исключив из полного и сокращенного наименования слово «БКС», представив в регистрирующий орган соответствующее заявление о государственной регистрации изменений фирменного наименования;

3) обязать ответчика разместить на сайте  http://bks-spb.com решение суда по результатам рассмотрения данного иска, в подтверждение незаконного использования им товарного знака и фирменного наименования.

В связи с неявкой сторон, возражениями ответчика, необходимостью уточнения исковых требований и представления дополнительных доказательств, судебное заседание отложено.

Во исполнение определения суда от 25.11.2019 от истца поступило уточнение исковых требований, в котором истец просил: 

1) обязать ответчика прекратить любое использование товарного знака «БКС» на фирменной печати и документации общества, в рекламных материалах, в сети Интернет и иных способах связи, в том числе на сайте http://bks-spb.com; 

2) обязать ответчика прекратить любое использование фирменного наименования ответчика (полного и сокращенного), на фирменной печати и документации общества, в рекламных объявлениях и иных способах связи, в том числе на сайте http://bks-spb.com;

3) обязать ответчика внести изменения в устав общества в части смены наименования, исключив из полного и сокращенного наименования слово «БКС», представив в регистрирующий орган соответствующее заявление о государственной регистрации изменений фирменного наименования;

4) обязать ответчика разместить на сайте  http://bks-spb.com решение суда по результатам рассмотрения данного иска, в подтверждение незаконного использования им товарного знака и фирменного наименования.

Уточнение рассмотрено и принято судом в порядке статьи 49 АПК РФ.

Ответчик по существу спора возражал по мотивам, изложенным в отзыве, ссылаясь на то, что с сентября 2019 не осуществляет уставную деятельность по причине подачи заявления на ликвидацию, а сайт http://bks-spb.com с 30.09.2019 ответчику не принадлежит, делегирование домена прекращено, доступ на сайт отсутствует. 

В арбитражный суд от истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

В соответствии со ст. 123, ч. 3 ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителей сторон.

С учетом совокупности исследованных по делу обстоятельств применительно к предмету настоящего спора, суд полагает возможным рассмотреть дело в настоящем судебном заседании по имеющимся материалам дела.

Истец является обладателем исключительных прав на полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" и сокращенное фирменное наименование ООО "Компания БКС", а также истец является обладателем исключительных прав на товарный знак «БКС» по свидетельству РФ №428413 от 21.02.2011.

07.02.2019 истцом был выявлен факт незаконного использования ответчиком товарного знака «БКС» и фирменного наименования ответчика (полного и сокращенного), в том числе на сайте в сети «интернет» по адресу http://bks-spb.com. 

Полагая, что регистрация ответчиком своего фирменного наименования, являющегося сходным до степени смешения с фирменным наименованием истца в отношении аналогичных видов деятельности (брокерские услуги по коду 66.12, 64.99), а также использование ответчиком сходного до степени смешения с товарным знаком истца обозначения, является недобросовестным поведением ответчика, направленным на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации товарного знака и фирменного наименования истца, а также на извлечение необоснованной коммерческой выгоды за счет введения в заблуждение широкого круга потенциальных потребителей брокерских услуг, что нарушает исключительные права на данные средства индивидуализации истца, возникшие ранее, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно статье 54 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование.

В силу статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Согласно статье 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.

При этом не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического, лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица (пункт 3 статья 1474 ГК РФ).

Юридическое лицо, нарушившее указанное правило, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 4 статья 1474 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц.

Исходя из требований статьи 4 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» для индивидуализации юридического лица основное значение имеет его наименование, так как именно при сходстве произвольной части фирменного наименования возникает угроза смешения юридических лиц.

В предмет доказывания по требованию о защите права на фирменное наименование входят факты использования ответчиком фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию истца или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым истцом, установления приоритета в использовании наименований.

Как разъяснено в пункте 59 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при применении данной нормы судам необходимо учитывать: защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в Реестр, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности. Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

Для применения нормы пункта 3 статьи 1474 ГК РФ необходимо не только наличие права на осуществление того или иного вида деятельности, но и доказательств, свидетельствующих о реализации такого права обеими сторонами.

Доказательств фактического осуществления истцом спорных видов деятельности, равно как и доказательств фактического осуществления ответчиком видов деятельности, аналогичных видам деятельности истца, указанным в исковом заявлении, в материалы дела не представлено.

По требованию  об обязании ответчика прекратить любое использование фирменного наименования при осуществлении ответчиков видов деятельности 66.12, 64.99, аналогичных видам деятельности истца, - иск следует отклонить, поскольку ответчик находится в процедуре ликвидации, в связи с чем, фактическая деятельность организации прекращена, а невозможность ликвидации ответчика связана исключительно с наличием по настоящему делу спора.

То, что ответчик использовал фирменное наименование истца при осуществлении хозяйственной деятельности, в том числе, путем предложения к продаже на сайте брокерских услуг, подпадающих под аналогичные виды деятельности истца, что свидетельствует о нарушении ответчиком исключительных прав истца на фирменное наименование указанным способом, не означает, что после прекращения делегирования домена и доступа на сайт (30.12.2019), нарушение исключительных прав не было прекращено, учитывая, что ответчик в связи с нахождением в стадии ликвидации фактически прекратил свою деятельность.

Поскольку истец документально не подтвердил факт осуществления ответчиком в настоящее время деятельности, совпадающей с видами деятельности истца, в иске следует отказать.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Как усматривается из материалов дела, доказательства использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения или тождественного с товарным знаком истца, при осуществлении ответчиком предпринимательской или иной приносящей доход экономической деятельности по реализации услуг, аналогичных услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, истцом не представлены.

В частности, истец не представил доказательств факта использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения или тождественного товарному знаку истца, в соответствии с порядком и способами, предусмотренными законом (пункт 1 статьи 1250, пункт 1 статьи 1252, пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Следовательно, по требованию об обязании прекратить любое использование товарного знака - иск подлежат отклонению, поскольку доказательств реального осуществления ответчиком деятельности по реализации финансовых (брокерских) услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, а равно доказательств существования реальной угрозы будущего нарушения исключительных прав истца, учитывая, что ответчик находится в процедуре ликвидации, не представлено.

 То, что ответчик администрировал домен и использовал расположенный на нем  сайт, на которых (домене и сайте) размещались обозначения «bks», сходные до степени смешения с товарным знаком истца, что свидетельствует о нарушении ответчиком исключительных прав истца на ТЗ указанным способом, не означает, что после прекращения делегирования домена и доступа на сайт (30.12.2019), нарушение исключительных прав не было прекращено, учитывая, что ответчик находится в стадии ликвидации (запись от 13.09.2019 за номером ГРН 6197848811308), которая не может быть завершена по причине судебного производства по настоящему делу (решение налогового органа  345742А от 18.12.2019).

Исходя из положений пункта 4 статьи 1474 ГК РФ, требование прекратить использование фирменного наименования может заявить только правообладатель.

При этом, нарушитель обязан прекратить использование фирменного наименования, однако право выбора альтернативного способа прекращения нарушения исключительного права - прекращение использования фирменного наименования в отношении конкретных видов деятельности или изменение фирменного наименования - принадлежит не правообладателю, а нарушителю.

Заявленные требования фактически направлены на понуждение ответчика к изменению своего фирменного наименования и в случае нарушения исключительных прав как на фирменное наименование, так и на товарный знак истца, не относятся к числу надлежащих способом защиты нарушенного права на спорные объекты интеллектуальной собственности (средства индивидуализации). 

Требование о запрете использования и об обязании ответчика изменить свое фирменное наименование выходят за рамки предоставленных правообладателю исключительных прав на средства индивидуализации полномочий, не соответствует общим положениям статьи 1252 ГК РФ, так и специальным нормам права, регламентирующих основания и порядок осуществления защиты исключительных прав на спорные средства индивидуализации (фирменное наименование и товарный знак) (глава 76 ГК РФ).

Следовательно, по требованию об обязании ответчика внести изменения в устав общества в части смены наименования – иск подлежит также отклонению, поскольку не является надлежащим способом защиты нарушенного права, так как изменение фирменного наименования путем прекращения аналогичных видов деятельности, осуществляемых под фирменным наименованием истца, либо путем удаления из ЕГРЮЛ фирменного наименования, сходного с фирменным наименованием истца, является прерогативой (правом) самого ответчика, который, в данном случае, совершил действия по подготовке ликвидации организации, что свидетельствует об отсутствии нарушения прав истца.

По требованию об обязании ответчика разместить на сайте решение суда – иск подлежит отклонению, поскольку сайт как место, на котором требуется разместить решение, с 30.09.2019 ответчику не принадлежит, делегирование домена прекращено, доступ на сайт отсутствует, доказательств администрирования домена и владения ответчиком спорным сайтом, истцом не представлено.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья                      Евдошенко А.П.