Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-63321/2021

13 декабря 2022 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  12 декабря 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  13 декабря 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Евдошенко А.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Индивидуальный предприниматель ФИО2 

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Техноимпорт" 

третье лицо: 1) АМПИКС ЛИМИТЕД

                       2) Федеральная служба по интеллектуальной собственности

о взыскании 

при участии

от истца: представитель ФИО3 (доверенность)

от ответчика: представитель ФИО4 (доверенность)

от третьего лица: 1) не явился, извещен 

                               2) не явился, извещен (отзыв)

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – истец) обратился в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Техноимпорт" (далее – ответчик) о взыскании 17 338 021 руб. 89 коп., в том числе 16 600 000 руб. задолженности по выплате вознаграждения по сублицензионному договору №02/06/19 от 01.06.2019 (рег. №РД0310100 от 12.09.2019) за период пользования лицензией с 01.06.2019 по 31.05.2021, 738 021 руб. 89 коп. процентов по статье 395 ГК РФ по состоянию на 05.07.2021 с последующим начислением процентов по день фактического исполнения обязательства.  

Ответчик по существу спора возражал по мотивам, изложенным в отзыве, ссылаясь на расторжение как лицензионного договора от 09.04.2019 (рег. №РД0296571 от 29.05.2019), заключенного между истцом (лицензиатом) и АМПИКС  ЛИМИТЕД (лицензиаром), так и спорного сублицензионного договора (рег. №РД0310100 от 12.09.2019), заключенного между истцом (сублицензиар) и ответчиком (сублицензиат), о чем были подписаны соответствующие соглашения от 27.09.2019 (рег. №РД0318619 от 05.12.2019 и №РД0317941 от 02.12.2019), в связи с чем, ответчик полагал, что после прекращения в сентябре 2019 года отношений по спорному договору истец не вправе требовать оплаты с ответчика сублицензионного вознаграждения. 

Истец доводы ответчика не признал, пояснил, что соглашения от 27.09.2019, предоставленные ему Роспатентом в качестве одного из документов, явившиеся основанием для регистрации прекращения права использования товарными знаками по свидетельствам №230777, 420494 в рамках лицензионного и сублицензионного договоров (рег. №РД0296571 от 29.05.2019 и рег. №РД0310100 от 12.09.2019), истцом не заключались, согласие (полномочие) на подачу патентным поверенным ФИО5 заявления в Роспатент о регистрации прекращения лицензии и сублицензии истцом не давалось (не передавалось).

В подтверждение факта того, что подпись от имени истца, изображенная в Соглашении от 27.09.2019 (№РД0317941 от 02.12.2019) о расторжении сублицензионного договора №02/06/19 от 01.06.2019 (рег. №РД0310100 от 12.09.2019), выполнена не самим истцом, а другим лицом, истцом представлено заключение специалиста АНО «НИЛСЭ «ПЕРИТУС (ЭКСПЕРТ)» ФИО6 №218-12/21-ПИ от 17.12.2021.

Судом в порядке статьи 66 АПК РФ истребованы из Роспатента оригиналы документов, послуживших основанием для регистрации (№РД0318619 от 05.12.2019  и №РД0317941 от 02.12.2019) прекращения права использования товарными знаками по свидетельствам №230777, 420494 по лицензионному и сублицензионному договорам (рег. №РД0296571 от 29.05.2019 и рег. №РД0310100 от 12.09.2019).

В судебном заседании 21.02.2022 истец заявил ходатайство о назначении по делу почерковедческой экспертизы в отношении соглашения от 27.09.2019 (№РД0318619 от 05.12.2019) о расторжении лицензионного договора (рег. №РД0296571), подписанного между истцом (лицензиатом) и лицензиаром (АМПИКС ЛИМИТЕД), а также соглашения от 27.09.2019 (№РД0317941 от 02.12.2019) о расторжении сублицензионного договора (рег. №РД0310100), подписанного между истцом (сублицензиаром) и ответчиком (сублицензиатом). 

Для установления волеизъявления истца, направленного на расторжение лицензионного и сублицензионного договоров и прекращения по ним государственной регистрации предоставленного права по использованию товарными знаками, требуются специальные познания.

Определением от 11.04.2022 суд удовлетворил ходатайство о проведении экспертизы, назначив судебную почерковедческую экспертизу, проведение которой поручил эксперту Общества с ограниченной ответственностью «Центр судебной экспертизы» ФИО7.

Перед экспертом поставлены следующие вопросы:

1) выполнена ли подпись, расположенная на Соглашении от 27.09.2019 (№РД0318619 от 05.12.2019) от имени лицензиата - Индивидуального предпринимателя ФИО2, им самим или иным лицом? 

2) выполнена ли подпись, расположенная на Соглашении от 27.09.2019 (№РД0317941 от 02.12.2019) от имени сублицензиара - Индивидуального предпринимателя ФИО2, им самим или иным лицом?

Кроме того, в определении от 11.04.2022 судом была запрошена возможность проведения судебной почерковедческой экспертизы по дополнительным вопросам:

3) Выполнена ли подпись, расположенная на сублицензионном договоре №02/06/19 от 01.06.2019 от имени сублицензиата - Индивидуального предпринимателя ФИО2, им самим или иным лицом?

4) Выполнена ли подпись в Соглашениях от 27.09.2019 (№РД0318619 от 05.12.2019), от 12.09.2019 (№РД0317941 от 02.12.2019) от имени Индивидуального предпринимателя ФИО2, им самим или другим лицом?

5) Не выполнены ли исследуемые Соглашения от 27.09.2019 (№РД0318619 от 05.12.2019), от 27.09.2019 (№РД0317941 от 02.12.2019) намеренно измененным почерком, с подражанием почерку истца Индивидуального предпринимателя ФИО2?

6) одним или разными лицами выполнены подписи в Соглашениях от 27.09.2019 (№РД0318619 от 05.12.2019), от 27.09.2019 (№РД0317941 от 02.12.2019) от имени Индивидуального предпринимателя ФИО2?

27.05.2022 от экспертной организации поступило экспертное заключение №198/01 от 25.05.2022 в части двух вопросов. Исследование в отношении дополнительных вопросов не проводилось.

В судебном заседании 18.07.2022 истец уточнил исковые требования, помимо требования о взыскании просил:

- признать недействительным (ничтожным) Соглашение от 27.09.2019 (№РД0318619 от 05.12.2019) о расторжении лицензионного договора (рег. №РД0296571), подписанного между истцом (лицензиатом) и лицензиаром (АМПИКС ЛИМИТЕД),

- признать недействительным (ничтожным) Соглашение от 27.09.2019 (№РД0317941 от 02.12.2019) о расторжении сублицензионного договора (рег. №РД0310100), подписанного между истцом (сублицензиаром) и ответчиком (сублицензиатом),

- применить последствия признания недействительности сделки в отношении Соглашения от 27.09.2019 (№РД0318619 от 05.12.2019) о расторжении лицензионного договора (рег. №РД0296571), подписанного между истцом (лицензиатом) и лицензиаром (АМПИКС ЛИМИТЕД) в виде отмены решения Роспатента и аннулирования записи в соответствующем государственном реестре от 05.12.2019  №РД0318619, 

- применить последствия признания недействительности сделки в отношении Соглашения от 27.09.2019 (№РД0317941 от 02.12.2019) о расторжении сублицензионного договора (рег. №РД0310100), подписанного между истцом (сублицензиаром) и ответчиком (сублицензиатом), в виде отмены решения Роспатента и аннулирования записи в соответствующем государственном реестре от 02.12.2019 №РД0317941,

- обязать Распатент восстановить нарушенные права истца путем внесения соответствующих сведений в отношении товарных знаков №230777, №420494.

Уточнение в части признания Соглашений недействительными и применении последствий недействительности сделки судом принято для рассмотрения в порядке статьи 49 АПК РФ. 

Проверив уточнение исковых требований об оспаривании соглашений, суд не установил оснований для его принятия, поскольку уточнение является дополнительным требованием, направлено на расширение субъектного состава спора, предмета и основания иска, следовательно, судом рассматриваются требования о взыскании задолженности и процентов по сублицензионному договору. 

Ответчик ходатайствовал об исключении из числа доказательств - сублицензионного договора №02/06/19 от 01.06.2019, который, по мнению ответчика, не подписывался ФИО2, в подтверждение чего представил заключение специалиста №9290-Юр от 05.07.2022 ООО «Единый центр оценки и экспертиз» ФИО8 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены АМПИКС ЛИМИТЕД и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (определения суда от 21.02.2022 и от 18.07.2022).

Федеральная служба по интеллектуальной собственности направила в арбитражный суд отзыв.

В судебном заседании 10.10.2022 ответчик заявил встречный иск о признании сублицензионного договора №02/06/19 от 01.06.2019 недействительным, в связи с его неподписанием ФИО2

Суд определил возвратить встречный иск, поскольку он направлен на затягивание судебного разбирательства. При этом, приведенный ответчиком в обоснование возражений довод о недействительности договора является предметом судебной оценки при рассмотрении дела по существу, что не лишает ответчика права на судебную защиту.

Ответчик представил письмо АМПИКС ЛИМИТЕД от 08.02.2022, в котором третье лицо подтвердило факт расторжения лицензионного договора с истцом на основании соглашения от 27.09.2019.

Истец поддержал заявленные требования, пояснил, что лицензионный договор с лицензиаром (АМПИКС ЛИМИТЕД) носил безвозмездный характер, обусловленный наличием интереса правообладателя в продвижении истцом товарного знака на территории РФ, истец представил выписку по расчетному счету о движении денежных средств, факт заключения сублицензионного договора с ответчиком путем обмена с ним документами не оспаривал, представил нотариальный протокол осмотра доказательств от 06.10.2022 о направлении с электронной почты генерального директора ответчика спорного сублицензионного договора, подписанного ответчиком и заверенного его печатью. Истцом также представлены выписки из реестра ФИПС о регистрации 21.11.2019 предоставленного генеральному директору ответчика ФИО9 неисключительной лицензии в отношении товарных знаков по свидетельствам РФ 230777 и №420494.  

Определением от 10.10.2022 суд возвратил встречный иск заявителю.

От Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ФИПС) в арбитражный суд поступили копии сублицензионного договора №02/06/19 от 01.06.2019, подписанного между истцом (сублицензиаром) и ответчиком (сублицензиатом), а также иные документы (в том числе доверенность), явившиеся основанием для регистрации сублицензионного договора.

В судебном заседании 12.12.2022 стороны поддержали заявленные требования и возражения.

Суд не усмотрел предусмотренных статьями 86, 158 АПК РФ оснований для назначения по делу судебной почерковедческой экспертизы и отложения судебного заседания, доказательств наличия заслуживающих внимание обстоятельств, ответчиком не представлено. Приведенные ответчиком доводы не являются обстоятельством, препятствующим разрешению спора по существу, не влияют на возможность установления юридически значимых обстоятельств, не требующих специальных технических познаний, для разрешения спора по существу.

С учетом совокупности установленных по делу обстоятельств и исследованных доказательств применительно к предмету настоящего спора, суд полагает возможным рассмотреть дело в настоящем судебном заседании по имеющимся материалам дела, в отсутствии третьих лиц.

Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав и оценив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. 

Между истцом (сублицензиар) и ответчиком (сублицензиат) был заключен сублицензионный договор №02/06/19 от 01.06.2019, согласно которому истец предоставил ответчику неисключительную сублицензию на пользование Товарными знаками в отношении всех товаров и услуг, всех классов МКТУ, указанных в Свидетельствах на товарные знаки № 230777 и № 420494, а Ответчик обязался за предоставленное право выплачивать истцу ежемесячное вознаграждение в размере 750 000 руб. (пункт 2.1 договора) в течение первых 10 рабочих дней каждого календарного месяца, следующего за отчетным (пункт 2.2 договора).

Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) товарные знаки по заявкам № 2001718461, № 2009717557 с приоритетом от 21.06.2001 и 21.07.2009, зарегистрированные Роспатентом 06.12.2002 за №230777, принадлежат третьему лицу (компании «АМПИКС ЛИМИТЕД»). 

29.05.2019 Роспатентом был зарегистрирован лицензионный договор о предоставлении права использования в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 230777, 420494, заключенный между компанией «АМПИКС ЛИМИТЕД» и истцом (номер государственной регистрации № РД0296571). 

12.09.2019 Роспатентом был зарегистрирован заключенный сторонами спорный договор (номер государственной регистрации № РД0310100). 

В нарушение условий договора ответчик свои обязательства по оплате вознаграждения  не исполнил надлежащим образом, всего ответчиком выплачено 1 400 000 руб., в связи с чем у него перед истцом образовалась задолженность в размере 16 600 000 руб., что послужило основанием для предъявления настоящего иска.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В силу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1238 ГК РФ к сублицензионному договору применяются установленные в ГК РФ правила о лицензионных договорах.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Из материалов дела следует, что ответчику была предоставлена неисключительная лицензия на использование в предпринимательской деятельности товарных знаков, каких-либо возражений относительно предоставленного права по неисключительной лицензии ответчиком не заявлялось.

Поскольку обязательства, обусловленные договором, были исполнены надлежащим образом, у ответчика в силу статей 309, 310, 1235 ГК РФ и условий договора возникли  встречные обязательства по оплате вознаграждения.

Доказательств перечисления истцу денежных средств в счет оплаты вознаграждения, ответчик суду не представил. Обстоятельства наличия задолженности по оплате вознаграждения в размере 16 600 000 руб. за период с 01.06.2019 по 31.05.2021 (750 000 руб. х 24 месяца = 18 000 000 руб. – 1 400 000 руб.) подтверждаются материалами дела, ответчиком не опровергнуты.

Ответчик ссылался на расторжение лицензионного договора от 09.04.2019 (рег. №РД0296571 от 29.05.2019), и сублицензионного договора (рег. №РД0310100 от 12.09.2019), о чем были подписаны соответствующие соглашения от 27.09.2019 (рег. №РД0318619 от 05.12.2019 и №РД0317941 от 02.12.2019), в связи с чем, ответчик полагал, что после прекращения в сентябре 2019 года отношений по спорному договору истец не вправе требовать оплаты с ответчика сублицензионного вознаграждения. 

Истец пояснил, что соглашения от 27.09.2019, явившиеся одним из оснований для регистрации прекращения права использования товарными знаками по свидетельствам №230777, 420494 в рамках лицензионного и сублицензионного договоров, истцом не подписывались (не заключались), согласие (полномочие) на подачу патентным поверенным ФИО5 заявления в Роспатент о регистрации прекращения лицензии и сублицензии истцом не давалось (не передавалось).

Для установления волеизъявления истца, направленного на расторжение лицензионного и сублицензионного договоров и прекращения по ним государственной регистрации предоставленного права по использованию товарными знаками, определением от 11.04.2022 назначена судебная почерковедческая экспертиза, проведение которой поручено эксперту Общества с ограниченной ответственностью «Центр судебной экспертизы» ФИО7.

Согласно заключению судебной экспертизы №198/01 от 25.05.2022 подписи, выполненные от имени Индивидуального предпринимателя ФИО2, расположенные в правой нижней части лицевой стороны Соглашений от 27.09.2019 (№РД0318619 от 05.12.2019), от 27.09.2019 (№РД0317941 от 02.12.2019) о расторжении лицензионного  и сублицензионного договоров, исполнены не ФИО2, а другим лицом, с подражанием подписи ФИО2

Для разрешения спорных вопросов, входящих в предмет доказывания по спору, доказательств, порождающих сомнение в обоснованности и объективности выводов судебной экспертизы, не представлено, заключение эксперта является ясным, соответствует требованиям статей 82, 83, 86 АПК РФ, отражает предусмотренные частью 2 статьи 86 АПК РФ сведения, основанные на материалах дела, выводы носят категорический характер и не являются противоречивыми, какие-либо сомнения в обоснованности заключения эксперта у суда отсутствуют. Исходя из содержания экспертного заключения, основания, предусмотренные статьей 87 АПК РФ для назначения повторной или дополнительной экспертизы, с учетом оценки иных доказательств по делу, отсутствуют. 

В подтверждение факта того, что подпись от имени истца, изображенная в Соглашении от 27.09.2019 о расторжении сублицензионного договора, выполнена не самим истцом, а другим лицом, истцом также представлено заключение специалиста АНО «НИЛСЭ «ПЕРИТУС (ЭКСПЕРТ)» ФИО6 №218-12/21-ПИ от 17.12.2021.

Исследовав заключение судебной экспертизы №198/01 от 25.05.2022 в совокупности с иными доказательствами по делу, суд полагает, что Соглашение от 27.09.2019 (№РД0317941 от 02.12.2019) о расторжении сублицензионного договора №02/06/19 от 01.06.2019 (рег. №РД0310100 от 12.09.2019) является  ничтожной сделкой (статья 168 ГК РФ), совершенной с нарушением требований закона (статьи 8, 153, 154, 158, 160 ГК РФ), следовательно, она не влечет прекращение прав и обязанностей сторон, вытекающих из спорного сублицензионного договора. 

Доводы ответчика о недействительности (ничтожности) сублицензионного договора №02/06/19 от 01.06.2019 в связи с его неподписанием ФИО2, в подтверждение чего ответчик представил заключение специалиста №9290-Юр от 05.07.2022 ООО «Единый центр оценки и экспертиз» ФИО8, судом отклоняются, поскольку поведение ответчика после заключения спорной сделки, связанное с систематическим перечислением вознаграждения со ссылкой на спорный договор, давало основание истцу полагаться на действительность сделки, что исходя из положений пункта 5 статьи 166 ГК РФ делает заявление  ответчика о недействительности договора не имеющим правового значения.

Поскольку спорный договор не нарушает требования закона или иного правового акта и не посягает на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, суд не усматривает правовых оснований (статьи 166, 168 ГК РФ) для признания спорного договора ничтожной сделкой.

Истец на основании статьи 395 ГК РФ начислил на сумму задолженности проценты за пользование чужими денежными средствами, размер которых согласно расчету последнего по состоянию на 05.07.2021 составил 738 021 руб. 89 коп., с последующим начислением процентов по день фактического исполнения обязательства.  

Расчет процентов судом проверен, признан обоснованным, соразмерным последствиям нарушения договорных обязательств, учитывая отсутствие доказательств со стороны ответчика явной не соразмерности допущенного им нарушения и его последствий, оснований для уменьшения суммы процентов, с учетом их компенсационной природы применительно к статье 333 ГК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание, что ответчик не представил доказательств надлежащего исполнения своих обязательств по договору, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, с отнесением расходов по госпошлине на ответчика в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Техноимпорт" (ИНН 

<

***>) в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>) 16 600 000 руб. задолженности, 738 021 руб. 89 коп. процентов по состоянию на 05.07.2021, а также – проценты за пользование чужими денежными средствами по правилам статьи 395 ГК РФ, начиная с 06.07.2021 по день фактического исполнения обязательства (за исключением периода с 01.04.2022 по 01.10.2022, на который постановлением Правительства РФ №497 введен мораторий).

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Техноимпорт" (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 109 690 руб. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                   Евдошенко А.П.