АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Ростов-на-Дону

«12» мая 2021 года.    Дело № А53-35436/2020

Резолютивная часть решения объявлена   «29» апреля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен            «12» мая 2021 года.

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Комурджиевой И.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании   исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Топган» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ответчику – индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 314619631400036), третье  лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительном предмета спора Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)  

о запрете использовать товарный знак и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

встречное исковое заявление индивидуального предпринимателя ФИО2 к  обществу с ограниченной ответственностью «Топган» о признании недействительным одностороннего отказа общества с ограниченной ответственностью «ТОПГАН» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) от договора коммерческой концессии № РНД_001 от 16.01.2017 г., выраженного в уведомлении № 020 от 24.01.2020.

при участии в судебном заседании:

от истца: представитель ФИО3, по доверенности №011 от 09.11.2020;

от ответчика: представитель ФИО4 по доверенности от 30.01.2020 (до перерыва), 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Топган» (именуемый истец) обратилось в суд к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (именуемый ответчик) с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 960 000 рублей , запрете использовать в своей деятельности товарный знак №584802, зарегистрированный в отношении 03 и 44 классов МКТУ, а также иные товарные знаки, правообладателем которых является общество с ограниченной ответственностью «Топган» (в редакции приятых уточнений).

В свою очередь, индивидуальный предприниматель ФИО2 заявил встречный иск к обществу с ограниченной ответственностью «Топган» о признании недействительным одностороннего отказа общества с ограниченной ответственностью «Топган» от договора коммерческой концессии № РНД_001 от 16.01.2017, выраженного в уведомлении № 020 от 24.01.2020.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительном предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Судебное заседание по рассмотрению заявленных требований открыто 22 апреля 2021 года.

Представитель истца в судебном заседании пояснил предмет и основания иска, поддержал первоначальные исковые требования в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении, представил в материалы дела возражения. В удовлетворении встречного иска просил отказать. 

Представитель ответчика в судебном заседании выступил с пояснениями, возражал против первоначальных исковых требований, в случае удовлетворения первоначальных требований просил суд снизить размер компенсации до суммы в размере 480 000 рублей. Встречные исковые требования поддержал в полном объеме, встречный иск просил удовлетворить.

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом объявлялся перерыв в судебном заседании с  22.04.2021 по 29.04.2021.

Из информации, указанной на официальном сайте арбитражных судов (www.arbitr.ru), следует, что сведения об объявлении перерыва были своевременно размещены в разделе «Картотека дел».

После окончания перерыва судебное заседание продолжено 29.04.2021.

Представитель истца в судебном заседании пояснил предмет и основания иска, поддержал первоначальные исковые требования в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении. В удовлетворении встречного иска просил отказать.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте арбитражного суда, явку представителя не обеспечил, возражений относительно рассмотрения дела в отсутствие его представителя не заявил.  

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте арбитражного суда, явку представителя не обеспечил, возражений относительно рассмотрения дела в отсутствие его представителя не заявил. В процессе рассмотрения спора направил в материалы дела письменные пояснения и документы в обоснование пояснений.

Спор рассматривается в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Суд, исследовав материалы дела, изучив все представленные документальные доказательства и оценив их в совокупности, установил следующие фактические обстоятельства.

Общество с ограниченной ответственностью «Топган» является правообладателем товарного знака №584802, зарегистрированный в отношении 03 и 44 классов.

Товарный знак является комбинированным, включающим в свой состав словесный элемент «Топган» и изобразительный элемент в виде изображения иероглифа.

Указанные обстоятельства подтверждены представленными в материалы дела документами.

Обращаясь в суд с исковым заявлением, общество с ограниченной ответственностью «Топган» ссылается на то, что 16.01.2017 истец заключил с индивидуальным предпринимателем ФИО2 договор коммерческой концессии № РНД_001. В рамках договора истец предоставил ответчику право использовать товарный знак, что было зарегистрировано в открытом реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. На этом основании ответчик открыл мужскую парикмахерскую под брендом истца TOPGUN по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 77.

02.12.2019 истец направил ответчику требование о выплате вознаграждения по договору, однако ответчик отказался от выплаты вознаграждения по договору. 24.01.2020 истец направил ответчику уведомление об отказе от договора. 

12.05.2020 Федеральный институт промышленной собственности сообщил о регистрации прекращения права использования ответчиком товарного знака, в связи с чем, 16.05.2020 в реестр внесена запись о прекращении права ответчика на использование товарного знака. Поскольку в реестр внесена запись о прекращении права ответчика на использование товарного знака, а также тот факт, что 08.06.2020 истец вручил нарочно ответчику отзыв содержащий расторжение договора, истец полагает, что договор – расторгнут, право ответчика на использование товарного знака – прекращено. 

Проверяя деятельность мужских парикмахерских в Ростове-на-Дону, истец 28.08.2020 обнаружил, что ответчик не закрыл  салон по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 77 и продолжает использовать товарный знак №584802. 

В подтверждение использования ответчиком товарного знака №584802 истцом представлены в материалы дела фотофиксация вывески «Топган» у входа в салон, интерьера внутри данного заведения, а также товарный чек, подтверждающий тот факт, что деятельность ведет непосредственно ответчик. 

С целью урегулирования спора, истцом в адрес ответчика направлено претензионное требование о прекращении бездоговорного использования товарного знака и выплате компенсации за нарушение исключительных прав в размере 960 000 рублей, которое ответчиком оставлено без ответа и финансового удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления рассматриваемых первоначальных исковых требований.

Ответчик возражал против удовлетворения первоначальных исковых требований, ссылаясь на то , что товарный знак №584802 был представлен ответчику на основании договора коммерческой концессии №РНД_001 от 16.01.2017, уведомление о расторжении указанного договора ответчик считает незаконным, в связи с чем, заявлен встречный иск об оспаривании такого уведомления об одностороннем отказе от договора коммерческой концессии.

Арбитражный суд, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, с учетом их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимной связи, считает, что первоначальные исковые требования подлежат частичному удовлетворению, а в удовлетворении встречного иска надлежит отказать по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1, статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав , деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

В силу пункта 1 статьи 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным.

Предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся (пункт 2 статьи 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статьей 1030 Кодекса установлено, что вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.

Как установлено судом и усматривается из материалов дела, между истцом и ответчиком, являющимся правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации №584802, был заключен договор коммерческой концессии от 16.01.2017 №РНД_001.

Стороны согласовали, что по данному договору правообладатель предоставляет пользователю за вознаграждение право использования в своей предпринимательской деятельности комплекса исключительных прав, принадлежащих правообладателю.

Пунктом 6.1 договора коммерческой концессии от 16.01.2017 №РНД_001 стороны согласовали, что вознаграждение по договору складывается из постоянной (фиксированной) и переменной части. 

Фиксированная часть вознаграждения составляет 250 000 рублей и выплачивается в течение 3-х дней с момента предоставления настоящего Договора в Роспатент для регистрации представления права, использования комплекса исключительных прав. Фиксированная часть вознаграждения является невозвратной вне зависимости от фактического открытия Мужской парикмахерской и фактического пользования предоставленными по Договору правами.

Неуплата фиксированной части вознаграждения либо уплата не в полном объеме является существенным нарушением договора, в связи с которым правообладатель имеет право отказаться от исполнения договора либо потребовать возмещения убытков и/или процентов за пользование чужими денежными средствами (п. 6.1.1 договора).

Ежемесячный маркетинговый платеж:

для Мужских парикмахерских, планируемых к открытию, составляет 10 000 рублей за каждое помещение пользователя, в котором будут оказываться услуги по осуществлению мужских стрижек с использованием Комплекса исключительных прав.

для Мужских парикмахерских, действующих и осуществляющих коммерческую деятельность на дату заключения Договора, составляет 10 000 рублей за каждое помещение пользователя, в котором оказываются услуги по осуществлению мужских стрижек с использованием комплекса исключительных прав.

Оплата ежемесячного маркетингового платежа осуществляется не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца следующего за отчетным, начиная с 1-го (первого) месяца с момента подписания договора.

В силу п.6.1.3. договора коммерческой концессии от 16.01.2017 №РНД_001 «Размер ежемесячного вознаграждения составляет:

для Мужских парикмахерских, планируемых к открытию, ежемесячное вознаграждение за каждое помещение пользователя, в котором будут оказываться услуги по осуществлению мужских стрижек с использованием Комплекса исключительных прав, составляет: 30 000 рублей за каждый месяц с момента открытия Мужской парикмахерской.

Оплата ежемесячного вознаграждения осуществляется не позднее 10 (десятого) дня месяца следующего за отчетным с момента открытия Мужской парикмахерской.

для Мужских парикмахерских, действующих и осуществляющих коммерческую деятельность на дату заключения Договора, ежемесячное вознаграждение за каждое помещение Пользователя, в котором оказываются услуги по осуществлению мужских стрижек с использованием Комплекса исключительных прав, составляет:

30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый месяц с момента подписания Договора. Оплата ежемесячного вознаграждения за 1 (первый) месяц осуществляется не позднее 10 (десятого) дня 2 (второго) месяца с момента подписания Договора».

Решением Арбитражного суд Ростовской области по делу №А53-33353/2017 была взыскана просроченная задолженность 450 000 рублей с ответчика в пользу истца, в том числе сумма фиксированного вознаграждения.

Судебный акт не был исполнен.

Из материалов дела следует, что истец 02.12.2019 направил ответчику требование о выплате вознаграждения по договору, однако ответчик отказался от выплаты. Неисполнение ответчиком обязательств по выплате вознаграждения явилось основанием для направления 24.01.2020 в адрес ответчика уведомления об отказе от договора.

Согласно пункту 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено данным Кодексом, другими законами или договором.

В соответствии с пунктом 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных данным Кодексом, другими законами или договором.

При этом существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным (пункт 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

Согласно пункту 1.1 статьи 1037 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе отказаться от исполнения договора коммерческой концессии полностью или частично в случае: нарушения пользователем условий договора о качестве производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг; грубого нарушения пользователем инструкций и указаний правообладателя, направленных на обеспечение соответствия условиям договора характера, способов и условий использования предоставленного комплекса исключительных прав; нарушения пользователем обязанности выплатить правообладателю вознаграждение в установленный договором срок.

Односторонний отказ правообладателя от исполнения договора возможен в случае, если пользователь после направления ему правообладателем письменного требования об устранении нарушения не устранил его в разумный срок или вновь совершил такое нарушение в течение одного года с даты направления ему указанного требования.

Исходя из того, что допущенное ответчиком нарушение договорных обязательств, выраженное в неоплате вознаграждения, является существенным нарушением договора по смыслу пункта 1 части 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Также в силу п.6.1. договора коммерческой концессии от 16.01.2017 №РНД_001 при неуплате фиксированной части  вознаграждения  правообладатель вправе  отказаться от исполнения договора.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Суд, полно и всесторонне исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, пришел к выводу о том, что допущенные ответчиком нарушения обязанности по оплате вознаграждения являются существенными и в силу положений пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации являются основанием для расторжения спорного договора.

Кроме того, пунктом 6.1.1 договора стороны согласовали, что неуплата фиксированной части вознаграждения либо уплата не в полном объеме является существенным нарушением договора, в связи с которым правообладатель имеет право отказаться от исполнения договора либо потребовать возмещения убытков и/или процентов за пользование чужими денежными средствами. 

На основании изложенного в удовлетворении встречного иска индивидуального предпринимателя ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «Топган» о признании недействительным одностороннего отказа общества с ограниченной ответственностью «Топган» от договора коммерческой концессии № РНД_001 от 16.01.2017, выраженного в уведомлении № 020 от 24.01.2020 надлежит отказать. 

Ссылка ответчика на положения статей 310 и 450 Гражданского кодекса Российской Федерации в данном случае необоснованна, поскольку требование заявлено о расторжении договора в связи с допущенными существенными нарушениями, что является правом истца.

Статьей 1229 Гражданского кодекса  Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса  Российской Федерации), если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

При этом другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Исходя из положения статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Формулировка пункта 1 данной статьи позволяет сделать вывод об открытом перечне не противоречащих закону способов использования товарного знака.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территорию Российской Федерации.

Пункт 2 статьи 1484 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы. В то же время перечень позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность, в том числе гражданско-правовую.

По смыслу пунктов 2 и 3 статьи 1484 ГК РФ нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак является использование без его разрешения сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Соглашение об использовании спорного товарного знака между истцом и ответчиком после одностороннего расторжения договора не заключалось, поэтому его использование без согласия истца неправомерно.

Согласно выраженной в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" правовой позиции, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товара, круг потребителей и другие признаки.

Согласно п. 5.2.1, 5.2.2. Методических рекомендаций при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Исследовав в судебном заседании фотографии, имеющиеся в деле, а также заверенные копии свидетельств на товарные знаки, суд соглашается с доводами истца о сходстве до степени смешения товарного знака «Тапган» и изображения используемого ответчиком в салоне.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482.

Из положений пункта 41 указанных Правил следует, что обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как разъяснено в пункте 5.2.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197) наиболее важным при определении сходства изобразительных и объемных обозначений является именно первое впечатление, поскольку именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, даже если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Так, сравнив обозначение на вывеске ответчика с товарным знаком третьего лица, истца , суд  , исходя из вышеуказанных правовых норм, установил наличие между ними сходства до степени смешения.

При этом суд   отмечает , что в сравниваемых обозначениях основным элементом, формирующим общее впечатление, является словесный элемент, занимающий доминирующее положение по сравнению с  изобразительным элементом,   который не привлекает основное внимание потребителя.

Принимая во внимание внешнюю форму, симметрию, вид и характер изображения, размер изобразительных элементов,  используемых ответчиком, суд пришел к выводу, что рассматриваемое обозначение, в целом ассоциируется с зарегистрированным  товарным знаком, принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью «Топган».

В связи с изложенными обстоятельствами, суд полагает необходимым запретить индивидуальному предпринимателю ФИО2 использовать в своей деятельности товарный знак №584802, зарегистрированный в отношении 03 и 44 классов МКТУ правообладателем которого является общество с ограниченной ответственностью «Топган».

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Факты принадлежности обществу исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №584802, а также нарушения этого права действиями ответчика установлено судом.

В пункте 59 Постановления Пленума N 10 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Заявляя требование о взыскании компенсации, правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В рассматриваемом случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 Постановления Пленума N 10.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления Пленума N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Как следует из материалов дела, факт нарушения ответчиком прав истца на товарный знак подтвержден совокупностью представленных в материалы дела доказательств. Данное обстоятельство ответчиком не оспаривается.

При разрешении вопроса о размере подлежащего взысканию размера компенсации истец просит взыскать компенсацию на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, исходя из двукратной стоимости прав, что в общей сумме составляет 960 000 рублей , исходя из стоимости использования товарного знака (480 000 рублей) в год, в подтверждение чего представил договора заключенные с третьими лицами.

При этом данное доказательство не было оспорено ответчиком, и иных доказательств о стоимости права использования спорного товарного знака в сложившийся период, соотносимый с моментом правонарушения , в материалы дела ответчиком не представлено, в связи с чем, лицензионные договора  учитываются судом надлежащим доказательством стоимости права, так как в материалах дела не имеется иных доказательств о стоимости права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации №584802.

Проверив представленный истцом расчет суммы компенсации, суд, признает его выполненным неверно.

Так, между сторонами ранее сложились правоотношения относительно предоставления в пользование ответчику права на товарный знак №584802, в связи с чем, при определении размера компенсации необходимо исходить из стоимости вознаграждения, установленной договором коммерческой концессии от 16.01.2017.

Из условий договора размер вознаграждения состоит из ежемесячного маркетингового платежа в сумме 10 000 рублей и ежемесячного вознаграждения в сумме 30 000 рублей.

Исходя из изложенного , суд самостоятельно произвел расчет подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца суммы компенсации исходя из следующего расчета (40 000 рублей (ежемесячный маркетинговый платеж + ежемесячное вознаграждение) х 3 месяца (с 16.05.2020 (дата внесения записи о прекращении права на использование товарного знака)  по 28.08.2020 (дата контрольной закупки) х 2 (двукратный размер стоимости товара) = 240 000 рублей. 

Более того, если исходить из искового заявления и представленных договоров истца, заключенных с иными лицами на использование товарного знака, в которых сумма вознаграждения за год составляет 480 000 рублей, двукратный размер стоимости товара также составит 240 000 рублей, исходя из того, что судом установлено незаконное пользование ответчиком товарным знаком истца на протяжении трех месяцев. 

Расчет выглядит следующим образом (480 000 / 12 месяцев) х 3 месяца (с 16.05.2020 (дата внесения записи о прекращении права на использование товарного знака)  по 28.08.2020 (дата контрольной закупки) х 2) = 240 000 рублей.

Суд при определении размера компенсации, исходит из разумности, справедливости, соответствующего балансу интересов сторон.

Бремя доказывания довода о необоснованности размера компенсации лежит на ответчике. 

В соответствии с частью 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 N 12505/11 сформулирована правовая позиция, согласно которой, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

При определении размера компенсации суд, учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Принимая во внимание характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, суд находит размер компенсации в сумме 240 000 рублей разумным и справедливым. Оснований для уменьшения размера указанной компенсации у суда не имеется.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2 постановления от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, но не ниже низшего предела, установленного законом.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Снижение размера компенсации, исчисленного исходя из двукратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров) или двукратного размера стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Между тем, ответчик соответствующих доказательств не представил, в связи с чем, оснований для уменьшения размера указанной компенсации у суда не имеется.

Учитывая, что в данном деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и разъяснениями, данными в постановлении N 28-П основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, и в материалах дела не имеется иных доказательств о стоимости права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации №584802, при этом был установлен факт нарушения исключительных прав, что ответчиком не опровергнуто, суд считает, что на основании представленных в материалы дела доказательств, что данные обстоятельства являлись основанием для удовлетворения исковых требований в сумме 240 000 рублей.

В удовлетворении остальной части заявленных требований о взыскании компенсации в сумме 720 000 рублей надлежит отказать.

В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при принятии решения арбитражный суд, в том числе, распределяет судебные расходы.

С учетом удовлетворения исковых требований на 25% и в соответствии с пунктом 48 Обзора судебной практики по делам , связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 11 550 рублей (5 550 рублей государственной пошлины за рассмотрения имущественных требований + 6 000 рублей за рассмотрение требований неимущественного характера)

Руководствуясь статьями 110,167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  индивидуального предпринимателя ФИО2 в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Топган» компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 240 000 рублей , расходы по оплате государственной пошлины  11 550 рублей.

Запретить индивидуальному предпринимателю ФИО2 использовать в своей деятельности товарный знак №584802, зарегистрированный в отношении 03 и 44 классов МКТУ  правообладателем которого является общество с ограниченной ответственностью «Топган».

В удовлетворении остальной части иска общества с ограниченной ответственностью «Топган» отказать.

В удовлетворении встречного  искового  заявления индивидуального предпринимателя ФИО2 к  обществу с ограниченной ответственностью «Топган» отказать.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

СудьяКомурджиева И. П.