ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дело № А40-103150/20

Резолютивная часть постановления объявлена 18 марта 2021 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 19 марта 2021 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.

Судей Порывкина П.А., Тетюка В.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  Ответчика 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.12.2020г. (резолютивная часть от 17.11.2020г.) по делу № А40-103150/20 

по иску Компании «ФИО5 Актиеболаг» (номер организации 556014-2720) к ООО "ЭИР-ПАРТ" (ОГРН: 

<

***>) о запрете, 

о взыскании

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 07.05.2020,

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 10.01.2021, ФИО4 по доверенности от 10.03.2021

У С Т А Н О В И Л:

Компания «ФИО5 Актиеболаг» (далее – истец) предъявила ООО "ЭИР-ПАРТ" (далее – ответчик) иск о запрете совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе ввоз, хранение для цели продажи, предложение к продаже, продажу товаров, маркированных товарным знаком «Atlas Copco», без согласия их правообладателя компании «ФИО5 Актиеболаг» (номер организации 5560142720) и взыскании компенсации в размере 5 068 500, 00 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 17.11.2020г., изготовленным в полном объеме 03.12.2020г. исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с решением, Ответчик подал апелляционную жалобу. 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции Ответчик требования и доводы своей жалобы поддержал, Истец по ним возражал.

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, полагает его подлежащим оставлению без изменения.

Установлено, что компания «ФИО5 Актиеболаг» (далее - Истец, Компания) является правообладателем товарного знака «Atlac Copco» регистрационный номер 04202/04574-002/ТЗ-080916, документ об охраноспособности ОИС № 59082 от 25 августа 1977 г. в отношении следующих товаров: Прутки пустотелые для буровых работ; трубы бурильные; емкости для сжиженного газа из черных металлов; инструменты для бурения; двигатели и силовые установки и части к ним; компрессоры, насосы и части; испарители и конденсаторы, части; сушилки, теплообменники и части к ним; фильтры; машины и механизмы прочие для перемещения, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд; инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем; конусные дробилки несамоходные; оборудование для общественных работ, строительства или других аналогичных работ; машины и механические приспособления; двигатели, генераторы, электрогенераторы, преобразователи, выпрямители, инверторы, трансформаторы, магниты, батареи, аккумуляторы. 

В обоснование заявленных требований истец указал, что Истцу стало известно, что Ответчик без согласия правообладателя осуществил ввоз на территорию Российской Федерации продукции, маркированной обозначением «Atlas Copco». 

Так между ООО «Эир-парт» (Ответчик) и публичным акционерным обществом «ОДК-УМПО» (далее - ПАО «ОДК-УМПО») был заключен договор поставки от 27 июня 2019 г. № 26/085/725 ЛОТ № 31907939237 продукции маркированную брендом «Atlas Copco». 

Согласно товарной накладной от 27 сентября 2019 г. № 3457 ООО «Эир-парт» должно было поставить ПАО «ОДК-УМПО» продукцию, маркированную брендом «Atlas Copco» на общую сумму 2 534 250, 00 руб. Однако, в ходе приемки товара ПАО «ОДК-УМПО» было установлено, что указанная продукция имеет маркировку «Atlas Copco» отличную от подлинной маркировки «Atlas Copco», что свидетельствовало о не оригинальности происхождения указанного товара. 

В целях определения происхождения спорного товара ПАО «ОДК-УМПО» обратилось в акционерное общество (далее - АО «ФИО5») для проведения соответствующего исследования. 

Комиссией в составе представителей АО «ФИО5», ПАО «ОДК-УМПО» и ООО «Эир-парт» был произведен осмотр спорной продукции и составлен акт об установленном расхождении по качеству при приемке импортных товаров (далее - «Акт»). 

Согласно Акту: 

«Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: по сопроводительным документам 1. Товарная накладная № 3028 от 27.08.2019 г., счетфактура № 3028 от 27.08.2019 г. 

2. Товарная накладная № 3457 от 27.09.2019 г., счет-фактура № 3457 от 27.09.2019 г. доставлен товар 1. Редуктор (не в сборе) для компрессора GA90+FF Atlas Copco API620166 (в комплекте: шайба 0301235800 (4 шт.); болт 0147140003 (4шт.); плоская шайба 030123 7800 (2 шт.); болт 0147147903 (2 шт.); корпус 1622900400 (1 шт.); сервисный набор 2901201000 (1 шт.); винт 0211140603 (6 шт.); проставка 1622463300 (1 шт.); ключ 1625505601 (1 шт.); плоская шайба 1625505401 (1 шт.); винт 0211140900 (1 шт.); ниппель 1619603200 (5 шт.); ключ 1625505501 (1 шт.); плоская шайба 1625505401 (1 шт.); винт 0211140900 (1 шт.); проставка 162901900 (1 шт.); пробка шестигранная 01622369880 (1 шт.); штифт 0101195140 (2 шт.); амортизатор 1625201800 (2 шт.). ступень сжатия компрессора GA90+FF Atlas Copco API620166 арт. 1616714683. 

Осевой вентилятор для компрессора GA90CFF Atlas Copco AII482047 (2 шт.) следующее: 

1. Маркировка на упаковке редуктора (не в сборе) для компрессора GA90+FF Atlas Copco API620166 не соответствует маркировке производителя, а именно: маркировка имеет другой внешний вид, применён другой шрифт, отсутствует информация об упаковщике, дате и времени упаковки, номер заказа. Указанный в счете-фактуре номер таможенной декларации не проходил через логистический центр АО «ФИО5». 

2. Маркировка на таре ступени сжатия компрессора GA90+FFAtlas Copco API620166 арт. 1616714683 не соответствует маркировке производителя, а именно: тара не имеет заводской маркировки, в которую входит, в том числе, серийный номер и парт-номер, адрес производства и дата отгрузки. 

Информационная табличка на ступени сжатия имеет серийный номер AIA 2320058 и парт-номер 1616714683. Указанный парт-номер соответствует типу заказанной ступени сжатия. Серийный номер соответствует другому парт-номеру 1616725691 и другому типу ступени. Ступень сжатия с таким серийным номером отгружена со склад АО «ФИО5» в августе 2018 г. другому покупателю. 

Указанный в счет-фактуре номер таможенной декларации не проходил через логистический центр АО «ФИО5». 

3.Маркировка на упаковке осевых вентиляторов для компрессора GA90CFF Atlas Copco AII482047 не соответствует маркировке производителя, а именно: маркировка имеет другой внешний вид, применён другой шрифт, отсутствует заводская наклейка, нет логотипа Atlas Copco. Указанный в счет-фактуре номер таможенной декларации не проходил через логистический центр АО «ФИО5». 

Сертификаты на товар вместе с товаром не поставлены». 

Истец указал, что АО «ФИО5 также было дополнительно проведено сравнение запчастей, поставленных Ответчиком с оригинальными запчастями на складе АО «ФИО5», в связи с чем были выявлены существенные расхождения в маркировке спорного товара и оригинальной продукцией под брендом «Atlas Copco», что подтверждается соответствующим отчетом. 

С учетом изложенного следует, что АО «ФИО5» выявлены признаки нарушения ООО «Эир-парт» исключительных прав Истца на средства индивидуализации товаров путем ввоза на территорию Российской Федерации без его согласия товаров, маркированных товарными знаками «Atlas Copco». 

Истец не предоставлял Ответчику согласия на использование товарного знака «Atlas Copco», в том числе на импорт товаров, маркированных товарным знаком «Atlas Copco». 

Истец 25 марта 2020 г. направил в адрес ООО «Эир-парт» претензию с требованием о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак (получена Ответчиком 28 апреля 2020 г.), однако требования истца остались без удовлетворения, что послужило  основанием для обращения в суд с настоящим иском. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное. 

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. 

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи). 

Частью 3 указанной статьи установлен запрет использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, а также нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10). 

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. 

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

Как разъяснено в пункте 154 постановления от 23.04.2019 N 10, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ. 

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. 

Таким образом, использование для индивидуализации товаров и услуг обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения товарному знаку иного лица, является нарушением исключительного права на товарный знак. 

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком. В бремя доказывания ответчика, в свою очередь, входит доказывание законности использования спорного обозначения. 

Ответчиком не оспаривается факт обладания истцом исключительным правом на спорный товарный знак, а также факт использования сходного до степени смешения с товарным знаком истца обозначения при предложении к продаже товаров. 

Ответчик указал на то, что купил спорную продукцию на территории Российской Федерации у Общества с ограниченной ответственностью «ПРО ЛОГИСТИК», в подтверждении чего представлена копия Договора поставки №ЭП-10-01/19 от 10.01.2019г. Спецификации, а также счет-фактура от 27.08.2019г., товарная накладная №188 от 27.08.2019г., счет-фактура от 17.09.2019г., товарная накладная №215 от 17.09.2019г., счет-фактура №403 от 25.09.2019г., товарная накладная №223 от 25.09.2019г. 

При этом Ответчик пояснил, что не осуществлял ввоз продукции, маркированной обозначением «Atlas Сорсо», на территорию Российской Федерации, и данное утверждение Истца не является обоснованным. Ответчик полагает, что в рассматриваемой ситуации подлежат применению положения ст. 1487 ГК РФ об исчерпании права, поскольку не Ответчиком данная продукция была введена в гражданский оборот на территории Российской Федерации. 

Довод ответчика о наличии в данном споре оснований для применения судами положений статьи 1487 ГК РФ, подлежит отклонению, на основании следующего. 

Так, согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. 

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок. 

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия на использование ответчиком товарного знака, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, оригинальность товара - исчерпание права и пр.). Истец, в свою очередь, вправе опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности путем представления соответствующих доказательств, заявления ходатайств. 

Таким образом, вопрос установления контрафактности товара, предлагаемого к продаже ответчиком также подчиняется общим требованиям о распределении бремени доказывания. 

Если истец ссылается на нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак при продаже ответчиком контрафактного товара, а ответчик заявляет соответствующие возражения, то вопрос о нарушении исключительного права на товарный знак и о контрафактности товара подлежит установлению с учетом конкретных обстоятельств дела и представленных сторонами спора доказательств. Например, ответчик может ссылаться на законность использования товарного знака в связи с тем, что товар введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ), доказывая, что источником происхождения такого товара является сам правообладатель. 

Истец же вправе оспорить доводы ответчика о законности использования товарного знака, например, указывая на то, что спорный товар не произведен ни им, ни его лицензиатом, подтверждая это несоответствием спорного товара производимым им товарам или отсутствием производства спорных товаров в целом. 

Если для установления контрафактности товара требуются специальные знания, в порядке статье 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть назначена судебная экспертиза. 

Таким образом, именно ответчик должен доказать законность использования им товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые к нему предъявлен иск. Поскольку ответчик ссылался на принцип исчерпания права, то именно на него возложено бремя доказывания соответствующих обстоятельств путем представления в материалы дела надлежащих доказательств, подтверждающих введение товаров (конкретных товаров) в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем товарного знака или иным лицом с его согласия. 

Вместе с тем соответствующий довод Ответчика и представленные в его обоснование документы о взаимоотношениях с иным лицом не свидетельствуют факт введения спорного товара в оборот Истцом. 

Как следует из материалов настоящего дела Ответчиком на основании договора поставки от 10 января 2019 г. № ЭП-10-01/19 (далее - Договор поставки от 10 января 2019 г.) была приобретена у ООО «Про Логистик» продукция, маркированная товарным знаком «Atlas Сорсо». 

Согласно п. 5.1. Договора поставки от 10 января 2019 г. поставщик (ООО «Про Логистик») гарантирует, что Товар является новым, не бывшим в употреблении, свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит, а качество Товара соответствует техническим требованиям производителя и данным, указанным в документах на Товар. Поставщик гарантирует, что при поставке Товара, его последующем использовании на территории РФ и распоряжении им со стороны Покупателя исключительные и иные права третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности не нарушаются. 

В дальнейшем Ответчик предпринял меры по реализации приобретённого ранее товара, маркированного товарным знаком «Atlas Сорсо» другим лицам. 

Так, между ООО «Эир-парт» (Ответчик) и публичным акционерным обществом «ОДК-УМПО» (далее - ПАО «ОДК-УМПО») был заключен договор поставки от 27 июня 2019 г. № 26/085/725 ЛОТ № 31907939237 продукции маркированную брендом «Atlas Сорсо». 

Согласно товарной накладной от 27 сентября 2019 г. № 3457 ООО «Эир-парт» должно было поставить ПАО «ОДК-УМПО» продукцию, маркированную брендом «Atlas Сорсо» на общую сумму 2 534 250, 00руб. 

В свою очередь Истец не предоставлял Ответчику согласия на использование товарного знака «Atlas Сорсо» любым способом, в том числе путем хранения либо реализации товаров, маркированных товарным знаком «Atlas Сорсо». 

Помимо этого, неизвестно происхождение товара и его качество, Ответчиком не представлены сертификаты на изъятую продукцию. 

Согласно акта об установленном расхождении по качеству при приемке импортных товаров товар не является оригинальным товаром производства компании «ФИО5». 

Ходатайство о назначении судебной экспертизы в установленном процессуальном законодательством порядке ответчиком в суде первой инстанции заявлено не было. 

Доказательств введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателями или с его согласия спорной продукции, в том числе доказательств предоставления Истцом в установленном порядке такого права, Ответчиком не представлено. 

С учётом изложенного, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о недоказанности ответчиком факта исчерпания права в отношении товаров с использованием спорных обозначений при предложении к продаже спорного товара. 

Ответчик, как субъект предпринимательской деятельности, при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, мог и должен был осуществлять проверку предлагаемых к продаже товаров на предмет неправомерного использования интеллектуальной собственности и принимать меры по недопущению такого использования. 

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. 

Таким образом, из обстоятельств дела усматривается, что истцом был доказан как факт принадлежности ему права на товарные знаки, так и факт их использования ответчиком без разрешения правообладателя. 

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. 

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения. 

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности. 

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. 

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ. 

В соответствии с частью 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

Истец заявил требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. 

Как разъяснено в абзаце втором пункта 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. 

Согласно пункту 61 постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель. 

Как отмечено в пункте 62 постановления N 10, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. 

Согласно абзацу шестому пункта 61 постановления N 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. 

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости контрафактных товаров, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. 

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

С учетом того, что Ответчиком было нарушено исключительное право Истца на товарный знак, Истец осуществил расчет суммы компенсации исходя из стоимости товаров, указанных в договоре поставки от 27 июня 2019 г. № 26/08-5/725 ЛОТ № 31907939237, товарной накладной от 27 сентября 2019 г. № 3457, а также счет-фактуры. 

Принимая во внимание, что ООО «Эир-парт» должно было поставить ПАО «ОДК-УМПО» продукцию, маркированную брендом «Atlas Copco» на общую сумму 2 534 250, 00руб. размер компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак составляет 5 068 500, 00 руб. (2 534 250, 00*2) 

В отсутствие соответствующего заявления ответчика, а также принимая во внимание отсутствие доказательств, обосновывающих иной размер компенсации, исковые требования о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 5 068 500, 00 руб. являются правомерными. 

Истцом также заявлено требование о запрете совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе ввоз, хранение для цели продажи, предложение к продаже, продажу товаров, маркированных товарным знаком «Atlas Copco», без согласия их правообладателя компании «ФИО5 Актиеболаг». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом. 

В соответствии со статьей 10 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, в частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента. Согласно пункту 4 части 14 ФЗ от 26.07.2006 г. №135-Ф3 «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с продажей, обменом или иным введением в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации продукции, работ, услуг. 

При таких обстоятельствах, учитывая то, что факт использования ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в материалы дела документами, требования истца о запрете Обществу с ограниченной ответственностью "Эир-Парт" совершать действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе ввоз, хранение, предложение к продаже, продажу товаров, маркированных товарным знаком «Atlas Copco», без согласия компании «ФИО5 Актиеболаг» также являются правомерными. 

Учитывая совокупность установленных по делу обстоятельств, суд апелляционной инстанции согласен с выводами суда первой инстанции о правомерности заявленных исковых требований.

Доводы Ответчика о том, что «справедливо» было бы рассчитать размер компенсации на основании прайс-листа АО «ФИО5» за 2019 г., а также то, что из суммы компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак надлежало исключить расходы на приобретение спорной продукции, налоги, транспортные и прочие расходы Ответчика и принять предложенный последним расчет компенсации, подлежат отклонению как не основанные на законе.

Согласно абз. 6 п. 61 Постановления № 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Следовательно, за расчет стоимости должна приниматься итоговая стоимость товара (то есть, включающая все расходы и издержки продавца) по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Ссылка Ответчика на определение Верховного Суда Российской Федерации от 22 июня 2011 г. № дело № 29-ДП11-1, а также Письмо ФНС РФ от 20 ноября 2007 г. № ШТ-6-03/899@ «О направлении копии письма Минфина России от 01 ноября 2007 г. № 03-07-15/175» (вместе с Письмом Минфина РФ от 01 ноября 2007 г. № 03-07-15/175) также правового значения не имеет в виду того, что правовые позиции, содержащиеся в них, касаются иных вопросов, не относящихся к настоящему делу.

Таким образом, довод Ответчика о том, что судом неверно определен размер компенсации не обоснован. 

Довод апелляционной жалобы о том, что суд не снизил размер компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак не состоятелен.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена ст. 1515 ГК РФ.

Истец заявил требование о взыскании компенсации на основании п.п. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Как разъяснено в абз. 2 п. 59 Постановления № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Согласно п. 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (п. 7 ч. 2 ст. 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Как отмечено в п. 62 Постановления № 10, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Согласно абз. 6 п. 61 Постановления № 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости контрафактных товаров, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам па. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

С учетом того, что Ответчиком было нарушено исключительное право Истца на товарный знак, Истец осуществил расчет суммы компенсации исходя из стоимости товаров, указанных в договоре поставки от 27 июня 2019 г. № 26/08-5/725 ЛОТ № 31907939237, товарной накладной от 27 сентября 2019 г. № 3457, а также счет-фактуры.

Принимая во внимание, что ООО «Эйр-Парт» должно было поставить ПАО «ОДК-УМПО» продукцию, маркированную брендом «Atlas Copco» на общую сумму 2 534 250, 00 (Два миллиона пятьсот тридцать четыре тысяч двести пятьдесят, 00/100) руб. размер компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак составил 5 068 500, 00 (Пять миллионов шестьдесят восемь тысяч пятьсот, 00/100) руб. (2 534 250, 00*2).

Арбитражный суд первой инстанции правомерно согласился с предложенным расчетом и принимая во внимание отсутствие доказательств, обосновывающих иной размер компенсации обоснованно удовлетворил иск в полном объеме.

Ответчиком в ходе рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции мотивированное ходатайство о необходимости снижения взыскиваемой денежной компенсации не подавалось, в связи с чем арбитражный суд первой инстанции правомерно не нашел оснований для ее снижения.

Доказательств, подтверждающих того, что Ответчик был лишен возможности заявить мотивированное ходатайство о необходимости снижения взыскиваемой денежной компенсации, право на подачу которого возможно реализовать исключительно в суде первой инстанции, в материалы дела также не представлено.

Довод Ответчика о том, что суд первой инстанции ошибочно посчитал спорную продукцию контрафактной, - не состоятелен.

В силу п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

Как правомерно было установлено арбитражным судом первой инстанции, Истец не предоставлял Ответчику согласия на использование товарного знака «Atlas Copco» любым способом, в том числе путем хранения, предложения к продаже либо реализации товаров, маркированных товарным знаком «Atlas Copco».

Помимо этого, неизвестно происхождение товара и его качество, Ответчиком в материалы дела не были представлены сертификаты на изъятую продукцию.

Согласно акту, об установленном расхождении по качеству при приемке спорных товаров, составленного Комиссией в составе представителей АО «ФИО5», ПАО «ОДК-УМПО» и ООО «Эир-парт» следует, что товар не является оригинальным товаром производства компании «ФИО5».

Указанные факты Ответчиком не опровергнуты (ст. 65 АПК РФ).

Следовательно, доводы заявителя апелляционной жалобы об отсутствии в его действиях нарушения исключительных прав Истца признаются несостоятельными, так как они опровергаются фактическими обстоятельствами дела и представленными в материалы дела доказательствами.

Довод Ответчика о то, что суд не выяснил вопрос о наличие полномочий АО «ФИО5» на проведение исследования и анализа спорной продукции, подлежит отклонению судом апелляционной инстанции, в силу следующего.

АО «ФИО5» в России является официальным дистрибьютером всей производимой Истцом продукции, в частности различных видов компрессоров и генераторов, оборудования для подготовки сжатого воздуха, строительного и горно-шахтного оборудования, промышленного инструмента и сборочных систем, дорожно-строительной техники. АО «ФИО5» также регулярно осуществляет поставку запасных частей и послепродажное сервисное обслуживание оборудования. Кроме того, АО «ФИО5» является единственным обладателем не эксклюзивной лицензии на использование товарного знака АО «ФИО5» на территории Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, согласно п. 1.1. Лицензионного договора от 17 августа 2009 г. Лицензиар (Компания «Atlas Copco») предоставляет Лицензиару (АО «ФИО5») на срок действия настоящего Договора за вознаграждение простую (неисключительную) лицензию на использование товарного знака по свидетельству РФ № 59082 «ФИО5», далее именуемого «Товарный знак Лицензиара», в отношении всех товаров, перечисленных в указанном свидетельстве, а также в связи с оказанием сопутствующих услуг, на срок действия указанного свидетельства с учетом всех законных сроков продлений срока его действия.

Помимо этого, из письма ФТС России от 09 сентября 2016 г. № 14-40/45961 «О товарных знаках компании «ФИО5 АБ» также следует, что уполномоченными импортерами/лицензиатами компании на территории Российской Федерации являются: АО «ФИО5».

Доказательств обратного Ответчиком не представлено.

С учетом этого довод о том, что АО «ФИО5» отсутствовали полномочия на проведение исследования и анализа спорной продукции не состоятелен.

Кроме этого, как установлено судом первой инстанции Ответчиком не оспаривается факт обладания Истцом исключительным правом на спорный товарный знак, а также факт использования сходного до степени смешения с товарного знаком Истца обозначения при предложении к продаже товаров, что отражено в протоколе судебного заседания от 17 ноября 2019 г.

В нарушение ст. 65 АПК РФ Ответчик не представил доказательств, опровергающих доводы и доказательства Истца, что спорная продукция является контрафактной.

Более того, довод Ответчика о том, что Истцом не доказан факт контрафактности спорного товара, не имеет в данном случае правового значения ввиду того, что ООО «Эир-Парт» (Ответчик) не доказан факт введения этого товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации Истцом или иным лицом с его согласия.

Если для установления контрафактности товара требуются специальные знания, в порядке ст. 82 АПК РФ может быть назначена судебная экспертиза.

Вместе с тем Ответчик не воспользовались правами, предусмотренными ч. 2 ст. 87 АПК РФ, ходатайство о назначении судебной экспертизы не заявил, о чем правомерно отмечено арбитражным судом первой инстанции в Решении.

Доказательств, подтверждающих, что Ответчик тем самым был лишен возможности совершать процессуальные действия (в частности, подача ходатайства о назначении экспертизы), которые возможно реализовать исключительно в суде первой инстанции, в материалы дела также не представлено.

Довод   апелляционной   жалобы   о   том,   что   Ответчиком   были   представлены сертификаты на спорную продукцию, не состоятелен.

Ответчик указывает, что спорная продукция имела сертификаты качества.

Вместе с тем в нарушение ст. 65 АПК РФ в материалах дела не содержится и Ответчиком не представлены указанные сертификаты на спорную продукцию.

Напротив, комиссией в составе представителей АО «ФИО5», ПАО «ОДК-УМПО» и ООО «Эйр-Парт» был произведен осмотр спорной продукции и составлен акт об установленном расхождении по качеству при приемке импортных товаров.

Согласно указанному акту «Сертификаты на товар вместе с товаром не поставлены».

Таким образом, довод апелляционной жалобы о том, что Ответчиком были представлены сертификаты на спорную продукцию не состоятелен и подлежит отклонению как противоречащий фактическим обстоятельствам дела и    имеющимся в деле доказательствам.

Довод апелляционной жалобы о том, что реализации товара по Договору поставки от 27 июня 2019 г. № 26/08-5/725 не было, что исключает применение к Ответчику мер гражданско-правовой ответственности не состоятелен.

Как следует из материалов дела, между ООО «Эйр-Парт» и ПАО «ОДК-УМПО» был заключен договор поставки от 27 июня 2019 г. № 26/085/725 ЛОТ № 31907939237 продукции маркированную брендом «Atlas Copco».

Согласно товарной накладной от 27 сентября 2019 г. № 3457 ООО «Эир-парт» должно было поставить ПАО «ОДК-УМПО» продукцию, маркированную брендом «Atlas Copco» на общую сумму 2 534 250, 00 (Два миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи двести пятьдесят, 00/100) руб.

Факт заключения указанного договора с ПАО «ОДК-УМПО» в целях реализации последнему спорной продукции, маркированной товарным знаком «Atlas Copco» Ответчик не отрицал, что отражено в протоколе судебного заседания от 17 ноября 2019 г.

В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ).

Статьей 1484 ГК РФ предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территорию Российской Федерации.

Пункт 2 ст. 1484 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы. В то же время перечень позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность, в том числе гражданско-правовую.

При этом в силу п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Следовательно, отсутствие согласия на использование принадлежащих истцу товарных знаков при предложении к продаже спорного товара свидетельствует о его контрафактности (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06 июня 2019 г. № С01-432/2019 по делу № А27-15426/2018).

Как правомерно было установлено судом первой инстанции, Истец не предоставлял Ответчику согласия на использование товарного знака «Atlas Copco» любым способом, в том числе путем хранения, предложения к продаже либо реализации товаров, маркированных товарным знаком «Atlas Copco».

Вопреки доводу Ответчика, предложение к продаже также является формой нарушения исключительных прав правообладателя в отсутствие согласия последнего.

Более того, заявитель апелляционной жалобы в ходе рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции не отрицает факт предложения к продаже спорного товара, а также факт производства этого товара не Истцом.

Следовательно, довод Ответчика, что отсутствие реализации товара свидетельствует об отсутствии оснований для применения к последнему мер гражданско-правовой ответственности не основан на законе.

Более того, что в апелляционной жалобы Ответчик сам подтверждает тот факт, что осмотр спорной продукции, маркированной товарным знаком «Atlas Copco» происходил на складе АО «ФИО5», следовательно, Ответчик на тот момент уже распорядился ей по своему усмотрению как собственник имущества (ст. 209 ГК РФ).

Довод Ответчика о том, что последний не получил оплату по указанному договору от ПАО «ОДК-УМПО» и понес значительные расходы на приобретение спорной продукции у ООО «ПРО Логистик» также правового значения не имеет, так как не препятствует обращению Ответчику с иском в суд к ООО «ПРО Логистик» о взыскании убытков при наличии к тому оснований.

Таким образом, довод Ответчика, что реализации товара по Договору поставки от 27 июня 2019 г. № 26/08-5/725 не состоялась, что исключает применение к Ответчику мер гражданско-правовой ответственности не состоятелен и подлежит отклонению как не основанный на законе.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным и подлежит оставлению без изменения.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 03.12.2020г. (резолютивная часть от 17.11.2020г.) по делу № А40-103150/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья  Е.Е. Кузнецова

Судьи В.И. Тетюк    

                                                                                                            П.А. Порывкин     

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.