900111549803365 

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254 http://ipc.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

Москва 

13 декабря 2023 года Дело № А50-30240/2022  

Резолютивная часть постановления объявлена 6 декабря 2023 года. Полный текст постановления изготовлен 13 декабря 2023 года. 

Суд по интеллектуальным правам в составе: 

председательствующего судьи - судьи Борзило Е.Ю., судей Корнеева В.А., Сидорской Ю.М.; 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1 -  

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу публичного  акционерного общества «Автодизель» (Ярославский моторный завод) (пр-кт  Октября, д. 75, г. Ярославль, Ярославская область, 150040, ОГРН 

<

***>) на  постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2023 по  делу № А50-30240/2022 по исковому заявлению публичного акционерного общества  «Автодизель» к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (г. Пермь, ОГРНИП 319595800145042) о защите исключительного  права на товарный знак.  

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной  ответственностью «СМВ» (ул. Моторостроителей, д. 77, кв. 166, г. Тутаев,  Тутаевский район, Ярославская область, 152303, ОГРН 

<

***>), общество с  ограниченной ответственностью «ТД «Агромаркет» (ул. Революции, д. 22, кв. 309,  г. Пермь, Пермский край, 614007, ОГРН 

<

***>).  

В судебном заседании принял участие представитель индивидуального  предпринимателя ФИО2 - ФИО3 (по доверенности  от 01.09.2022).  

Суд по интеллектуальным правам УСТАНОВИЛ: 

публичное акционерное общество «Автодизель» (далее - общество  

 

наличия безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов,  предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.  

Как следует из материалов дела и установили суды первой и апелляционной  инстанций, истец является правообладателем товарного знака № 545535,  зарегистрированного 10.06.2015; дата истечения срока действия исключительного  права 03.03.2024. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении  товаров, в том числе 7-го и 12-го классов Международной классификации товаров  и услуг для регистрации (далее -МКТУ).  

Как стало известно обществу «СМВ», 24.06.2022 в магазине «Агромаркет»  по адресу 

<

...> ответчик продал товар - два  шатуна «ЯМЗ-236ДК, арт. № 236-100404-БЗ». В подтверждение факта заключения  договора розничной купли-продажи истец представил терминальный, кассовый и  товарный чеки от 24.06.2022 на общую сумму 7114 руб. (по 3557 руб. за каждый из  двух товаров), на которых указаны данные, индивидуализирующие ответчика и его  магазин. Истец также представил в материалы дела видеозапись реализации  спорного товара, фотографии спорного товара и один из двух приобретенных  товаров в качестве вещественного доказательства.  

Общество «СМВ» в адрес ответчика 06.09.2022 направило претензию,  которая оставлена без ответа.  

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения общества в  Арбитражный суд Пермского края с требованием о взыскании компенсации.  

Суд первой инстанции, руководствуясь положениями статьями 1250, 1252,  1259, 1477, 1479, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -  ГК РФ), установил принадлежность истцу исключительного права на товарный  знак, факт продажи спорных товаров с нанесенным на них товарным знаком истца,  отсутствие у ответчика права на использование товарного знака, и пришел к  выводу о том, что истец как правообладатель, правомерно заявил требование о  взыскании компенсации.  

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке статьи  268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с данным  выводом о наличии правовых оснований для взыскания с ответчика компенсации  за нарушение исключительного права на спорный товарный знак не согласился.  

Как указал суд апелляционной инстанции, товарному знаку № 545535  действительно предоставлена правовая охрана в отношении товаров 7-го и 12-го  классов МКТУ. Однако спорный товар - шатун - в номенклатуре товаров данных  классов не поименован, что, по мнению суда апелляционной инстанции, означает,  что в отношении данного товара правовая охрана товарному знаку № 545535 не  предоставлена. По мнению суда апелляционной инстанции, для индивидуализации  товара «шатун» правовая охрана товарному знаку не предоставлена, поэтому  исключительное право общества  

«СМВ» фактом реализации спорного товара не нарушено, а значит, основания для  взыскания компенсации отсутствуют.  

Исследовав кассационную жалобу, Суд по интеллектуальным правам  установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда апелляционной инстанции  о принадлежности ему исключительного права, о факте реализации шатуна, о  применимом праве.  

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность  обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной  жалобе, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной  инстанции в отношении вышеназванных выводов не проверяются.  

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд апелляционной инстанции  не учел, что шатун является разновидностью соединительной тяги двигателя,  поименованной в 7-ом классе МКТУ.  

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы,  изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, заслушав явившегося в  

судебное заседание представителя лица, участвующего в деле, проверив в порядке,  предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, правильность применения судом апелляционной  инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие  выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим  обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.  

Пункт 3 статьи 1484 ГК РФ запрещает использовать без разрешения  правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении  товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или  однородных товаров, если в результате такого использования возникнет  вероятность смешения.  

Таким образом, нарушение исключительного права на товарный знак может  быть установлено при использовании ответчиком обозначения как в отношении  идентичных товаров, так и однородных: нарушение имеет место при наличии  вероятности смешения товарного знака и обозначения, использованного  ответчиком в отношении товаров.  

Суд апелляционной инстанции свои суждения построил на том, что товар  «шатун» отсутствует в перечне регистрации товарного знака № 545535.  

Вместе с тем, такие суждения основаны на непонимании существа и  значения МКТУ.  

Как неоднократно указывал президиум Суда по интеллектуальным правам,  МКТУ предназначена для классификации товаров и услуг в первую очередь с  точки зрения потребителей и как международный акт может оперировать  обобщенными категориями. При этом МКТУ как международная классификация  может не иметь точного соответствия позиций с точки зрения национального  законодательства.  

Таким образом, содержание каждого товара каждого товарного знака должно  устанавливаться судом, в том числе с учетом отраженных непосредственно в  МКТУ правил толкования.  

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по  интеллектуальным правам от 18.07.2016 по делу № СИП-605/2015,  

от 17.02.2017 по делу № СИП-207/2016, от 14.09.2017 по делу № СИП-165/2016, от  26.11.2018 по делу № СИП-386/2017, от 15.02.2019 по делу № СИП-85/2018, от  14.06.2019 по делу № СИП-752/2018, от 17.06.2021 по делу № СИП-966/2020 и  многих других.  

Из постановления суда апелляционной инстанции не следует, что суд  квалифицировал фактически реализованный товар по отраженным в МКТУ  правилам.  

Кроме того, суд апелляционной инстанции отметил, что «шатуны и  двигатели не являются идентичными, однородными товарами».  

В части однородности товаров Суд по интеллектуальным правам отмечает,  что постановление суда апелляционной инстанции не содержит никаких мотивов  вывода о неоднородности.  

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что суд кассационной  инстанции проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а  соблюдение судом первой инстанции методологии установления сходства  сравниваемых обозначений, однородности товаров и следующей из этого  вероятности смешения (определение Верховного Суда Российской Федерации от  02.02.2017 № 309-ЭС16-15153).  

Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что вывод  об однородности/неоднородности товаров или услуг не может быть сделан  исключительно на основании положений Соглашения о Международной  классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957 (далее -  Соглашение о МКТУ).  

Согласно статье 2 Соглашения о МКТУ принятая классификация не  связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни  в отношении признания знаков обслуживания. Системное, лексическое,  

телеологическое толкование норм вышеуказанного Соглашения также  свидетельствует о том, что классификация не имеет определяющего влияния на  оценку идентичности или однородности товаров в целях охраны товарного знака,  что находит отражение в судебной практике государств по применению его норм.  

Подход, предусматривающий, что классификация товаров (услуг) не имеет  решающего значения при определении сходства товаров (услуг) в целях правовой  охраны средств индивидуализации, которыми такие товары и услуги маркированы,  закреплен и в пункте 2.457 Руководства Всемирной организации интеллектуальной  собственности (WIPO Intellectual Property Handbook). Данный подход обусловлен  тем, что зачастую существенно отличные товары (услуги) содержатся в одном  классе и, наоборот, сходные товары (услуги) - в различных классах.  

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по  интеллектуальным правам от 06.11.2020 по делу № СИП-1005/2019 и от 17.06.2021  по делу № СИП-966/2020.  

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что систематизация МКТУ и  место сопоставляемых товаров и услуг в этой классификации не влияют на оценку  однородности товаров и услуг (постановление Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2006 № 13421/05).  

Согласно подпунктам «а» и «b» пункта 2 статьи 9 Сингапурского договора о  законах по товарным знакам от 27.03.2006 товары или услуги не могут считаться  сходными на том основании, что в любой регистрации или публикации,  осуществленной агентством, которому Договаривающаяся Сторона поручила  регистрацию знаков, они фигурируют в одном и том же классе МКТУ; товары или  услуги не могут считаться несходными друг с другом на том основании, что в  любой регистрации или публикации, осуществленной таким агентством, они  фигурируют в разных классах МКТУ.  

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что сравнение различных  товаров должно производиться исходя из их формулировок, изложенных в том  виде, в котором они внесены в свидетельство о регистрации соответствующего  товарного знака (знака обслуживания), т.е. независимо от их группировок по  классам МКТУ в различные периоды времени и без учета иных товаров, входящих  в эти же классы МКТУ.  

Методология определения однородности товаров определена Правилами  составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для  совершения юридически значимых действий по государственной регистрации  товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными  приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от  20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), и пунктом 162 постановления Пленума  Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части  четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее -Постановление   № 10).  

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 Постановления №  10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной  возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара  представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом  суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они  изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или  взаимозаменяемость и другие обстоятельства.  

Специальных знаний для установления степени однородности товаров не  требуется.  

В пункте 45 Правил № 482 отмечено, что при установлении однородности  товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя  представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом  принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства,  функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,  взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их  реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть),  

круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по  результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае,  если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть  отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения  (изготовителю).  

В нарушение данной методологии вывод об отсутствии однородности  реализованного товара «шатун» и товаров 7-го и 12-го классов МКТУ, для  индивидуализации которых предоставлена правовая охрана товарному знаку, суд  апелляционной инстанции не обосновал надлежащим образом.  

Суд по интеллектуальным правам как суд кассационной инстанции  проверяет лишь соблюдение данной методологии, которая в данном случае судом  апелляционной инстанции нарушена.  

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам считает: при  рассмотрении настоящего дела суд апелляционной инстанции не руководствовался  установленными нормами материального и процессуального права, а изложенные в  обжалуемом судебном акте выводы не соответствуют имеющимся в деле  доказательствам, что на основании части 1 статьи 288 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены  судебного акта.  

С учетом того что для принятия законного и обоснованного судебного акта  требуются исследование и оценка доказательств, доводов и возражений лиц,  участвующих в деле, что невозможно в суде кассационной инстанции, исходя из  его полномочий, согласно пункту 3 части 1 статьи 287 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит направлению на  новое рассмотрение в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.  

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции необходимо  устранить указанные недостатки, применить методологию оценки сходства и  однородности, определенную пунктом 162 Постановления № 10 и Правилами №  482, в частности, установить, подпадает ли реализованный ответчиком товар под  перечень товаров, для которых предоставлена правовая охрана спорному  товарному знаку либо является однородным таким товарам, установить и  исследовать существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в  предмет доказывания обстоятельства, дать оценку всем доводам и возражениям  лиц, участвующих в деле, результаты такой оценки изложить в судебном акте и  принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями  действующего законодательства.  

На основании части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое  рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается  арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.  

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2023 по  делу № А50-30240/2022 отменить.  

Направить дело № А50-30240/2022 в Семнадцатый арбитражный  апелляционный суд на новое рассмотрение.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть  обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда  Российской Федерации в двухмесячный срок.  

Председательствующий судья Е.Ю. Борзило  

Судья В.А. Корнеев  

Судья Ю.М. Сидорская 

Электронная подпись действительна. Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России Дата 19.04.2023 6:21:00 Кому выдана Сидорская Юлия 

Михайловна 

Электронная подпись действительна. Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России Дата 

19.04.2023 6:18:00 

Кому выдана Корнеев Владимир Александрович 

Электронная подпись действительна. Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России Дата 19.05.2023 5:52:00 Кому выдана Борзило Евгения Юрьевна