АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-40031/2024

07 ноября 2025 года

г. Новосибирск

 

Резолютивная часть решения объявлена 23 октября 2025 года. Решение в полном объеме изготовлено 07 ноября 2025 года.  

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Ануфриевой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Клыковой О.А., рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению компании Binggrae Co., Ltd. (Бингрэ Ко., Лтд.) (Республика Корея)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Фростбайт» (ИНН: 

<

***>, г.Новосибирск)  

о признании действий по импорту мороженого «Bahroma Melon» в Российскую Федерацию нарушением исключительного права на товарный знак № 562450; об обязании пресечь нарушение исключительного права на товарный знак № 562450 путем прекращения импорта, дистрибуции и продажи на территории Российской Федерации мороженого «Bahroma Melon», сходного до степени смешения с товарным знаком № 562450; о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 562450 в размере 5 000 000, 00 руб.  

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: ТОО «ШИН-ЛАЙН» (

<

...>);  

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца: ФИО1, доверенность от 19.03.2024, паспорт, диплом;  

от ответчика: ФИО2, доверенность от 16.10.2023, паспорт, диплом; ФИО3 доверенность от 16.10.2023, паспорт, диплом;  

от третьего лица: ФИО3 доверенность от 27.01.2025, паспорт, диплом, 

установил:

компания Binggrae Co., Ltd. (далее - истец, Бингрэ Ко., Лтд., Компания) обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Фростбайт» (далее – ответчик, ООО «Фростбайт», общество) о о признании действий по импорту мороженого «Bahroma Melon» в Российскую Федерацию нарушением исключительного права на товарный знак № 562450; об обязании пресечь нарушение исключительного права на товарный знак № 562450 путем прекращения импорта, дистрибуции и продажи на территории Российской Федерации  

мороженого «Bahroma Melon», сходного до степени смешения с товарным знаком № 562450; о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 562450 в размере 5 000 000, 00 руб.( в редакции уточнений от 23.04.2025, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено товарищество с ограниченной ответственностью «ШИН-ЛАЙН» (далее – третье лицо, ТОО «ШИН- ЛАЙН, товарищество).  

В отзыве на исковое заявление от 10.01.2025, дополнениях к отзыву от 17.03.2025 ответчик заявил возражения против удовлетворения иска, указав, что Истец не доказал наличие исключительных прав на описательное наименование «MELON» (дыня), форму товара (брусок мороженого на палочке), что приводит к дефекту оснований, положенных в основу исковых требований, в том числе нарушение правил относимости проведенного анализа по сходству элементов, истец уклонился от установления описательного характера элемента «MELON», несмотря на очевидное идейно-смысловое содержание дизайна упаковки, состава продукта произведенное истцом сравнение по фонетическому, графическому и смысловому критериям пары "MELON» против «MELONA», не имеет правового значения. Ответчик с 2017 года импортирует широкую линейку мороженого «ВAHROMA», серия упаковок которого имеет конкретные идентификационные признаки, дифференцирующие товары заявителя от товаров-конкурентов и образующие серию товаров с общими признаками. По мнению ответчика, доводы истца о заблуждении потребителей относительно линейки товаров не имеют под собой никаких оснований.  

Ответчик указывает, что законно производит ввоз продукта под товарным знаком «ВAHROMA», а именно: международные товарные знаки №№ 1368823, 1387948, 1388085 с предоставлением правовой охраны в Российской Федерации, в том числе отношении мороженого. Правообладателем вышеуказанных товарных знаков на территории РФ является ТОО «Алмол» (Казахстан). 100% долей в уставном капитале ТОО «Алмол» принадлежит ФИО4 (b) Производителем товара является ТОО «Шин- Лайн» (Казахстан), в котором по 50% долей принадлежат супругам ФИО4 и ФИО5 (каждому). (с) ООО «Фростбайт» (Россия) является дочерней компанией ТОО «Шин-Лайн» (100% в уставном капитале). Из изложенного, ТОО «Алмол» (правообладатель), ТОО «Шин-Лайн» (производитель) и ООО «Фростбайт» (импортер) являются группой лиц.  

По мнению ответчика, довод истца о смешении товаров в результате поиска в интернет-поисковике «купить мороженое Мelona» не отвечает требованиям относимости и допустимости доказательств, поскольку интернет-поиск может  

удостоверять предложение к продаже и наличие товара на рынке, то есть представляет объективные факты. При этом формирование результата происходит по отдельным интернет-ссылкам для каждого результата. Интернет-поиск не выдает сведений о смешении, о представлении одного товара за другой.  

В отзыве на исковое заявление от 03.02.2025 третье лицо поддержало позицию истца об отсутствии оснований для удовлетворения иска, указав, средством индивидуализации линейки товаров ответчика и третьего лица является зарегистрированное обозначение «BAHROMA». Обозначение «MELON» используется третьим лицом на одном виде товара для обозначения вкуса/аромата/сырья (дыни/из дыни) на российском рынке, как минимум с 2013 года; третье лицо не использует термин «MELON» на иных товарах, где отсутствует начинка (вкус, аромат) дыни; из сопоставления слова «MELON» на лицевой части упаковки истца и состава продукта (из системы «Честный знак») следует, что термин «MELON» является описательным по отношению к вкус/аромату/сырьевому составу продукта, производимого истцом.  

По мнению третьего лица, истец злоупотребил правом, обратившись с иском, поскольку истец не имеет государственной регистрации в отношении описательного наименования «MELON» в качестве исключения из общего правила на основании п.п.1.1. п.1 ст.1483 ГК РФ, а его иск направлен на ущемление частного интереса и публичного порядка в свободном использовании описательных наименований и в явном противоречии с правовым регулированием о свободном движении товаров под описательными наименованиями.  

В возражениях на отзывы ответчика и третьего лица от 10.02.202365 истец указал, что товарный знак истца и упаковка товара ответчика сходны до степени смешения, которое устанавливается между товарным знаком и обозначением ответчика в целом, включая словесные и изобразительные элементы. При этом, неохраняемые элементы, должны учитываться при оценке сходства до степени смешения. Истец также обратил внимание, что на латинице спорное обозначение используется только для одного товара из всей серии. Также истец полагает, что использование на упаковке товарного знака «Bahroma» не исключает нарушение исключительного права истца на товарный знак.  

Иные возражения, дополнения, письменные позиции сторон, третьего лица содержат доводы в поддержку изложенной правовой позиции в иске, отзывах.  

В судебном заседании представители сторон, ответчика поддержали правовую позицию, изложенную в процессе рассмотрения дела.  

Исследовав материалы дела, рассмотрев доводы представителей истца. ответчика, третьего лица в обоснование своей правовой позиции, оценив в порядке статей 64, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.  

Как следует из материалов дела и установлено судом, истец является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 562450  

 в отношении товаров 30 класса МКТУ - мороженое; йогурт замороженный (мороженое); сорбет (мороженое); мороженое, в том числе эскимо, мороженое в виде замороженного сока, мороженое в виде фруктового льда; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, в том числе торты- мороженое, с датой приоритета 29.10.2013, сроком действия до 29.10.2033.  

Как указывает истец, мороженое компании Бингрэ Ко., Лтд. «MELONA», маркированное товарным знаком, является одним из самых популярных продуктов компании и широко известно во всем мире. Товарный знак истца обладает высокой различительной способностью и ассоциируется не только с истцом, но и с высочайшим стандартом качества продукции.  

Истцу стало известно, что в настоящее время ответчик импортирует на территорию Российской Федерации контрафактные товары , «Bahroma Melon», маркированные обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком, ТОО «Шин-Лайн», в которых словесный элемент «Melon» выполнен в черном и белом цветах.  

Как указал истец, 01.03.2019 с ТОО Шин-Лайн был заключен лицензионный договор на предоставление права использования ряда товарных знаков истца для целей производства и дальнейшей продажи мороженого «MELONA». Однако данный лицензионный договор не предоставлял право на использование сходных до степени смешения с данными товарными знаками обозначений для производства иного контрафактного мороженого.  

Истец не заключал каких-либо соглашений, в соответствии с которыми ответчику разрешалось бы ввозить на территорию Российской Федерации товары, маркированные обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца, с целью последующего введения в гражданский оборот.  

По мнению истца, товарный знак истца и обозначение ответчика являются сходными до степени смешения по звуковому, графическому и смысловому признакам.  

Истец полагает сходство до степени смешения упаковки товаров ответчика с товарным знаком № 562450 на основании следующих признаков:  

- на основе общего впечатления; 

- сходство доминирующих элементов «MELON» и «MELONA» - по фонетическому сходству; практически одинаковому составу букв, звуков и слогов; вхождению «MELON» в состав «MELONA»;  

 - сходства графических признаков: светло-зеленого фона, изображения зеленой дыни, наличия изображения мороженого, использования латиницы и заглавных букв для  

однокоренных слов «MELONA» и «MELON», доминантного положения элемента «MELON»;  

- смыслового сходства, так как сравниваемые комбинированные обозначения являются этикетками мороженого;  

- на основании ввода в заблуждение продавцов мороженого по производителю спорного товара;  

- в связи с однородностью товаров истца и ответчика. 

Факт введения ответчиком товара в гражданский оборот подтверждается информацией на упаковке товара в соответствии с протоколами осмотра нотариусом от 19.10.2023, информацией из системы маркировки и прослеживаемое™ товаров Честный знак и доказательствами, представленными ответчиком в процессе рассмотрения дела. (в редакции уточнений от 23.04.2025).  

По утверждению истца, конечные продавцы товара и покупатели мороженого «Bahroma Melon» фактически введены в заблуждение, поскольку в предложениях о продаже контрафактного товара ответчика истец указан в качестве производителя товаров.  

Так, в карточке товара на маркетплейсе «Вкусвилл» указано ««Bahroma Эскимо Melon … Melona - легендарное мороженое, впервые выпущенное Binggrae», на маркетплейсе «OZON» - «Bahroma Эскимо Melon … Оригинальная Melona производится по лицензии Binggrae единственной компаний на территории СНГ – компаний «Шин-Лайн». Melona – легендарное мороженое, впервые выпущенное Binggrae…».  

Также истец указывает, что при поиске информации в Интернете по запросу, содержащему ключевые слова «купить мороженое «Melona» (https://ya.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1 

%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD% 

D0%BE%D0%B5%20melona), среди результатов поиска выдаются, как товары Истца, так и товары, импортером которых является Ответчик.  

По утверждению истца, однородность товара подтверждается тем, что товары, зарегистрированные под товарным знаком истца, и продаваемые товары Ответчика относятся к одному товару – мороженому.  

Поскольку обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, нанесено на упаковку товара, который ввозится ответчиком на территорию Российской Федерации, без согласия истца в отношении товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, истец не разрешал ответчику использовать товарный знак, действия ответчика являются нарушением исключительных прав истца на товарный знак, и истец вправе требовать запрета совершать ответчику действия, влекущие такое нарушение путем прекращения импорта, дистрибуции и продажи на территории Российской  

Федерации мороженого «Bahroma Melon», сходного до степени смешения с товарным знаком № 562450.  

Также истцом заявлено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 562450 в размере 5 000 000, 00 руб., размер которой определен на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

При определении размера компенсации истец исходил из известности товара крупнейшего южнокорейского производителя мороженного, из длительности допущенного нарушения прав истца, вероятных имущественных потерь истца, а также намеренно недобросовестного характера действий ответчика, которые наносят вред деловой репутации истца.  

09.01.2024 с целью мирного разрешения спора направил претензионное письмо с указанием перечня требований под угрозой обращения за судебной защитой своего нарушенного исключительного права на товарный знак, в том числе, обращения за взысканием соответствующей компенсации от 10 000 до 5 000 000 рублей.  

Претензия оставлена без удовлетворения, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд с рассматриваемым иском.  

В обоснование правовой позиции истец ссылается на положения статей 1250, 1252, 1448, 15 105 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Определив предмет доказывания в рамках настоящего дела, проанализировав доводы сторон, сопоставив их с нормами действующего законодательства, проверив их обоснованность, арбитражный суд пришел к убеждению о неправомерности исковых требований. При этом суд исходит из следующего.  

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.  

На основании статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.  

В силу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется способами, установленными в данной статье, а также иными способами, предусмотренными законом.  

Возможность обращения в арбитражный суд с иском о запрете использования обозначения сходного до степени смешения с охраняемым законом товарным знаком и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак обусловлена статьями 1229, 1250, 1252 и 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Истец является правообладателем исключительных прав на серию действующих комбинированных товарных знаков №№ 820597, 820595, 820596, 818277, 820594, 825447, 999784, 562450 со словесным элементом «MELONA» и включением в комбинированные обозначения неохраняемых элементов, словесный товарный знак № 422077 «MELONA», что подтверждается соответствующими свидетельствами на товарные знаки.  

Правовая охрана вышеуказанным товарным знакам предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ: мороженое; йогурт замороженный (мороженое); сорбет (мороженое); мороженое, в том числе, эскимо, мороженое в виде замороженного сока, мороженое в виде фруктового льда; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, в том числе, торты-мороженое. В свидетельстве № 999784 по 30 классу МКТУ в перечне охраняемых товаров указаны «мороженое со вкусом дыни; торты замороженные со вкусом дыни».  

Иск заявлен в защиту товарного знака № 562450. 

Как следует из текста заявки № 2013737583 по товарному знаку № 562450, текста свидетельства товарный знак № 562450 представляет собой комбинированное обозначение, а именно: многоугольную фигуру, на фоне которой слева в нижней части размещены изображения двух плодов дыни зеленого цвета, наложенных друг на друга, а справа изображена долька дыни и натуралистическое изображение бруска мороженого (кондитерского изделия) на палочке в форме прямоугольного параллелепипеда. В центре многоугольной фигуры расположен фантазийный словесный элемент «MELONA» (МЕЛОНА), выполненный заглавными стилизованными буквами в латинском алфавите в черной шрифтовой графике с белой обводкой. В букве «L» в нижней части присутствует элемент – синий квадрат. В верхней левой части многоугольника размещен словесный элемент «Binggrae» (Бингрэ), который выполнен в красном шрифте и является частью фирменного наименования истца. Фон комбинированного обозначения выполнен в сочетании желто-зеленого цвета. В строке 526 охранного свидетельства № 562450 плоды дыни указаны, как неохраняемые элементы.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.  

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), если данным Кодексом не предусмотрено иное.  

 Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).  

При этом другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.  

В силу положений статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исходя из буквального правового смысла пункта 1 данной статьи, перечень не противоречащих закону способов использования товарного знака является открытым.  

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

На основании положений пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 и зарегистрированных в Минюсте России за № 4322, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные различия.  

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территорию Российской Федерации.  

Пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы. В то же время перечень позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность, в том числе гражданско-правовую.  

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя.  

Единственным ограничением, предусмотренным законодательством, является указание об исчерпании исключительного права (статья 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.  

На основании нормы пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.  

Истец, с учетом уточнения к исковому заявлению от 23.04.2025 заявил о ввозе ответчиком товаров в двух видах упаковки с различным цветовым исполнением элемента «MELON»: в черном и белом цвете.  

Вместе с тем, в материалы дела сторонами дела представлены оригиналы упаковки белым цветовым исполнением, фотосвидетельства, протоколы осмотра, в которых также присутствует исключительно упаковка с белым цветовым исполнением словесного элемента товарного знака.  

Ввоз товаров на территорию Российской Федерации является элементом введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации и представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака (пункт 15 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).  

С 2021 года ввоз (импорт) молочной продукции на территорию Российской Федерации (включая мороженое, продуктов с молочным компонентом) производиться путем маркировки каждой единицы продукции data-matrix кодом (DM-код) «Честный знак», нанесенного на индивидуальную товарную упаковку (подпункты 64, 68 Правил  

маркировки молочной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в отношении молочной продукции, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2020 г. N 2099).  

Каждая упаковка имеет индивидуальный (уникальный) DM-код (пункт 51 Правил № 2099), который в соответствии с заложенной структурой указывает на участника оборота молочной продукции (пункт 54 Правил № 2099).  

Ввод товаров в оборот, продажа товаров без маркировки, в случае если, такая маркировка обязательна, а также хранение, перевозка либо приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта преследуется в административном порядке (статья 15.12. КоАП РФ).  

С учетом положений статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ввоз молочных продуктов (включая мороженое) на территорию Российской Федерации может быть доказан исключительно путем предоставления упаковки с нанесенным DM-кода «Честный знак».  

Пункт 75 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 “О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации”, пункт 2 статьи 1484 ГК РФ указывают на необходимость исследования материального носителя.  

Изображения, представленные истцом, с надписью «MELON», выполненной черным цветом, не являются упаковкой, так как на ней отсутствуют вышеуказанные признаки.  

Также на указанных изображениях отсутствует DM-код «Честный знак», который мог бы подтвердить факт ввоза товара ответчиком. Упаковка с черной шрифтовой графикой в материалы дела истцом не представлена.  

Из материалов дела следует длительный мониторинг истцом хозяйственной деятельности ответчика: с сентября 2023 года по сентябрь 2025 года.  

 Однако доказательств приобретения товара в упаковке со словесным элементом «Melon» в черном цветовом исполнении, либо фотоизображения упаковки такого товара в материалы дела не представлено.  

Ответчик и третье лицо не подтверждают ввоз товаров в такой упаковке на территорию Российской Федерации.  

В Определении от 05.12.2023 по делу № 304-ЭС23-16844 ( № А45-4790/2022) Верховный Суд Российской Федерации указал, что, в случае, если товары реально не существуют, их идентификация как контрафактных невозможна (пункт 1 статьи 1515 Гражданского кодекса).  

Таким образом, суд полагает, что истцом не доказан ввод ответчиком в оборот факта ввоза товара в упаковке со словесным элементом «Melon» в черном цветовом исполнении и факт реализации ответчиком товара в спорной упаковке.  

Факт ввоза товара в упаковке со словесным элементом «Melon» в белом цветовом исполнении ответчик не оспаривает, в материалы дела представлена такая упаковка с маркировкой в соответствии с подпунктами 64, 68 Правил маркировки молочной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в отношении молочной продукции, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099.  

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее - Правила) и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее - Методические рекомендации) обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.  

Исходя из подпункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.  

Согласно подпункту «а» пункта 14.4.2.2 названных Правил, рассмотрения заявки звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.  

В силу подпункта «б» того же пункта, графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.  

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт «в» пункта 14.4.2.2 Правил).  

Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.  

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.  

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.  

Разделом 6 Методических рекомендаций предусмотрено, что при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе, благодаря неохраняемым элементам. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.  

В соответствии с пунктом 6.3.1 указанных Методических рекомендаций при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).  

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано  

сходным до степени смешения с этим товарным знаком (пункт 6.3.2 Методических рекомендаций).  

Согласно пункту 6.3.3 Методических рекомендаций изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности.  

Аналогичные подходы, закреплены и в пунктах 41 - 44 актуальных на момент рассмотрения спора по существу Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482.  

В процессе рассмотрения дела ответчик и третье лицо обратили внимание на контекст использования спорных элементов на товарной упаковке и заявили о неохраноспособном характере обозначений применительно к мороженому со вкусом/ароматом/произведенного с использованием пюре дыни, а именно: словесного элемента «MELON», изображений дыни, изображения мороженого, представили многочисленные ссылки на справочный фонд о семантике обозначения «MELON», обзор серии товарных знаков истца, как доказательства последовательной позиции Роспатента по дискламации изображений плодов (долек) фруктов, изображения мороженого (кондитерского изделия) и установления презумпции такой неохраноспособности, в частности: - элемент «MELON», размещенный на спорной упаковке в переводе с английского языка на русский язык означает «дыня», «дынный (ая, ое)».  

Данная позиция согласуется с процессуальными документами истца. 

В частности, в приложении № 5 к исковому заявлению истец приводит сведения из системы «Честный знак» о характеристике товара «BAHROMA MELON», как молочного льда со вкусом дыни.  

В приложении № 12 истец указывает на описание товара «BAHROMA MELON», как изготавливаемого из натурального дынного пюре…».  

Оппонентами истца в материалы дела представлены упаковки линейки товаров «BAHROMA», каталог, фотоизображения, из которых следует, что элемент «MELON», изображение зеленого мороженого, изображение плодов и частей дыни используется исключительно на одном виде продукта с дынным вкусом/ароматом/составом сырья.  

Не могут нарушать чьи-либо права обозначения, в отношении которых установлен законодательный запрет на регистрацию в качестве охраняемых  

обозначений (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ), за исключением охраны таких обозначений в порядке пункта 1.1. статьи 1483 ГК РФ.  

Законодательство о товарных знаках не регулирует вопросы использования описательных наименований в хозяйственном обороте, в том числе, их пространственное расположение на товарной упаковке, размер их исполнения на товарной упаковке, цвет исполнения описательного элемента в силу режима их свободного использования любым хозяйствующим субъектом.  

Практическим выражением данного принципа является пункт 2.2. Приказа от 23.03.2021 № 39 «Об утверждении рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений», пункт 2.5. Раздела IV Руководства (Приказ ФИПС от 20.01.2020 № 12) о невозможности предоставления правовой охраны обозначениям, состоящим только из описательных элементов, а производителям - исключительного права на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар…».  

В судебной практике выработан подход об игнорировании сходства лишь неохраняемых элементов, а использование исключительно неохраняемых элементов товарного знака не может быть признано нарушением.  

Иностранным общепринятым наименованиям товара также не предоставляется правовая охрана на территории Российской Федерации, если они могут восприниматься российскими потребителями конкретных товаров в качестве правдоподобного указания на вид товара, например с учетом их известности российским потребителям в качестве наименования товара или сходства с российскими наименованиями товара (определение Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 № 300-ЭС19-12932).  

Подобный подход подлежит применению к иностранным наименованиям, описывающим свойства товара, его сырьевой состав, вкус, аромат.  

Следовательно, на первом этапе методологического анализа противопоставленных обозначений определяется семантическое значение такого обозначения, смысловое выражение изобразительного элемента (является ли такой элемент натуралистическим), наличие абсолютных запретов на получение исключительных прав на такие обозначения. Описательные обозначения могут получить правовую охрану на условиях, указанных в подпункте 1.1. статьи 1483 ГК РФ.  

Пункт 1 статьи 1483 ГК РФ устанавливает абсолютный запрет на регистрацию описательных наименований, в том числе: характеризующих товары (указывающих 13 на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта (подпункт 3 пункта 1); представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров (подпункт 4 пункта 1).  

В соответствии с пунктом 2.1.8 Раздела IV Руководства (Приказ ФИПС от 20 января 2020 г. N 12) не обладают различительной способностью простые указания  

товаров и/или услуг, заявляемые для обозначения этих товаров и/или услуг (фрукты, одежда, ремонт, строительство). Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.  

В соответствии с пункта 34 Правил № 482 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе, в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.  

Как следует из решения Роспатента о регистрации товарного знака № 562450 из правовой охраны исключен элемент «изображение дыни».  

Суд отмечает, что из правовой охраны остальных товарных знаков истца (818277, 82547, 9999784), входящих в серию товарных знаков исключены элементы «изображение кондитерского изделия», «реалистичные изображения кондитерского изделия и плодов, изображение упаковки».  

Презумпция Роспатента о неохраноспособном характере перечисленных обозначений означает отсутствие факта приобретения истцом исключительных прав на такие элементы и отсутствие нарушенного права, в случае использования таких элементов иными хозяйствующими субъектами. Правообладатель (истец) согласился с правовыми последствиями такой дискламации, в том числе, с фактом отсутствия в каждом товарном знаке из указанной серии оригинальной охраноспособной композиции, состоящей из неохраноспособных элементов.  

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 ГК РФ описательные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве охраняемых обозначений, если:  

1) приобрели различительную способность в результате их использования; 

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.  

Описательность элемента устанавливается из фактических обстоятельств (контекста использования).  

Одно и то же обозначение в отношении одних товаров может быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих – фантазийным (пункт 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (Приказ Роспатента № 39).  

Если из фактических обстоятельств следует, что данное обозначение является описательным применительно к конкретному товару, то иностранный язык написания не изменяет природу описательного обозначения  

При рассмотрении настоящего спора суд исходит из анализа информационно-технического блока спорной упаковки о сырьевом составе товара, карточек описания товара на интернет-площадках (онлайн-магазинов).  

На основании анализа контекста использования обозначений, как истцом, так и ответчиком, суд приходит к выводу о невозможности правовой защиты описательных обозначений в товарном знаке истца № 562450, об отсутствии принципиально иного восприятия таких элементов, как «плоды дыни», «брусок мороженого», чем их традиционное восприятие для иллюстрации конкретного вида продукта и его вкуса.  

Как следует из приложения к заявке от 29.10.2013 на товарный знак к регистрации предъявлено комбинированное обозначение. В абзаце 3 описания заявленного обозначения указано, что словесный элемент «MELONA» (МЕЛОНА) является фантазийным словесным элементом.  

Позиция истца в настоящем деле о сходстве до степени смешения словесного фантазийного обозначения с описательным словесным обозначением, по сути, направлена на опровержение презумпции фантазийности и несходства с описательным элементом вне установленного законом порядка.  

Признание судом сходства фантазийного элемента «MELONA» с описательным элементом «MELON» вне административного порядка (порядка рассмотрения таких споров Палатой по патентным спорам ФИПС) и преодоление установленной Роспатентом презумпции несходства, означало бы необоснованное расширение объема исключительных прав истца и установление судебного запрета на использование описательного наименования «MELON» в пользу одного хозяйствующего субъекта.  

Истец не представил доказательств о приобретении исключительных прав на обозначение «MELON», на натуралистическое изображение плодов дыни, на натуралистическое изображение мороженого на палочке. Такие права не приобретались истцом в порядке пункта 1.1. статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом в письменных пояснениях от 25.05.2025 истец настаивает на сходстве композиций противопоставленных обозначений и оригинальности композиции неохраняемых обозначений в товарном знаке № 562450.  

Доказывание приобретения комбинацией неохраняемых обозначений различительной способности с целью последующей защиты такой комбинации, производится в административном, а не судебном порядке (пункт 35 Правил № 482). До момента признания административным органом приобретения различительной способности действуют общие правила п.1 статьи 1483 ГК РФ о свободном использовании описательных обозначений.  

В подтверждение доводов о сходстве до степени смешения упаковок ответчика с товарным знаком истца истцом представлены заключения независимых специалистов, специализирующихся в сфере правовой охраны товарных знаков и проведении экспертизы интеллектуальной собственности, а именно: специалиста экспертного  

центра при ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» ФИО6; специалиста-патентного поверенного ФИО7  

Вместе с тем, указанные заключения не имеют правового значения для настоящего дела, поскольку не могут преодолеть презумпции Роспатента.  

В процессе рассмотрения дела истец не опроверг доводов ответчика и третьего лица об иммунитете на судебное преследование по фактам использования описательных обозначений, в том числе о законном использовании изображений традиционной формы мороженого, плодов дыни, словесного обозначения «MELON» в ином композиционном построении для упаковки мороженого с дынным вкусом и ароматом. Изображение фруктов, ягод, плодов, словесного описательного обозначения является традиционным способом выражения идейно-смыслового содержания вкусоароматических свойств товара для рынка продуктов питания России.  

В обоснование использования на спорной упаковке англоязычных обозначений третьим лицом представлены грузовые таможенные декларации экспорта мороженого с дынным вкусом/ароматом в иные страны (кроме Российской Федерации), что не свидетельствует о недобросовестном использовании описательных наименований, отсутствия факта использования обозначения «MELON», изображений дыни, зеленого мороженого на товарах с иным вкусом/ароматом/составом сырья.  

В обоснование позиции о вероятности смешения товаров, маркированных товарным знаком истца и товаров ответчика истец заявил об известности самого истца, известности его продукции, заявлено о продажах товаров истца в онлайн-магазинах, розничных сетях. При этом документального подтверждения продаж, периода продаж, сведений о рекламе такого товара истцом не представлено.  

Судом отмечается, что пунктом 162 Постановления № 10 сведения о широкой известности товарного знака оцениваются непосредственно к товарному знаку, в защиту, которого подан иск.  

Законодательством не предусмотрено доказывание известности товарного знака через представление сведений об известности правообладателя или через широкую известность иных товарных знаков (метод опосредованного доказывания).  

Методология пункта 162 Постановления № 10 требует учитывать дополнительные сведения, влияющие на сходство до степени смешения, в том числе:  

- используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;  

- длительность и объем использования товарного знака правообладателем; 

- степень известности, узнаваемости товарного знака. Законодательством установлена обязанность использования товарного знака.  

Способы использования перечислены в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.  

Широкое использование истцом иных товарных знаков, широкая известность фирменного наименования истца «Binggrae» не является фактом широкой известности  

товаров, непосредственно маркированных товарным знаком № 562450, в защиту которого подан иск.  

В случае неиспользования товарного знака № 562450 у потребителей соответствующих товаров и услуг не возникают какие-либо ассоциативные связи с этим знаком, с его принадлежностью определенному лицу, отсутствует и вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителей ввиду отсутствия узнаваемости товарного знака.  

Аналогичный правовой подход изложен в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2016 по делу № СИП-146/2016 (Определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 № 300-ЭС17-2229 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2017 по делу № СИП-694/2016.  

В процессе рассмотрения дела истцом не представлены сведения о фактическом использовании товарного знака № 562450 на территории Российской Федерации, в связи с чем, у потребителей не мог выработаться ассоциативный опыт; в свидетельстве № 562450 отсутствуют сведения о заключении лицензионного договора на территории Российской Федерации; представленный истцом лицензионный договор от 01.03.2019 г. в качестве довода о длительности использования товаров «MELONA» является не относимым доказательством, так как заключен между истцом и ТОО «ШинЛайн» (третьим лицом) на территории Казахстана.  

Кроме того, ответчик и третье лицо представили выписку из государственного реестра Республики Казахстан, копию свидетельства на товарный знак № 104316 о регистрации товарного знака «BAHROMA Все грани восточных наслаждений MELON» на территории Казахстана, что исключает доводы истца о нарушении заключенного на территории Казахстана лицензионного договора.  

Довод истца о вхождении словесного обозначения «MELON» в словесное обозначение «MELONA» (товарный знак № 562450) не соответствует правовым позициям, применимым к анализу охраняемых обозначений, которые являются производными от описательных обозначений.  

При таком способе словообразования описательное обозначение всегда будет входить в состав новообразованного фантазийного обозначения.  

Однако это не означает приобретение исключительных прав на описательное обозначение в порядке пункта 1.1. статьи 1483 ГК РФ.  

Истец приобрел исключительное право на фантазийное обозначение «MELONA» и не имеет исключительных прав на описательное наименование. Само по себе упоминание обозначения, входящего в объем товарного знака, не является квалифицирующим признаком нарушения товарного знака. Главным критерием,  

определяющим пределы свободного использования спорного обозначения, служит категория смешения, нарушающая ассоциативную связь товара и их коммерческого источника.  

Судом изучен представленный истцом отчет Всероссийского центра изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ). Из отчета ВЦИОМ невозможно установить, какие именно (сильные или слабые) элементы респонденты сочли сходными, какие элементы (сильные или слабые) повлияли на их мнение о признаках сходства. Данные опроса, анкета опроса представлены без конкретизации, которая могла быть достигнута через контрольные, открытые вопросы респондентам. В итоге непонятно, какие именно фонетические, графические, семантические признаки респонденты сочли, как имеющие признаки сходства до степени смешения.  

Сходство неохраняемых обозначений во внимание судом не принимается по изложенным выше основаниям.  

 Социологический опрос не содержит в себе выводов о том, содержит хотя бы один сильный элемент признаки смешения с элементом из товарного знака № 562450.  

Суд соглашается с доводами ответчика о том, что опрос проведен с целью установления только визуального сходства комбинированных обозначений, что не соответствует требованиям об обязательном сравнении фонетического и семантического сходства словесных элементов в составе таких комбинированных обозначений.  

Как утверждает истец в карточках маркетплейсов по продаже «BAHROMA Melon» ответчиком была размещена информация о том, что истец является производителем товара «BAHROMA MELON», приводит ссылки на карточки маркетплейсов OZON и Вкусвилл.  

Истцом не представлено доказательств о технической возможности ответчика напрямую разместить такую карточку на сайте маркетплейса, управления такой карточкой на основе прав доступа, авторства ответчика по редакции итоговой торговой карточки на сайте.  

В соответствии с пунктом 78 Постановления Президиума ВС РФ № 10 владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 92 информационных технологиях и о защите информации»), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта.  

При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.  

Согласно сведениям из сервиса Whois администратором доменного имени vkusvill.ru является JSC «VKUSVILL»; администратором доменного имени ozon.ru является LLC «Internet Solutions».  

Онлайн-магазины Вкусвилл и Ozon: - не являются информационными посредниками, что исключает доводы истца о доступе ответчика к торговым карточкам маркетплейсов; - маркетплейсы являются продавцами, действуют от собственного имени и предлагают товар розничным покупателям.  

При изучении содержания Протокола нотариального осмотра сайта «vkusvill.ru» от 19.10.2024 судом установлено упоминание о «Шин-Лайн» (третье лицо)), как о производителе товара, что опровергает утверждение истца о введении в заблуждение продавцов по производителю товара «BAHROMA MELON».  

Вследствие указанных обстоятельств суд полагает, что истцом не доказана тождественность либо сходство до степени смешения спорного объекта с товарным знаком истца № 562450.  

В связи с чем, исковые требования не подлежат удовлетворению 

Судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).  

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Суд по интеллектуальным правам (г. Москва) при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.  

 Судья О.В. Ануфриева