АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-41069/2019

г. Новосибирск

08 мая 2020 года

Резолютивная часть решения подписана   21 января 2020 года.

            Мотивированное решение составлено  08 мая 2020 года.

 Арбитражный суд Новосибирской области  в составе судьи Шевченко С.Ф., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению «ROI VISUAL Co., Ltd.» («РОИ ВИЖУАЛ Ко., ЛТД»), г. Сеул Республика Корея

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 309540120200090), г. Новосибирск 

о взыскании 120 000 руб. компенсации за нарушение исключительных имущественных  и авторских прав,

«ROI VISUAL Co., Ltd.» («РОИ ВИЖУАЛ Ко., ЛТД») (далее – истец) обратилось с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1  о взыскании   60 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 1 213 307 («ROBOCAR POLI»); 20 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа «ROBOCAR POLI (POLI) (Робокар Поли (Поли)»; 20 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа «ROBOCAR POLI (ROY) (Робокар Поли (Рой)»;  20 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа «ROBOCAR POLI (HELLY) (Робокар Поли (Хэлли)»; 1653,00 руб. стоимости вещественных доказательств – товаров, приобретенных у Ответчика; 219,54 руб. почтовых расходов; 4 600 руб. государственной пошлины.

 Требования истца нормативно обоснованы статьями    1229,1252, 1259,1301, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  Судебное извещение, направленное  в адрес ответчика  29.11.2019 по адресу  ответчика, содержащемуся в ЕГРНИП и в исковом заявлении, возвращено органом  почтовой связи с отметкой «истек срок хранения» в порядке, предусмотренном пунктом 34 «Правил оказания услуг почтовой связи» (в редакции Приказа Минкомсвязи России от 13.02.2018 № 61), не требующего вручения вторичного извещения.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если  несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд. 

В соответствии с пунктами 63 и 68 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»  с учетом положения пункта 1 и 2 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

При этом необходимо учитывать, что гражданин или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по указанным адресам, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

В пункте 67 Постановления № 25 указано, что юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 Данная правовая позиция согласно пункту 68 Постановления № 25 подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

Таким образом, осуществляющее предпринимательскую деятельность лицо должно обеспечить возможность получения адресованной ему корреспонденции, направленной в установленном порядке, в противном случае такое лицо несет риск возникновения неблагоприятных последствий неполучения судебных извещений (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).   

Кроме того, информация о принятии искового заявления или заявления к производству, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия размещается арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Исковое заявление содержит предусмотренные частями 1, 2 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признаки, при наличии которых дело подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Извещённый о наличии правопритязаний в отношении него ответчик отзыва на исковое заявление не представил.

           Оснований для перехода к рассмотрению дела по общим правилам  искового производства суд не   усмотрел.

Дело рассматривается в порядке статьей 226-228,229  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 229  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  исковое  заявление   было рассмотрено  21.01.2020  судом в порядке упрощенного производства. 

Решение  от  21.01.2020   было   принято немедленно после разбирательства дела путем подписания судьей резолютивной части решения.   

Принятая по результатам рассмотрения дела резолютивная часть решения размещена на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после дня ее принятия. 

          Впоследствии ответчик обратился с  заявлением о составлении мотивированного решения.

Исследовав представленные истцом доказательства и приводимые им доводы, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, арбитражный суд установил следующее.

 Как следует из материалов дела,  истец позиционирует себя в качестве правообладателя  товарного знака   № 1 213 307 (логотип «ROBOCAR POLI»). В Международный реестр товарных знаков, зарегистрированных в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 28.06.1989 г. и протоколом к нему, внесена запись о регистрации за Правообладателем товарного знака в виде логотипа «ROBOCAR POLI» от 26.04.2013 г., что подтверждено свидетельством Всемирной организации интеллектуальной собственности № 1 213 307.

Товарный знак № 1 213 307 (логотип «ROBOCAR POLI») имеет правовую охрану, в том числе, в отношении 28 класса Международной классификации товаров и услуг,  включающий такие товары как «игрушки».

Кроме того, «ROI VISUAL Co., Ltd.» («РОИ ВИЖУАЛ Ко., Лтд.») обладает исключительными правами на объекты авторского права - произведения изобразительного искусства:

- изображение персонажа «ROBOCAR POLI (POLI) (Робокар Поли (Поли)», что подтверждается свидетельством о регистрации авторского права № С-2011-010950-2, выданным Комиссией по авторскому праву Кореи от 27.09.2016 г.

- изображение персонажа «ROBOCAR POLI (ROY) (Робокар Поли (Рой)», что подтверждается свидетельством о регистрации авторского права № С-2011-010951-2, выданным Комиссией по авторскому праву Кореи от 27.09.2016 г.

- изображение персонажа «ROBOCAR POLI (HELLY) (Робокар Поли (Хэлли)», что подтверждается свидетельством о регистрации авторского права № С-2011-010953-2, выданным Комиссией по авторскому праву Кореи от 27.09.2016 г.           

Как следует из искового заявления,     ответчик реализовывал товар с техническими признаками контрафактности  в нескольких торговых точках:

1. В ходе закупки, произведенной 15.05.2019 г. в торговой точке, расположенной вблизи адреса: 

<

...>, установлен факт продажи контрафактного товара (конструктор) (далее - товар № 1).

В подтверждение продажи был выдан чек:

Наименование продавца: ИП ФИО1.

Дата продажи: 15.05.2019 г.

ИНН продавца: 540133112030.

На товаре № 1 содержится обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком: № 1 213 307 («ROBOCAR POLI»).

Также, на товаре № 1 имеется следующее изображение: изображение произведения изобразительного искусства - изображение персонажа «ROBOCAR POLI (ROY) (Робокар Поли (Рой)».

2.В ходе закупки, произведенной 19.05.2019 г. в торговой точке, расположенной вблизи адреса: 

<

...>, установлен факт продажи контрафактного товара (конструктор) (далее - товар № 2).

В подтверждение продажи был выдан чек: Наименование продавца: ИП ФИО1. Дата продажи: 19.05.2019 г. в 15:41. ИНН продавца: 540133112030.

На товаре № 2 содержится обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком: № 1 213 307 («ROBOCAR POLI»).

Также, на товаре № 2 имеется следующее изображение: изображение произведения изобразительного искусства - изображение персонажа «ROBOCAR POLI (HELLY) (Робокар Поли (Хэлли)».

3.В ходе закупки, произведенной 21.05.2019 г. в торговой точке, расположенной вблизи адреса: 

<

...>,установлен факт продажи контрафактного товара (конструктор) (далее - товар № 3).

В подтверждение продажи был выдан чек: Наименование продавца: ИП ФИО1. Дата продажи: 21.05.2019 г. ИНН продавца: 540133112030.

На товаре № 3 содержится обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком: № 1 213 307 («ROBOCAR POLI»).

Также, на товаре № 3 имеется следующее изображение: изображение произведения изобразительного искусства - изображение персонажа «ROBOCAR POLI (POLI) (Робокар Поли (Поли)».

4.В ходе закупки, произведенной 29.05.2019 г. в торговой точке, расположенной вблизи адреса: 

<

...>, установлен факт продажи контрафактного товара (кофта) (далее - товар № 4).

В подтверждение продажи был выдан чек: Наименование продавца: ИП ФИО1. Дата продажи: 29.05.2019 г. ИНН продавца: 540133112030.

На товаре № 4 имеется следующее изображение: изображение произведения изобразительного искусства - изображение персонажа «ROBOCAR POLI (HELLY) (Робокар Поли (Хэлли)».

Факт реализации указанного товара подтверждается фискальными  чеками от соответствующих дат (15.05.2019, 19.05.2019, 21.05.2019 и 29.05.2019), наличием в материалах дела спорного товара и видеосъемкой процесса покупки, произведённой в целях самозащиты гражданских прав в соответствии со статьями 12-14  Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истец утверждает, что  исключительные права на распространение данных объектов интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации принадлежат «ROI VISUAL Co., Ltd.» («РОИ ВИЖУАЛ Ко., Лтд.») и ответчику не передавались.

Спорный товар классифицируется как «игрушка» и относится к 28 классу МКТУ (конструкторы) и 25 классу МКТУ (кофта) – «одежда».

Полагая, что фактом предложения к продаже в розничной торговой сети нарушены принадлежащие истцу права на товарные знаки и изображения, истец    направил в адрес ответчика претензии №№ 47433, 47434, 47435 и 47436  с требованием уплаты компенсации за нарушение  исключительных имущественных прав на товарные знаки и изображения, которые ИП  ФИО1  оставлены без ответа и удовлетворения.

Отказ ответчика от уплаты компенсации за нарушение  исключительных имущественных прав на товарный знак явилось основанием для обращения за судебной защитой с рассматриваемыми требованиями. 

          Определив предмет доказывания в рамках настоящего дела, проанализировав доводы истца, сопоставив их с нормами действующего законодательства, проверив их обоснованность, арбитражный суд пришел к убеждению о  правомерности требований истца в полном объёме, при этом суд исходит из следующего:   

В силу пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации   произведения науки, литературы, искусства являются результатами интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственностью).

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если указанным Кодексом не предусмотрено иное (статья 1233). 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Как следует из положений статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (статья 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации). В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. По смыслу нормы статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Таким образом, средство индивидуализации (товарный знак) может быть не только размещено на товаре, но и выражено в товаре иным способом.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

Произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства также относятся к объектам интеллектуальных, в частности, авторских прав (абзац 7 пункт 1 статья 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем его воспроизведения или переработки (подпункты 1 и 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ).

Воспроизведением персонажа признается изготовление экземпляра, в котором используется, например, текст, содержащий описание персонажа, или конкретное изображение (например, кадр мультипликационного фильма), или индивидуализирующие персонажа характеристики (детали образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют его и делают узнаваемым). В последнем случае воспроизведенным является персонаж и при неполном совпадении индивидуализирующих характеристик или изменении их несущественных деталей, если несмотря на это такой персонаж сохранил свою узнаваемость как часть конкретного произведения (например, при изменении деталей одежды, не влияющих на узнаваемость персонажа).

В отношении персонажа произведения не используется понятие сходства до степени смешения. Наличие внешнего сходства между персонажем истца и образом, используемым ответчиком, является лишь одним из обстоятельств, учитываемых для установления факта воспроизведения используемого произведения (его персонажа).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

 Как следует из правовой позиции  Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 162 постановления Пленума № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

- используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

- длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

- степень известности, узнаваемости товарного знака;

- степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

- наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга. 

При проведении сравнительного анализа спорного рисунка на товаре и товарного знака на предмет установления их сходства до степени смешения применяются критерии, содержащиеся, в частности, в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утверждённых приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 и Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила ТЗ).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При этом, в соответствии с пунктом 41 Правил № 482  обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор. 

В ходе исследования доказательств судом осуществлен просмотр представленных истцом материалов, просмотр видеозаписи, представленной в материалы дела на компьютерном диске.

Видеозаписями от  15.05.2019, 19.05.2019, 21.05.2019 и 29.05.2019 зафиксирован  факт продажи в торговых точках, принадлежащих ИП  ФИО1 игрушки, на которых содержится обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 1 213 307 («ROBOCAR POLI» и изображение произведения изобразительного искусства – изображение персонажа «ROBOCAR POLI (ROY) (Робокар Поли (Рой)», изображение персонажа «ROBOCAR POLI (HELLY), изображение персонажа «ROBOCAR POLI (POLI) (Робокар Поли (Поли)».

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, Компания ROI VISUAL Co., Ltd. («РОИ ВИЖУАЛ Ко., Лтд.») является правообладателем товарного знака № 1 213 307. 

В Международный реестр товарных знаков, зарегистрированных в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 28.06.1989 и протоколом к нему, внесена запись о регистрации за правообладателем товарного знака в виде стилизованного изображения логотипа «ROBOCAR POLI» от 26.04.2013, что подтверждено свидетельством Всемирной организации интеллектуальной собственности N 1 213 307. Товарный знак N 1 213 307 (логотип «ROBOCAR POLI») имеет правовую охрану, в том числе в отношении 28 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), включающего такие товары, как «игрушки».

В материалы дела представлена копия выписки из Международного реестра товарных знаков о регистрации товарного знака № 1 213 307 (логотип «ROBOCAR POLI») с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Информация о наличии регистрации данного товарного знака № 1 213 307 имеется на официальном сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp.Срок правовой охраны данного товарного знака установлен до 26.04.2023. 

Республика Корея является членом Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27.06.1989 (указание на членство Республики Кореи также содержится в информационной выписке, представленной ответчиком).

Согласно статье 1 указанного Протокола, государства - участники настоящего Протокола, даже если они не являются участниками Мадридского соглашения о международной регистрации знаков, являются членами того же Союза, что и страны - участницы Мадридского соглашения. Следовательно, право на защиту товарного знака членов Протокола к Мадридскому соглашению, равнозначно право на защиту, предусмотренного для членов Мадридского соглашения.

Кроме того, компания обладает исключительными правами на объекты авторского права - произведения изобразительного искусства:

- изображение персонажа «ROBOCAR POLI» (POLI) (Робокар Поли (Поли)», что подтверждено свидетельством о регистрации авторского права № С-2011-010950-2, выданным Комиссией по авторскому праву Кореи от 27.09.2016;

- изображение персонажа «ROBOCAR POLI» (ROY) (Робокар Поли (Рой)», что подтверждено свидетельством о регистрации авторского права № С-2011-010951-2, выданным Комиссией по авторскому праву Кореи от 27.09.2016; 

- изображение персонажа «ROBOCAR POLI» (HELLY) (Робокар Поли (Хэлли)», что подтверждено свидетельством о регистрации авторского права № С-2011-010953-2, выданным Комиссией по авторскому праву Кореи от 27.09.2016. 

Из материалов дела следует, что Компании стало известно, что в ходе закупки, произведенной представителем 15.05.2019,19.05.2019, 21.05.2019 и 29.05.2019 в торговых точках г. Новокузнецка   осуществлены факты продажи ответчиком контрафактного товара (игрушек).

В подтверждение продажи спорного товара ответчиком были выданы чеки, содержащие ФИО продавца: ИП ФИО1, даты продажи, ИНН продавца: 540133112030, совпадающий с ИНН ИП ФИО1, содержащимся в Выписке из реестра индивидуальных предпринимателей. 

 Применительно к спорной правовой ситуации, исключительные права истца на спорные изображения персонажей, а также товарный знак «ROBOCAR POLI» подтверждены.

В свою очередь, ответчиком не представлены доказательства наличия у него прав на использование названных произведений изобразительного искусства и товарного знака.

В то же время предприниматель осуществлял реализацию товара с изображением товарного знака и персонажей, исключительные права на которые принадлежат истцу, что подтверждено представленными в материалы дела чеками, содержащие наименование продавца: ИП ФИО1, даты продажи: 15.05.2019, 19.05.2019, 21.05.2019 и 29.05.2019, ИНН продавца: 540133112030, совпадающий с ИНН ИП ФИО1, содержащимся в Выписке из реестра индивидуальных предпринимателей, а также диском с видеосъемкой факта продажи товара, проданным ответчиком товаром - игрушками.

Видеозаписи на диске отображают факт покупки товара, местонахождение, вид торговых точек ответчика, процесс выбора приобретаемого товара, процесс его оплаты, выдачи чека и внешний вид приобретенного товара, соответствующий представленному в материалы дела товару.

На товаре содержится обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 1 213 307 («ROBOCAR POLI»).

На товаре также имеются следующие изображения: изображение персонажа «ROBOCAR POLI» (POLI) (Робокар Поли (Поли)», изображение персонажа «ROBOCAR POLI» (ROY) (Робокар Поли (Рой)»,   изображение персонажа «ROBOCAR POLI» (HELLY) (Робокар Поли (Хэлли)».    

Правомерность использования товарных знаков может быть подтверждена согласно статье 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации лицензионным договором либо выпиской из него.

По правилам статьи 1485 Гражданского кодекса Российской Федерации на лицензионной продукции правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы «R» или латинской буквы «R» в окружности либо словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак» и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации.

Правомерность использования произведений изобразительного искусства может быть подтверждена согласно статье 1285 Гражданского кодекса Российской Федерации лицензионным договором либо выпиской из него.

Ответчик документов, подтверждающих правомерность использования объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих истцу, не представил.  

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Абзацем третьим этого пункта определено, что, если иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Таких доказательств ответчик не представил.

В силу статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке.

Следовательно,   приобретая товар, а затем, реализуя его в розничной сети, ответчик принял все риски, связанные с введением в оборот данного товара.

Согласно пункту 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из пункта 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), в силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных  Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Учитывая, что ответчиком допущено 6 нарушений исключительных прав истца, Компания в рамках рассматриваемого дела потребовала взыскания с ответчика компенсации  в размере 120 000 руб., по 20 000 руб. за каждый факт нарушения исключительных прав истца (за каждый размещенный на товаре объект) на каждом приобретенном товаре.

Приобретение спорных товаров в трех разных торговых точках свидетельствует о масштабности реализации контрафактной продукции, систематичности и неоднократности такого нарушения.

Согласно пункту 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права.

Следовательно, при определении размера компенсации расчет производится исходя из общего количества объектов интеллектуальной собственности на каждом из реализованных товаров в независимости от их повторения.

Исходя из позиции Конституционного Суда Российской Федерации, размер компенсации должен выполнять превентивную функцию.

Ответчик ранее предупреждался о запрете реализации контрафактной продукции и недопустимости нарушения исключительных прав третьих лиц. 

Кроме того, еще в 2018 году ответчик дважды был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ за незаконное использование чужого товарного знака, что подтверждается решением Арбитражного суда Кемеровской области от 05.02.2018 года по делу № А27-27584/2017, а также по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), что подтверждается решением Арбитражного суда Кемеровской области от 24.08.2018 года по делу № А27-12517/2018.

Согласно указанным решениям ответчик был привлечен к административной ответственности за использование чужого товарного знака. Несмотря на привлечение к административной ответственности за использование чужого товарного знака, Ответчик не прекратил указанную деятельность и продолжил реализацию контрафактной продукции в принадлежащих ему торговых точках.

19.03.2013 г. Entertainment One UK Limited обратилось в суд с исковыми требованиями о нарушении исключительных прав по делу № А45-2567/2019. В рамках указанного дела сторонами были заключено мировое соглашение со снижением размера компенсации до 30 000 рублей за незаконное использование товарных знаков Entertainment One UK Limited. Производство по делу было прекращено, ответчик повторно был извещен о недопустимости реализации контрафактной продукции и необходимости регулярной проверки закупаемой продукции на ее контрафактность.

Тем не менее, ответчик продолжил незаконное использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые ему не передавались.

15.05.2019 г. в торговой точке, расположенной вблизи адреса: 

<

...>, а также 19.05.2019 г. и 29.05.2019 г. в торговой точке, расположенной вблизи адреса: 

<

...>, и 21.05.2019 г. в торговой точке, расположенной вблизи адреса: 

<

...>, установлены факты нарушения прав истца на объекты интеллектуальной собственности, ответчиком были реализованы различные группы товаров (конструкторы, одежда) с обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца, а также изображениями произведений изобразительного искусства, хотя права на использования указанных объектов ответчику не передавались.

Соответственно, минимальный размер компенсации (по 10 000 руб. за каждое нарушение на каждом товаре) в спорной правовой ситуации не выполняет превентивную функцию и является недостаточным для пресечения нарушения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. 

В связи с этим  суд полагает убедительной позицию истца, основанную на требовании компенсации   по 20 000 руб. за каждый объект на каждом из приобретенных товаров.

Кроме того, юридическое значение для определения размера компенсации имеет тот факт, что спорные товары были приобретены в трех разных торговых точках, каждая из которых является  крупной, занимает значительную площадь, имеет высокую покупательскую проходимость в здании торгового центра. В торговых точках представлен широкий ассортимент детских игрушек и детской одежды, в том числе на видеозаписях зафиксировано, что спорные товары во всех точках были представлены не в единственном экземпляре, также в продаже имелись иные товары, на которых нанесены обозначения, сходные до степени смешения с объектами интеллектуальной собственности других правообладателей. Также сетевой характер торговых точек свидетельствует о значительности допущенного нарушения, так как указанные торговые точки имеют высокую покупательскую проходимость, большие обороты, следовательно, и больший уровень выручки (дохода).

Суд принимает доводы истца со ссылкой на то, что торговые точки ответчика расположены в разных городах, что свидетельствует о масштабности осуществляемой   ответчиком   предпринимательской   деятельности,   торговые   точки ответчика образуют торговую сеть, расположенную на территории Кемеровской области. Спорные товары были приобретены в трех разных торговых точках, расположенных в г. Новокузнецке. Кроме того, из решения Арбитражного суда Кемеровской области от 05.02.2018 года по делу № А27-27584/2017 и определения Арбитражного суда Новосибирской области от 19.03.2019 г. по делу № А45-2567/2019 усматривается, что ответчиком также осуществляется реализация контрафактных товаров в торговой точке, расположенной по адресу: 

<

...>.

Таким образом, ответчик имеет 4 крупные торговые точки, расположенные в разных городах. При этом   все точки расположены в крупных торговых центрах, образуют целую сеть, имеют большую площадь, огромный выбор товара, в том числе детских игрушек и одежды, а также большую привлекательность для покупателей за счет пониженной цены, а в следствии и высокую покупательскую проходимость.

Следовательно, ответчик осознано продолжил заниматься указанной деятельностью, размер назначенного штрафа и компенсации не выполнили превентивной функции, а ответчик не прекратил нарушение исключительных прав правообладателей, что свидетельствует о грубом характере допущенных нарушений и повышенной общественной опасности совершенного деяния.

Осуществление продажи контрафактных товаров создает конкуренцию лицензионному товару, в том числе за счет более низкой цены, снижается инвестиционная привлекательность интеллектуальной собственности для лицензиатов из-за широкого распространения контрафактной продукции, у потребителя создается ложное представление о качестве товара, о правообладателе, а реализация контрафактных товаров детского ассортимента характеризуется повышенной общественной опасностью.

Заявленная компенсация является обоснованной в силу следующих обстоятельств:

- наличие в розничных магазинах контрафактных товаров по демпинговым ценам ведет к расторжению действующих лицензионных контрактов и невозможности поиска Правообладателем новых партнеров;

- потребители вводятся в заблуждение относительно спорной продукции, поскольку данная продукция произведена не правообладателем, не лицензиатами правообладателя и введена в гражданский оборот неправомерно;

- правообладатель теряет прибыль, поскольку рынок насыщается неправомерно введённой в гражданский оборот продукцией, приобретая которую, потребители, таким образом, отказываются от приобретения продукции, правомерно изготовленной лицензиатами правообладателя либо непосредственно правообладателем.

В силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности. 

При определении размера компенсации судом приняты во внимание   характер допущенного нарушения, объем предложений о продаже товаров, способ предложения товаров к продаже. 

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 64 постановления от 23.04.2019 № 10, положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в частности, когда одним действием нарушены права на: несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: музыкальное произведение и его фонограмма; произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение; товарный знак и наименование места происхождения товара; товарный знак и промышленный образец; несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, не связанных между собой (например, в случае продажи одним лицом товара с незаконно нанесенными на него разными товарными знаками или распространения материального носителя, в котором выражено несколько разных экземпляров произведений).

         Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

         Ответчик не воспользовался процессуальным правом а обращение к суду с ходатайством о снижении размера компенсации, что по правилам статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повлекло наступление неблагоприятных последствий несовершения процессуального действия.

Применительно к спорной правовой ситуации суд не усматривает возможности  применения положений абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснений, данных в постановлении от 13.12.2016 № 28-П,  и полагает разумным требуемый истцом размер компенсации: -    60 000 руб. компенсации за 3 случая нарушения исключительного права на товарный знак № 1 213 307 («ROBOCAR POLI»); 20 000 руб. компенсации за 1 нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа «ROBOCAR POLI (POLI) (Робокар Поли (Поли)»; 20 000 руб. компенсации за 1 нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа «ROBOCAR POLI (ROY) (Робокар Поли (Рой)»;  20 000 руб. компенсации за 1 нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа «ROBOCAR POLI (HELLY) (Робокар Поли (Хэлли)».

Истцом также заявлено о взыскании с ответчика  1653,00 руб. - стоимость контрафактных товаров. Обоснованность такого требования подтверждается пунктом 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 года, где отражено расходы по приобретению контрафактных товаров необходимы для реализации права на обращение в суд и 219,54 руб. почтовых расходов за отправку претензии и искового заявления, что подтверждается квитанциями Почты России.

Учитывая, что указанные расходы понесены истцом, доказательства их несения имеются в материалах дела, последние подлежат возмещению за счёт ИП ФИО1 на  основании статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины, понесенные истцом при обращении за судебной защитой, подлежат возмещению за счет ответчика в сумме 4600 руб. 

         Руководствуясь статьей 110,  частью 5 статьи 170, статьей 229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  

                                                    Р Е Ш И Л:

исковые требования  удовлетворить. 

Взыскать с  индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 309540120200090) в пользу «ROI VISUAL Co., Ltd.» («РОИ ВИЖУАЛ Ко., ЛТД») 60 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 1 213 307 («ROBOCAR POLI»); 20 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа «ROBOCAR POLI (POLI) (Робокар Поли (Поли)»; 20 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа «ROBOCAR POLI (ROY) (Робокар Поли (Рой)»;  20 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа «ROBOCAR POLI (HELLY) (Робокар Поли (Хэлли)»; 1653,00 руб. стоимости вещественных доказательств – товаров, приобретенных у Ответчика; 219,54 руб. почтовых расходов; 4 600 руб. государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья

С.Ф. Шевченко