Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-60249/2019

24 сентября 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  03 сентября 2020 года. Полный текст решения изготовлен  24 сентября 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Нефедовой А.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску:

истец: индивидуальный предприниматель ФИО2 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "РегионХаусСтрой Санкт-Петербург" 

1) о признании промышленного образца истца, защищенного патентом на промышленный образец "Домокомплект" № 113370 от 26.02.2019 г., использованным в изделиях, изготовленных ответчиком. 

2) о признании использование ответчиком принадлежащего истцу комбинированного товарного знака (знака обслуживания) в отношении 06, 19, 35, 37 и 42 класса МКТУ согласно свидетельству № 701132 от 28.02.2019 г. 

3) о признании незаконными действий ответчика по изготовлению, хранению, предложению к продаже, рекламе, продаже на территории РФ и иному вводу в хозяйственный оборот на территории РФ изделий, в которых использованы промышленный образец и товарный знак истца 

4) о запрете ответчику осуществлять изготовление, предложение к продаже, рекламу, продажу на территории РФ, хранение в указанных целях, ввоз на территорию РФ и любой иной ввод в хозяйственный оборот на территории РФ изделий, в которых использованы промышленный образец и товарный знак истца 

5) об обязании ответчика за свой счет изъять из продажи на всей территории РФ изделия, в которых использованы промышленный образец и товарный знак истца, а также опубликовать решение суда по настоящему исковому заявлению в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

6) о взыскании упущенной выгоды в размере 12 340 000 руб.

при участии

согласно протоколу судебного  заседания  от  03.09.2019

установил:

Истец -  индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – Предприниматель),  обратился в Арбитражный  суд города Санкт-Петербурга  и Ленинградской  области с  иском к ответчику -  обществу с ограниченной ответственностью "РегионХаусСтрой Санкт-Петербург"  (далее – ООО "РегионХаусСтрой Санкт-Петербург",  Общество)  со  следующими требованиями:

1) о признании промышленного образца истца, защищенного патентом на промышленный образец "Домокомплект" № 113370 от 26.02.2019 г., использованным в изделиях, изготовленных ответчиком. 

2) о признании использование ответчиком принадлежащего истцу комбинированного товарного знака (знака обслуживания) в отношении 06, 19, 35, 37 и 42 класса МКТУ согласно свидетельству № 701132 от 28.02.2019 г. 

3) о признании незаконными действий ответчика по изготовлению, хранению, предложению к продаже, рекламе, продаже на территории РФ и иному вводу в хозяйственный оборот на территории РФ изделий, в которых использованы промышленный образец и товарный знак истца 

4) о запрете ответчику осуществлять изготовление, предложение к продаже, рекламу, продажу на территории РФ, хранение в указанных целях, ввоз на территорию РФ и любой иной ввод в хозяйственный оборот на территории РФ изделий, в которых использованы промышленный образец и товарный знак истца 

5) об обязании ответчика за свой счет изъять из продажи на всей территории РФ изделия, в которых использованы промышленный образец и товарный знак истца, а также опубликовать решение суда по настоящему исковому заявлению в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

6) о взыскании упущенной выгоды в размере 12 340 000 руб.

Ответчик представил отзыв, в  удовлетворении иска просил отказать.

Истцом заявлено ходатайство  о вызове в качестве свидетелей: ФИО3, ФИО4, ФИО5, которые  заключили  договор с ответчиком  и могут подтвердить факт использования товарного знака без разрешения правообладателя.

Ответчик возражал против удовлетворения данного  ходатайства.

Согласно статье 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) по ходатайству лица, участвующего в деле, арбитражный суд вызывает свидетеля для участия в арбитражном процессе. Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его фамилию, имя, отчество и место жительства.

В соответствии со статьей 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Между тем показаниями указанных истцом лиц, исходя из заявленных в настоящем деле требований, не могут быть установлены обстоятельства, имеющие значение для дела. Следовательно, основания для вызова свидетелей отсутствуют.

Представители сторон  поддержали  заявленные требования/возражения. 

В соответствии со статьей 1252  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее  -  ГК РФ)  защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Согласно пункту 1 статьи 1229   ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, при этом правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

В силу пункта 1 статьи 1349  ГК  РФ  объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к промышленным образцам.

Согласно пункту 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1354  ГК  РФ  патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 2 статьи 1354   ГК РФ  охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели.  Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376). Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец (пункт 3 статьи 1354 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1358   ГК  РФ  патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229  ГК  РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи. 

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с п. 3. ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из  материалов дела и установлено судом,  предприниматель ФИО2  является производителем и поставщиком индивидуальных жилых строений - сборных домокомплектов. Истец использует собственные уникальные разработки для производства востребованных на российском рынке индивидуальных жилых строений - сборных домокомплектов. 

Патентные права Предпринимателя  на используемые им промышленные образцы и товарный знак защищены патентом и свидетельством, в частности: 

- на промышленный образец "Домокомплект", что подтверждается патентом № 113370 от 26.02.2019г.,

- на комбинированный товарный знак (знак обслуживания) в отношении 06, 19, 35, 37 и 42 класса МКТУ, что подтверждается свидетельством № 701132 от 28.02.2019г.

Из искового  заявления усматривается,  что истцом обнаружено, что на сайте http://ecocomplectspb.ru , содержащего контакты ООО "РегионХаусСтрой Санкт-Петербург", на интернет-странице http://vk.com/ecocomplect_spb, на интернет-странице http://www.instagram.com/ecocomplect_spb  без разрешения правообладателя при предложении к продаже и строительству индивидуальных жилых строений - сборных домокомплектов - используются обозначения сходные с товарным знаком правообладателя, а именно:

- в доменном имени сайта используется словесный элемент товарного знака правообладателя ecocomplect;

- на всех страницах сайта в верхнем левом углу используется словесный элемент товарного знака правообладателя ecocomplect;

- в адресе электронной почты, размещённом на сайте используется словесный элемент товарного знака правообладателя ecocomplect;

- в адресе страницы профиля ВК используется словесный элемент товарного знака правообладателя ecocomplect;

- на всех страницах профиля ВК используется словесный элемент товарного знака правообладателя ecocomplect;

- в адресе сайта, размещённого на странице профиля ВК, используется словесный элемент товарного знака правообладателя ecocomplect;

- в адресе страницы профиля Инстаграм используется словесный элемент товарного знака правообладателя ecocomplect;

- на всех страницах профиля Инстаграм используется словесный элемент товарного знака правообладателя ecocomplect;

- в адресе сайта, размещённого на странице профиля Инстаграм, используется словесный элемент товарного знака правообладателя ecocomplect. 

Указанные обстоятельства зафиксированы в нотариальном протоколе осмотра информации письменный доказательств 77 АГ 0433728 от 29.03.2019г. 

Также Предпринимателем выявлено, что Общество без согласия правообладателя осуществляло изготовление, предложение к продаже, продажу, хранение изделий, в которых ответчик без разрешения истца использовал принадлежащие последнему промышленный образец и товарный знак (далее - Контрафактные изделия), что подтверждается договором № 07/12 от 07.12.2018г. с ФИО6, договором № 12/12 от 12.12.2018 г. с ФИО4, подписанными со стороны ООО "РегионХаусСтрой Санкт-Петербург" (стоимость работ и услуг по договору № 07/12 от 07.12.2018г. составляет 2 801 000 руб., стоимость работ и услуг по договору № 12/12 от 12.12.2018г. составляет 3 039 000 руб.).

Истец указывает, что заключение подобных договоров с покупателями домокомплектов производится ответчиком в офисе, расположенном в выставочном образце предлагаемого к продаже домокомплекта. Данный домокомплект в точности повторяет промышленный образец, запатентованный истцом. Кроме того, ответчик использует товарный знак истца (размещен на выставочном доме). Данный домокомплект должен быть размещен в соответствии с условиями договора между  сторонами, который так и не был заключен. Между Предпринимателем и  Обществом  был заключен предварительный договор, срок действия которого истек. При этом, сумма уплаченных денежных средств в соответствии с условиями предварительного договора № 190322 от 22.03.2019 г. должна была составить 6 500 000 руб.

 Таким образом, истец полагает,  что упущенная выгода правообладателя составляет 2 801 000 руб. + 3 039 000 руб. 6 500 000 руб. = 12 340 000 руб.

12 апреля 2019г. в адрес ответчика правообладателем направлена претензия о нарушении исключительных прав на промышленный образец и товарный знак, к которой приложен протокол нотариального осмотра официального сайта ООО "РегионХаусСтрой Санкт-Петербург", подтверждающий незаконное использование Обществом патентных прав истца,  в которой Предприниматель потребовал немедленно прекратить производство, продажу и иное введение в гражданский оборот на территории РФ, равно как и перевозку и хранение с этой целью контрафактных товаров.

Поскольку  претензия истца оставлена ответчиком без  ответа и  удовлетворения, полагая, что действия ответчика нарушают исключительные права истца на промышленный образец и товарный знак, наносят ущерб деловой репутации правообладателя, а также негативно сказываются на продажах оригинальной продукции на российском рынке,  Предприниматель обратился с настоящим  иском  в арбитражный суд.

Ответчик, возражая против  требований истца, сослался на  то, что защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть произведена лишь после даты государственной регистрации промышленного образца и выдачи патента, то есть в рассматриваемом случае в период с 26 февраля 2019 года. 

Ранее указанной даты, по мнению  ответчика,  защита исключительного права на промышленный образец, удостоверенного патентом на промышленный образец № 113370,   не осуществляется.  

Договор № 07/12 от 07 декабря 2018 года с ФИО6 и договор № 12/12 от 12 декабря 2018 года с ФИО4 касаются периода до даты государственной регистрации и выдачи патента на промышленный образец № 113370 – 26 февраля 2019 года, в связи с чем, не могут свидетельствовать о нарушении прав истца.

Согласно пункту 1.4. предварительного договора 190322 от 22 марта 2019 года,   если до истечения срока действия договора отлагательное условие (пункт 1.3) не наступит, договор прекращает свое действие, все права и обязанности/ обязательства по договору являются не возникшими. Поскольку отлагательное условие, как  считает  ответчик,  не наступило, что не оспаривается и истцом, так как основной договор не был заключен между сторонами, то предварительный договор,  по мнению Общества,  не может свидетельствовать о нарушении прав Предпринимателя.

Ответчик в  отзыве акцентирует внимание на том, что инициатором заключения предварительного договора являлся сам истец, что подтверждается протоколом осмотра доказательств от 28 августа 2019 года (бланки 78 АБ 6233971, 78 АБ 6233972): страница 4, сообщение от 24 декабря 2018 года от истца "Я предлагаю забрать твой выставочный дом за 5 млн…", что предварительный договор заключен с ООО "Экокомлект", ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>,  которое  по данным единого государственного  реестра юридических лиц зарегистрировано 18 декабря 2018 года, участниками  которого с момента создания являлись:  истец с долей участия 94 % и ФИО7 с долей участия 6 %, который с 08 мая 2019 года является генеральным директором  данного Общества.

Предварительный договор подписан 22 марта 2019 года ФИО7, на основании доверенности от 20 марта 2019 года, выполненной на бланке 77 АГ 0637665, удостоверенной ФИО8, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы -  ФИО9, зарегистрированной в реестре: № 77/797-н/77-2019-5-1178. 

Из содержания доверенности следует, что по состоянию на 20 марта 2019 года генеральным директором ООО "Экокомплект" являлся истец, действовавший на основании Устава и протокола № 1 от 13 декабря 2018 года. 

Предметом предварительного договора являлся домокомплект (выставочный дом), в отношении которого Предприниматель ходатайствовал о наложении ареста.

Исходя из  приведенных обстоятельств,  ответчик считает, что истец, инициировавший переговоры в отношении указанного домокомплекта, а также заключение предварительного договора явно злоупотреблял правом, так как не имел каких-либо добросовестных целей (в материалы настоящего дела не представлены доказательства исполнения ООО "Экокомплект" отлагательных условий согласно пункту 1.3. договора (оформления прав аренды на земельный участок, на котором расположен домокомплект), с которыми связано возникновение прав и обязанностей сторон по предварительному договору), но имел намерение, как полагает ответчик,  использовать указанный предварительный договор для предъявления настоящего иска.

Не  согласился ответчик и с  утверждением истца  о  том, что его права нарушены размещением товарного знака на выставочном доме.  Общество ссылается  на то, что ответчик приобрел спорный выставочный дом (домокомплект) у ФИО10, который, в свой очередь, приобрел его у истца по договору купли-продажи № 1 от 19 июня 2017 года, при этом стоимость составила 1 680 000 руб. Таким образом, полает ответчик,  произошло исчерпание исключительного права истца.

Помимо этого, ответчик  обратил внимание на  то,  что согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 701132 приоритет товарного знака – 20 декабря 2018 года, дата государственной регистрации в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации – 26 февраля 2019 года,  домокомплект (выставочный образец) с товарным знаком  приобретен у истца 19 июня 2017 года, товарный знак зарегистрирован 26 февраля 2019 года, в связи с чем, этот домокомплект не может свидетельствовать о нарушении прав истца.

Кроме того, ответчик утверждает, что не использует товарный знак истца, в подтверждение тому ссылается на протоколы осмотра доказательств от 28 августа 2019 года (бланки 78 АБ 6233969, 78 АБ 6233970) и  от 28 августа 2019 года (бланки 78 АБ 6233975, 78 АБ 6233976).

Согласно статье 1363  ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющий это право патент действуют при условии соблюдения требований, установленных этим кодексом, с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или в случае выделения заявки (пункт 4 статьи 1381) с даты подачи первоначальной заявки: двадцать лет - для изобретений; десять лет - для полезных моделей; пять лет - для промышленных образцов.

Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена только после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента.

Таким образом, согласно положениям статей 1363 и 1393 ГК  РФ  защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента, из чего следует вывод о том, что патентообладатель может запрещать использование запатентованного объекта только после выдачи патента, которая сопровождается внесением сведений о выданном патенте в соответствующий государственный реестр с одновременной публикацией указанных сведений в официальном бюллетене Роспатента.

Защита права после регистрации, но в отношении действий, совершенных в период до регистрации, не осуществляется. Природа исключительного права и заключается в том, что правообладатель знакомит неограниченный круг лиц со своим объектом исключительного права, а взамен приобретает монопольное право на использование этого объекта.

Согласно положениям статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. Данный принцип исчерпания права означает, что истец не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Суд, оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71  АПК РФ, в том числе с учетом представленных ответчиком доказательств, пришел к выводу о недоказанности истцом факта использования ответчиком авторских или патентных прав истца в целом или в какой-то части в том смысле, в каком это оговорено в нормах ГК РФ об авторском праве и о патентном праве, а также совокупности условий, необходимых для удовлетворения требований  истца о взыскании убытков в виде упущенной выгоды.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Судья                         Нефедова А.В.