ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27 

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А32-54589/2022

город Ростов-на-Дону

24 июня 2024 года

15АП-5859/2024

 

Резолютивная часть постановления объявлена 13 июня 2024 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Фахретдинова Т.Р.,

судей Абраменко Р.А., Мельситовой И.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Чекуновой И.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Элит Лига-Региональная Организация Сетевых Столовых"

на решение Арбитражного суда Краснодарского края

от  5 марта 2024 года по делу № А32-54589/2022 

по иску общества с ограниченной ответственностью "Элит Лига-Региональная Организация Сетевых Столовых" (ИНН 

<

***>)

к ответчику: индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН 

<

***>),

при участии третьих лиц: общества с ограниченной ответственностью "Ковчег", общества с ограниченной ответственностью "Хрустящий",

о взыскании компенсации,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Элит Лига-Региональная Организация Сетевых Столовых" обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании  компенсации за нарушение права на товарный знак.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 05.03.2024 исковые требования удовлетворены частично. Суд запретил индивидуальному предпринимателю ФИО1 использовать наименование "Шашлычный двор", сходное до степени смешения с товарным знаком N 364388, в отношении оказания услуг общественного питания, в том числе путем запрета использования указанного наименования на вывесках, в рекламе, на форменной одежде сотрудников, в меню, в чеках.

Суд взыскал с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Элит лига - Региональная организация сетевых столовых"  сумму компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 320 000 руб., судебные издержки в размере 3485,55 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано. Судебный акт мотивирован тем, что отыскиваемый истцом размер компенсации 2 051 013 рублей является чрезмерным. Суд исходил из того, что ответчик использует товарный знак 4 способами (кроме использования в доменном имени сайта).

Общество с ограниченной ответственностью "Элит Лига-Региональная Организация Сетевых Столовых" обжаловало решение суда первой инстанции в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и просит  решение суда в части отказа в удовлетворении иска отменить и в указанной части взыскать с ответчика компенсацию в размере 2 051 013 рублей. Заявитель апелляционной жалобы указывает, что суд не рассмотрел заявление истца об увеличении размера присуждения до 2 051 013 рублей, чем нарушил нормы процессуального права. Указание суда, что он считает возможным рассмотреть требование в первоначально заявленном размере, противоречат ст.49 АПК РФ, поскольку только истцу принадлежит право увеличивать размер исковых требований. Суд первой инстанции поставил правонарушителя в более выгодное положение, поскольку истец за три года пользования правом заплатит сумму большую, чем нарушитель. Суд необоснованно снизил размер компенсации вопреки позиции Верховного Суда Российской Федерации и критериям, указанным в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П и от 24.07.2020 № 40-П. Таким образом, с учетом использования ответчиком товарного знака сумма присуждения за три года не могла быть менее 960000 рублей.

В судебное заседание арбитражного апелляционного суда стороны и третьи лица не явились, о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы извещены посредством публикации определения суда на сайте арбитражного суда согласно пункту 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 № 57, в связи с чем дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От представителя истца 11.06.2024 поступило ходатайство об участии в судебном заседании посредством веб-конференции ( менее чем за 1 рабочий день до даты судебного заседания). Указанное ходатайство отклонено ввиду нарушения срока подачи соответствующего ходатайства, установленного частью 4 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (не менее 5 рабочих дней) и сформированности графика судебных заседаний.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИТ ЛИГА - РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ СТОЛОВЫХ" (ООО "ЭЛ-РОСС) является правообладателем товарного знака "Шашлычный двор", зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), номер регистрации свидетельства N 364388, дата регистрации 11.11.2008 года, срок действия исключительного права до 20.09.2027, класс МКТУ - 43, перечень услуг - закусочные, кафе, рестораны.

15.08.2022 представителем ООО "ЭЛ-РОСС" был выявлен факт незаконного использования товарного знака "Шашлычный двор" ИП ФИО1

Как считает истец, ответчик владеет заведением, расположенным по адресу: 

<

...>, на здании которого была расположена табличка с надписью "Шашлычный двор", сходная до степени смешения с товарным знаком N 364388, при этом ответчик использовал данное наименование для привлечения внимания потребителей в отношении товаров и услуг, по которым зарегистрирован товарный знак.

Поскольку лицензионный договор с ответчиком, предметом которого являлась бы передача права на использование указанных выше товарного знака истец не заключал, следовательно, ответчик осуществил использование обозначения "ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР" без разрешения правообладателя.

08.07.2022 ООО "ЭЛ-РОСС" заключило лицензионный договор N 08-л-34/2022 с ООО "Ковчег" на право неисключительного использования товарного знака "Шашлычный двор" по свидетельству N 364388, согласно которого, размер лицензионного вознаграждения составляет 200 000 руб. в год. Вышеуказанный лицензионный договор зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (номер государственной регистрации РД0410401 от 06.10.2022), размер вознаграждения выплачен полностью в установленные договором сроки.

На основании изложенного, истец полагая, что нарушены его исключительные права на товарный знак "Шашлычный двор" по свидетельству N 364388, предъявил ко взысканию компенсацию, рассчитанную исходя из следующего:

200 000 руб. (стоимость права использования ТЗ) х 2 (пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ) / 365 дней х 1157 дней = 1 267 945,21 рублей.

За период с 01 июня 2022 года по 10.09.2022 года истец обосновывает размер ссылкой на Заключение специалиста N 29-047/23 от 24.07.2023 в соответствии с которым стоимость права использования товарным знаком составила 214 000 рублей.

214 000 руб. х 2 (пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ) = 428 000 рублей.

За период с 11.09.2022 года по 31.07.2023 года истец обосновывает размер ссылкой на лицензионный договор N 08-л-34/2022 от 08 июля 2022 года, по которому право использования товарного знака оставляет 200 000 рублей в год.

200 000 руб. (стоимость права использования ТЗ) х 2 (пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ) / 365 дней х 324 дня = 355 068,49 руб.

Таким образом, двойной размер стоимости права использования товарного знака за период с 01 апреля 2019 года по 31 июля 2023 года составляет 2 051 013 рублей 70 копеек.

В раках соблюдения досудебного порядка урегулирования спора истцом в адрес ответчика направлено претензионное письмо с требованием прекратить нарушение исключительных прав истца.

Суд первой инстанции правомерно удовлетворил требования в части запрещения ответчику использовать товарный знак, право на который принадлежит истцу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Возражая относительно заявленных исковых требований, ответчик фактически не отрицает обстоятельство использования товарного знака "Шашлычный двор".

Однако, тот факт, что ответчик сменил вывеску с "Шашлычный двор" на "Шашлычный двор у моря" в рамках настоящего дела правового значения не имеет, так как использование в коммерческой деятельности наименования "Шашлычный двор" ответчиком продолжается.

Суд первой инстанции правильно пришел к выводу, что указанное наименование сходно до степени смешения.

При этом судом принимается во внимание однородность услуг 43-го класса МКТУ "закусочные, кафе, рестораны", для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, и деятельности, которую осуществляет ответчик в кафе с использованием вывески "Шашлычный двор".

Кроме того, судом также отмечается, что при сравнении словесного обозначения, содержащегося на вывеске заведения общественного питания ответчика, а также выдаваемых клиентам чеках, с товарным знаком истца установлено визуальное сходство, и, как указал суд, их незначительное различие не влияет на общее восприятие сравниваемых объектов как сходных.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 364388 - "Шашлычный двор".

Запрещение ответчику использовать наименование, сходное со степени смешения, в том числе, на вывесках, в рекламе, на форменной одежде сотрудников, в меню, чеках является соразмерным и направленным на пресечение нарушения или угрозы нарушения субъективного права.

В отношении же суммы присуждения апелляционный суд отмечает следующее.

Как следует из пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из материалов дела следует, что 08.07.2022 ООО "ЭЛ-РОСС" заключило лицензионный договор N 08-л-34/2022 с ООО "Ковчег" на право неисключительного использования товарного знака "Шашлычный двор" по свидетельству N 364388, согласно которого, размер лицензионного вознаграждения составляет 200 000 руб. в год. Вышеуказанный лицензионный договор зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (номер государственной регистрации РД0410401 от 06.10.2022), размер вознаграждения выплачен полностью в установленные договором сроки.

Из представленного в материалы дела лицензионного договора N 08-л-34/2022 от 08.07.2022 следует, что лицензионное вознаграждение в размере 200 000 руб. установлено в отношении 5 способов использования объекта интеллектуальной собственности:

1) Размещение словесного изображения на меню;

2) Размещение словесного изображения на рекламной продукции заведения общественного питания;

3) Размещение словесного изображения на вывеске заведения общественного питания;

4) Размещение словесного изображения на товарных и кассовых чеках заведения общественного питания;

5) Использование словесного изображения в электронном адресе и доменном имен заведения общественного питания.

Необходимо отметить, что представление в суд лицензионного договора не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Само по себе отличие обстоятельств допущенного нарушения от условий лицензионного договора не является основанием для признания указанного договора неотносимым доказательством.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что ответчик использовал товарный знак истца четырьмя способами. Однако указанный вывод суда не соответствует имеющимся в деле доказательствам.

Как следует из фотоматериалов, представленных истцом и видеозаписи, им же представленной ( л.д.20, т.1), изученной апелляционным судом, в указанных фото - и видеоматериалах зафиксированы только использования слов "Шашлычный двор" в наименовании кафе на рекламной вывеске на здании и на табличке ( с указанием адреса и наименования юридического лица) внутри здания. Доказательств того, что товарный знак был размещен на меню, на товарных и кассовых чеках, использовался в электронном адресе и доменном имени ответчика не имеется.

Пояснения представителя истца о том, что ни истец, ни ответчик не оспаривали четыре способа использования, апелляционный суд отклоняет, поскольку наличие или отсутствие способа использования должно объективно быть установлено. Ни представленными фото- видеоматериалами, ни протоколом осмотра, составленным нотариусом, иного способа использования товарного знака, кроме как размещения его на вывеске (снаружи и внутри здания) не установлено.

            Апелляционный суд отмечает, что наружная вывеска не относится к категории использования, установленной договором, в виде использования словесного обозначения в рекламной продукции. В Решении Суда по интеллектуальным правам от 21.02.2020 по делу N СИП-764/2019 к рекламной продукции отнесены пакет, тетрадь, блокнот, листовки, шоколад, маркированные соответствующим товарным знаком.  В постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.09.2019 N Ф07-8764/2019 по делу N А56-103467/2018 к рекламной продукции отнесены рюмки, бутылки, картины с символикой соответствующей продукции.

При таких обстоятельствах у апелляционного суда не имеется оснований для отнесения наружной вывески с указанием "кафе "Шашлычный двор" к категории "использования словесного обозначения в рекламной продукции", установленной договором.

С учетом изложенного, объективно подтверждается только один способ использования ответчиком товарного знака, право на который принадлежит истцу, в виде размещения товарного знака на наружной вывеске и вывеске внутри здания кафе (один способ использования).

Также апелляционный суд принимает во внимание, что ответчик использовала помещение кафе на основании договора аренды нежилого помещения от 01.06.2022, заключенного между предпринимателем ФИО1 и гражданином ФИО3, заключенного на срок до 30.09.2022 (л.д.63-66, т.1).

Ответчик утверждает, что спорная вывеска ею демонтирована в сентябре 2022 года, в обоснование чего ею также представлены фотографии здания кафе, на которых отсутствует наружная вывеска, а также представлены договор от 10.09.2022, заключенный между ООО "Давидовъ" и предпринимателем ФИО1 на демонтаж вывески, акт выполненных работ, фотографии (л.д.36-40, т.2).

Заявление истца о фальсификации указанных доказательств, заявленное в суде первой инстанции, правомерно отклонено судом первой инстанции за отсутствием оснований. По сути истец пытается возложить на суд бремя доказывания юридически значимых обстоятельств. Если он полагает, что в указанных документах отражены сведения, не соответствующие действительности, он вправе был предоставить соответствующие доказательства, подтверждающие факт использования товарного знака после даты, указанной ответчиком.

Доказательств нарушения ответчиком прав истца на товарный знак в период с 11.09.2022 по 27.07.2023 не имеется.

Апелляционный суд отмечает, что в материалах дела имеется акт осмотра составленный нотариусом от 28.07.2023, согласно которому на спорном здании кафе расположено вывеска с наименованием "Шашлычный двор у моря" (л.д.62-72, т.2).

При таких обстоятельствах апелляционный суд находит доказанным факт использования ответчиком чужого товарного знака в период с марта 2019 года по сентябрь 2022 года, а также с 28.07.2023 по 31.07.2022 (дата, указанная в заявлении об уточнении исковых требований - л.д.31, т.2). Факт использования товарного знака с марта 2019 года подтвержден объективно распечаткой соответствующей фотографии, созданной системой Google Maps (Гугул карты), из которой видно, что по состоянию на март 2019 года на указанном здании кафе соответствующая вывеска "Шашлычный двор" уже имелась.

Вместе с тем апелляционный суд отмечает, что ответчик при рассмотрении дела в суде первой инстанции заявил о применении исковой давности (л.д.35, т.1). Исковое заявление направлено в арбитражный суд 25.10.2022 (л.д.39, т.1). Таким образом, период требования до 25.09.2019 года задавнен.

С учетом того, что апелляционный суд находит доказанным только один способ использования товарного знака за период с 25.09.2019 по 10.09.2022, а также за период с 28.07.2023 по 31.07.2023, размер присуждения 320 000 рублей, осуществленный судом первой инстанции, не противоречит закону. Апелляционный суд находит, что сумма, исчисленная из расчета 80 000 рублей (двойная стоимость одного способа использования товарного знака) за 3 года, менее суммы присуждения, осуществленной судом первой инстанции, однако в силу процессуальных ограничений в данном деле решение не может быть изменено.

Поскольку решение суда обжаловано только истцом, а не иными лицами, участвующими в деле, апелляционный суд ограничен процессуальными рамками проверки законности и обоснованности решения. В соответствии с пунктом 23 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2022), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 12.10.2022, положение апеллянта не может быть ухудшено судом апелляционной инстанции относительно того, чего он достиг при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

По тем же основаниям апелляционный суд не может изменить решение суда и в части взыскания государственной пошлины по иску с учетом увеличенной суммы присуждения, поскольку это ухудшило бы положение истца как заявителя апелляционной жалобы. Более того, расчет суммы удовлетворенного иска от указанной суммы увеличенных исковых требований повлек бы и ухудшение положения истца в части присуждения судебных расходов по делу.

Довод апеллянта о нерассмотрении судом первой инстанции его ходатайства об увеличении суммы иска подлежит отклонению. Как усматривается из мотивировочной части решения суда первой инстанции, суд принял указанное уточнение и исходил из того, что истец просит взыскать сумму компенсации в размере 2 051 013 рублей 70 копеек за период с 01.04.2019 по 31.07.2023 (л.д.105, т.2).

Судебная коллегия отклоняет довод апеллянта о необходимости учитывать расчет специалиста № 29-047/23 от 24.07.2023 о стоимости использования товарного знака, поскольку указанный расчет не фиксировал конкретных способов нарушения права на товарный знак, и не имеет значения при наличии лицензионного договора с конкретизацией как способов использования товарного знака, так и цены договора.

При таких обстоятельствах у суда апелляционной инстанции не имеется оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный  суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 05.03.2024 по делу № А32-54589/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в кассационном порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия постановления.

Председательствующий                                                           Т.Р. Фахретдинов

 

Судьи                                                                                             Р.А. Абраменко

 

И.Н. Мельситова