Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-46863/2023

12 февраля 2024 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  05 февраля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  12 февраля 2024 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Евдошенко А.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Публичное акционерное общество "ГАЗ" 

ответчик: Индивидуальный предприниматель Седаков Александр Игоревич

о взыскании компенсации 

при участии

от истца: представитель ФИО3 (доверенность) 

от ответчика: представитель ФИО4 (доверенность от 14.06.2023)

установил:

Публичное акционерное общество "ГАЗ" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик) о взыскании 453 496 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ №32 от 31.12.1997 (общеизвестный товарный знак), №874523 от 30.11.2021, №403591 от 06.02.2009, №202265 от 18.10.1999, №350261 от 26.03.2007, 388828 от 26.03.2007, №398915 от 26.03.2007.

Определением суда от 01.06.2023 дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Определением от 19.07.2023 суд перешел к рассмотрению спора по общим правилам искового производства.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на неправомерное использование ответчиком на принадлежащем ему сайте в сети интернет (unomag.ru) спорных обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, путем предложения ответчиком к продаже с целью реализации аналогичных товаров («автомобили (игрушки)», «модели транспортных средств масштабные», «средства транспортные (игрушки)», относящиеся к 28 классу МКТУ), для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки, что явилось основанием для взыскания компенсации в виде двукратной стоимости предлагаемого к продаже товара.

Ответчик по существу спора возражал по мотивам, изложенным в отзыве, ссылаясь на недоказанность истцом факта предложения к продаже и реализации товаров путем их закупки истцом. Предлагаемый к продаже товар (масштабные модели транспортных средств) не охватывается правовой охраной товарного знака №202265, зарегистрированного исключительно в отношении других товаров (игрушки), к которым не относятся масштабные модели, предназначенные для профессионального коллекционирования. Спорные товары, указанные в предложениях к продаже, содержащие товарные знаки, не являются контрафактными, так как были введены в гражданский оборот производителями (лицензиатами) на основании предоставленного истцом права на использование лицензиатами товарных знаков в рамках заключенных с ними лицензионных договоров, что в силу статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права. Ответчик, с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения, просил уменьшить размер компенсации до суммы 30 000 руб.

В судебном заседании 05.02.2024 истец поддержал заявленные требования, представил возражения на отзыв ответчика.

Ответчик против удовлетворения иска возражал.

С учетом совокупности установленных по делу обстоятельств и исследованных доказательств применительно к предмету настоящего спора, суд полагает возможным рассмотреть дело в настоящем судебном заседании по имеющимся материалам дела.

Заслушав пояснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Истец является обладателем исключительных прав на товарные знаки №32 от 31.12.1997 (общеизвестный товарный знак), №874523 от 30.11.2021, №403591 от 06.02.2009, №202265 от 18.10.1999, №350261 от 26.03.2007, №388828 от 26.03.2007, №398915 от 26.03.2007, что подтверждается соответствующими свидетельствами, выданными Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Общеизвестный товарный знак (свидетельство №32) зарегистрирован по 12 классу товаров МКТУ: «Автомобили, запчасти к ним». 

Товарный знак по свидетельству №874523 зарегистрирован, в том числе, по 28 классу МКТУ, включающему «автомобили (игрушки)»; «игрушки»; «модели транспортных средств масштабные»; «средства транспортные (игрушки)»; «средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением».

Товарные знаки по свидетельствам №403591, №350261, №388828, №398915 зарегистрированы, в том числе, по 28 классу МКТУ, включающему «Игрушки», «Модели транспортных средств уменьшенные».

Товарный знак по свидетельству №202265 зарегистрирован, в том числе, по 28 классу МКТУ, включающему «Игрушки».

05.09.2022 истцу стало известно о том, что ответчик, осуществляющий деятельность через Интернет-магазин с доменным именем unomag.ru, использует указанные товарные знаки путем предложения к продаже товаров, на которых содержатся обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых является истец. 

Ссылаясь на неправомерное использование ответчиком при осуществлении предпринимательской деятельности сходных с товарными знаками истца до степени смешения обозначений, что нарушает исключительные права истца как правообладателя средств индивидуализации спорных товаров, последний обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Установив имеющие значение для дела обстоятельства, оценив доводы истца в обоснование заявленных требований, возражения ответчика, исследовав представленные доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд признает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме в связи со следующим.

В соответствии с п.п. 14 п. 1 ст. 1225 ГК РФ к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), относятся товарные знаки.

Статьей 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

При этом другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Согласно подпунктам 1, 4 и 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из материалов дела, факт принадлежности истцу исключительных прав на товарные знаки  №32 от 31.12.1997, №874523 от 30.11.2021, №403591 от 06.02.2009, №202265 от 18.10.1999, №350261 от 26.03.2007, 388828 от 26.03.2007, №398915 от 26.03.2007, в защиту которых он обратился с настоящим иском, а также факт использования ответчиком спорных обозначений при осуществлении предпринимательской деятельности, подтверждается материалами дела, ответчиком не опровергнут.

Из представленных в материалы дела доказательств в их совокупности и оценки их с точки зрения сопоставления спорных обозначений с товарными знаками истца по признакам графического (визуального), звукового (фонетического), семантического (смыслового) значений,  а также общего зрительного впечатления композиционного построения спорных обозначений, видно, что использованные ответчиком в коммерческих предложениях обозначения, являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца №32 от 31.12.1997, №874523 от 30.11.2021, №403591 от 06.02.2009, №202265 от 18.10.1999, №350261 от 26.03.2007, 388828 от 26.03.2007, №398915 от 26.03.2007 согласно представленной истцом таблице по каждому товару и защищаемому в отношении этого товара средству индивидуализации.

Суд установил степень сходства между спорными обозначениями и товарными знаками, принадлежащими истцу, что является самостоятельным основанием для предъявления требования о защите исключительных прав на указанные объекты интеллектуальной собственности.

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела доказательства, суд приходит к выводу о том, что факт введения ответчиком в гражданский оборот товаров, имитирующих обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца, подтверждается представленными истцом доказательствами, в том числе протоколами от 05.09.2022, ответчиком не опровергнут.

В нарушение требований статьи 65 АПК РФ, статьи 401 ГК РФ, ответчик не представил доказательств, подтверждающих наличие у него права на использование товарных знаков, не доказал, что спорные товары не предлагались к продаже.

Следовательно, введение в гражданский оборот путем предложения к продаже товаров, в коммерческом объявлении которых содержатся обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками, исключительные права на использование которых принадлежат истцу, является нарушением исключительных прав последнего.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

С учетом фактических обстоятельств истец считает возможным осуществить восстановление своих прав и компенсацию убытков за нарушение исключительных прав на средство индивидуализации в соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ, согласно которому истец вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака».

В качестве одного из способов защиты нарушенного права истцом избрана компенсация за нарушение исключительного права на использование товарного знака способом, предусмотренным пунктом 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ в виде двукратного размера стоимости товара, предложенного к продаже. При расчете истец исходил из стоимости 26 позиций товаров с использованием товарных знаков, принадлежащих истцу, по 1 единице каждого, общая стоимость которых составила 226 748 руб. Соответственно, двукратная стоимость указанных товаров составляет 453 496 руб.

Установленная судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов истца, стоимость товара в двукратном размере составляет компенсацию, подлежащую взысканию за соответствующее нарушение.

Однако, вопреки доводам истца и в нарушение статьи 65 АПК РФ ответчик не представил доказательства, свидетельствующие о невозможности получения им выручки от продажи товаров в спорный период в размере, меньшем заявленной истцом суммы компенсации, равно как и доказательств иной стоимости экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам, ответчиком не представлено.

С позиции соблюдения принципов надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате использования товарных знаков, ответчик должен был избегать возможности введения в гражданский оборот аналогичных товаров с использованием обозначений, сходных до степени смешения с иными средствами индивидуализации, зарегистрированными в качестве товарных знаков.

Однако в нарушение положений статьи 401 ГК РФ ответчик не проявил должную степень заботливости и осмотрительности при использовании средств индивидуализации, а, напротив, без договора использовал товарные знаки истца с целью получения незаконных конкурентных преимуществ на соответствующем товарном рынке.

Кроме того, действия по предложению к продаже товаров с использованием товарных знаков истца предоставляли ответчику возможность привлекать потенциальных потребителей оригинальной продукции истца и обеспечивать повышенный спрос на товары, вводимые в гражданский оборот без получения разрешения правообладателя в отношении спорных средств индивидуализации.

Наличие нескольких десятков правонарушений, а также значительно длящийся их характер (первая претензия истца от 25.10.2021 г. № 552/019-003-003, затем вторая - от 20.09.2022 г. №473/019-003-003, затем иск со скриншотами с периодом между ними в 4 месяца) не позволяют согласиться с утверждением ответчика, что нарушения не носят грубый характер.

Суд отклоняет довод ответчика о том, что предлагаемый к продаже товар (масштабные модели транспортных средств) не охватывается правовой охраной товарного знака №202265, зарегистрированного исключительно в отношении других товаров (игрушки), к которым не относятся масштабные модели, предназначенные для профессионального коллекционирования, поскольку охрана товарных знаков распространяется на однородные товары. Товары 28-го класса МКТУ «автомобили [игрушки]; игрушки; игрушки с подвижными частями; модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; средства транспортные [игрушки]; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением» имеют либо общую родовую принадлежность (модели транспортных средств масштабные, средства транспортные, либо являются взаимодополняемыми, имеющими сходное назначение, близкий круг потребителей.

Утверждение ответчика о том, что нанесение спорного обозначения на подставке не является нарушением, правового значения не имеет, поскольку подставки подлежат реализации совместно со спорными моделями, кроме того, масштабная модель автомобиля и подставка являются единым товарным объектом и воспринимаются потребителем как единое целое.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на подставках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Таким образом, незаконным использованием товарного знака следует считать любое из указанных действий, совершенное без согласия владельца товарного знака.

Доказательства того, что спорные товары, указанные в предложениях к продаже, содержащие товарные знаки, не являются контрафактными, так как были введены в гражданский оборот производителями (лицензиатами) на основании предоставленного истцом права на использование лицензиатами товарных знаков в рамках заключенных с ними лицензионных договоров, ответчиком не представлены, равно как и не доказаны им основания для применения к спорным правоотношениям сторон режима исчерпания прав (статьи 1487 ГК РФ).

Поскольку сумма компенсации определяется судом без доказывания суммы убытков, принимая во внимание характер допущенного нарушения, длительность использования товарных знаков в деятельности ответчика, а также отсутствие доказательств наличия обстоятельств, являющихся исключительным основанием для уменьшения минимальной суммы заявленной истцом компенсации, суд приходит к выводу, что истребуемый размер компенсации из расчета двукратной стоимости предлагаемых ответчиком к продаже товаров без разрешения правообладателя отвечает принципам разумности и справедливости, а также соразмерности последствиям нарушенного обязательства, а потому подлежит взысканию в размере 453 496 руб., исходя из доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки заявленным способом.

Указанную сумму, исходя из указанных положений закона и установленных судом фактических обстоятельств спора, суд полагает разумной и не обладающей признаками чрезмерности.

Доказательств наличия исключительных обстоятельств для уменьшения минимальной суммы компенсации ответчиком в нарушение положений ст. 65 АПК РФ не представлено.

Судебные расходы относятся на ответчика и подлежат возмещению на основании статьи 110 АПК РФ.

 Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>) в пользу Публичного акционерного общества "ГАЗ" (ИНН 

<

***>) 453 496 руб. компенсации, а также 12 070 руб. расходов по оплате госпошлины.

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                                                     Евдошенко А.П.