АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000

тел. (384-2) 58-43-26; факс 58-37-05

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru; http://www.kemerovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А27-5416/2017

14 июля 2017 года

город Кемерово

Резолютивная часть решения оглашена 13 июля 2017года, решение изготовлено в полном объеме 14 июля 2017года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи С.В. Вульферт

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем с/з ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании посредством  видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Красноярского края дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 307246835500120, ИНН 

<

***>), г.Красноярск

к обществу с ограниченной ответственностью «Лайма» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Новокузнецк

о взыскании 2 000 000 руб. компенсации и обязании удалить товарный знак,

при участии: 

от истца: ФИО3, представитель, доверенность от 15.06.2017,

от ответчика: ФИО4 и ФИО5, представители, доверенность от 03.04.2017 № 15, 

у с т а н о в и л:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – ИП ФИО2) обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Лайма» (далее – ООО «Лайма») о взыскании 2 000 000 руб. компенсации за неправомерное использование товарного знака и обязании удалить товарный знак с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ и оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок, а также исключить использование товарного знака на сайте www.salvador-nk.ru.

В судебном заседании 20.06.2017 представитель истца уточнил исковые требования (т.1, л.д.91), просил суд: 

- обязать ответчика удалить товарный знак с материалов, которыми сопровождается выполнение работ и оказание услуг в следующих сферах деятельности: парикмахерские, салоны красоты, маникюр, массаж, санатории, татуирование, услуги визажистов, услуги соляриев, в том числе удалить товарный знак с документации, рекламы, вывесок сопровождающих сферу таких услуг, а также исключить использование товарного знака на сайте www.salvador-nk.ru по отношению к перечисленным сферам услуг;

- взыскать с ответчика 2 000 000 руб. компенсации за неправомерное использование товарного знака «Дали».

Истец также просит отнести на ответчика 133 000 руб. судебных расходов.

Уточнение судом было принято. 

В судебном заседании 05.07.2017 представитель истца заявил устное ходатайство об уточнении предмета иска (т.2, л.д.126-127)  - взыскать компенсацию за нарушение права на товарный знак и коммерческое обозначение, остальные требования остались неизменными (ходатайство было направлено посредством системы «Мой арбитр», но отклонено в связи с отсутствием доверенности).

К судебному заседанию, назначенному на 13.07.2017, от истца поступило 05.07.2017 ходатайство в письменном виде о взыскании компенсации на неправомерное использование товарного знака и коммерческого обозначения в размере 2 000 000 руб. Остальные требования остались неизменными.

На  предложение суда  определить компенсацию отдельно за каждое средство индивидуализации, представитель истца устно уточнил – за товарный знак 1 900 000 руб., за коммерческое обозначение -100 000 руб.

В дальнейшем представитель истца уточнил требования, указав, что просит суд взыскать компенсацию  в размере 2 000 000 руб. только за неправомерное использование товарного знака. Остальные требования – поддержал.

Уточнение судом принято.  

Представители ответчика иск не признали, представили отзыв на исковое заявление и дополнение к нему и пояснили следующее (т.1, л.д.64-67, т.2):

- истец и ответчик осуществляют не аналогичную деятельность, поскольку согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на истца, последний осуществляет деятельность, предусмотренную п. 96.02 ОКВЭД  - предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, а основным видом деятельности ответчика является деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки (п. 86.90.9 ОКВЭД). Однородность оказываемых сторонами услуг истцом не доказана;

- истцом не представлено доказательств того, чтобы ответчик в своей деятельности использовал обозначение, тождественное товарному знаку «Дали», что следует из заключения эксперта № 4/1/11 от 11.04.2017. Товарный знак «Дали» является общепринятым понятием, производным от слова «даль», по смысловой нагрузке обозначающим отдаленное место. Ответчик в своей деятельности использует не товарный знак «Дали», а словестное обозначение «Сальвадор Дали», являющееся воспроизведением сокращенного варианта имени известной в мировом масштабе личности – испанского художника ФИО6 и ФИО7, маркиза де Дали де Пуболя.

Товарный знак «Дали» не может быть зарегистрирован в значении имени испанского художника Сальвадора Дали. Дата приоритета товарного знака «Дали» 16.04.2010 возникла у истца позднее начала использования ответчиком коммерческого обозначения «Сальвадор Дали» с 2008 года;

- заявленная истцом сумма компенсации зав нарушение права на товарный знак  является неразумной и необоснованной;

- требования истца об обязании ответчика удалить товарный знак «Дали» с материалов, которыми сопровождается деятельность ответчика, а также исключить использование товарного знака на сайте ответчика являются необоснованными в силу отсутствия доказательств тому; 

- сумма заявленных судебных расходов на оплату юридических услуг является неразумной и ничем не обоснованной;

- компенсация, как форма защиты права, за неправомерное использование коммерческого обозначения законодательством не предусмотрена. Истец и ответчик осуществляют свою деятельность на разных территориях (в разных субъектах российской Федерации), в то время как право на коммерческое обозначение ограничивается территорией, в пределах которой субъект использует такое обозначение;

- требование истца об удалении товарного знака с материалов, которыми сопровождается выполнение работ и оказание услуг ответчиком и с сайта www.salvador-nk.ruявляется необоснованным в виду отсутствия доказательств незаконного использования ответчиком товарного знака «Дали». 

Представитель истца представил возражения на отзыв следующего содержания (т.2, л.д.110-113):

- ответчик незаконно использует товарный знак в отношении деятельности аналогичной той, что использует правообладатель, а именно 44 класс МКТУ (маникюр, массаж, парикмахерские, салоны красоты, санатории, татуирование, услуги визажистов, услуги соляриев). К использованию ответчиком обозначения «Сальвадор Дали» по отношению к другим видам деятельности истец претензий не имеет. При рассмотрении данного спора не имеет значение, используется ли товарный знак в отношении основного вида деятельности или дополнительных;

- истцом используется товарный знак «Дали» с произношением ударения на второй слог. Правообладатель прямо не указывает на фамилию известного испанского художника, но косвенно намекает на присутствие в товарном знаке и соответствующей деятельности элементов красоты, искусства и мастерства, присущих Сальвадору Дали. Исключительное право на коммерческое обозначение «Дали» у истца возникло в 1999 году, т.е. ранее регистрации товарного знака. 

- истец и ответчик используют сходные до степени смешения средства индивидуализации.

В судебном заседании05.07.2017 истцом было заявлено ходатайство о проведении лингвистической экспертизы товарного знака истца и коммерческого обозначения ответчика, данное ходатайство было поддержано в судебном заседании 13.07.2017. Представитель истца указал, что необходимы специальные познания для установления вероятного смешения в глазах потребителя при использовании словестного обозначения «Сальвадор Дали» с зарегистрированным товарным знаком «Дали» № 445771, право на который принадлежит истцу. Кроме того, истец на разрешение эксперта просил поставить вопрос об однородности услуг, оказываемых истцом  и ответчиком.

Представители ответчика заявили возражения относительно проведения экспертизы, так как в материалах дела имеется заключение патентоведа и истцом не указано на его недостоверность. 

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Ходатайство о проведении экспертизы было отклонено, поскольку вопросы о сходстве до степени смешения двух обозначений и однородности услуг, являются вопросом факта, что отражено в  пункте 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», он может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.Таким образом, решающими в определении сходства средств индивидуализации будут ассоциации рядового (среднего) потребителя,который "руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о средстве индивидуализации, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить их и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг"и профессиональная экспертиза  для этого не требуется (в частности, Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 N 3691/06 по делу N А40-10573/04-5-92, пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015).Вопросы о сходности средств индивидуализации и однородности товаров и услуг не являются предметом лингвистической экспертизы.Ответчиком было представлено заключение патентоведа № 4/11 вместе с первым отзывом  25.05.2017 и истцом не указано на его недостоверность или противоречивость.

В связи с отказом  в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы, представитель истца заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства для уточнения исковых требований и представления экспертизы. В дальнейшем представитель истца уточнил, что для предоставления дополнительных доказательств.

Представитель ответчика возражал относительно отложения судебного разбирательства. 

Отложение судебного разбирательства в соответствии со статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является правом, а не обязанностью суда, за исключением тех случаев, когда суд обязан отложить рассмотрение дела ввиду невозможности его рассмотрения в силу требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Из смысла части 1 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что участвующие в деле лица должны обосновывать заявленные ими в суде ходатайства.

Частью 5 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам.

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд не находит оснований для отложения судебного разбирательства. Истецне указал для предоставления каких именно доказательств требуется отложить судебное разбирательство. Кроме того, истец, учитывая его процессуальный статус и период рассмотрения дела, имел возможность заблаговременно сформулировать свои исковые требования (с учетом их неоднократного уточнения) и представить все необходимые доказательства по делу.Удовлетворение ходатайства истца об отложении судебного разбирательства приведет к необоснованному затягиванию процесса.

В судебном заседании установлено, чтоФИО2 была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 21.12.2007 с ОГРНИП 307246835500120 и ИНН 

<

***>, основным видом деятельностикоторой согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей является предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (96.02). Место нахождения–Красноярский край, город Красноярск (т.1, л.д.44-47).

По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак от 18.12.2015, заключенному с ФИО8 (правообладатель) ИП ФИО2 (приобретатель) приобрела исключительное право на товарный знак в виде изображения товарного знака «Дали» в отношении всех групп товаров, для которых зарегистрирован этот товарный знак (т.1, л.д.16-17). 

Исключительное право на товарный знак «Дали» принадлежало ФИО8 на основании свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 445771, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.10.2011 с датой приоритета – 16.04.2010. В свидетельстве на товарный знак указаны следующие классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 44 –маникюр, массаж, парикмахерские, салоны красоты, санатории, татуирование, услуги визажистов, услуги соляриев (т.1, л.д.18-19).

Государственная регистрация отчуждения исключительного права ФИО2 была произведена 28.07.2016 (т.1, л.д.20). 

ООО «Лайма» было зарегистрировано в качестве юридического лица 16.07.2007 с ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, основным видом деятельности которого согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц является деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки (86.90.9). Место нахождения общества – Кемеровская область, город Новокузнецк (т.1, л.д.71-76). 

Истец, полагая, что ООО «Лайма» незаконно использует товарный знак «Дали», направил последнему претензию с требованием выплатить компенсацию за неправомерное использование товарного знака и прекращении его незаконного использования (т.1, л.д.35-39). 

Поскольку ответа на претензию не последовало, ИП ФИО2 обратилась в суд с настоящим иском. 

Заслушав представителей сторон и исследовав представленные в материалы дела доказательства в совокупности, суд, учитывая доводы представителя истца о нарушении ООО «Лайма» правИП ФИО2 как на коммерческое обозначение, так на товарный знак пришел к следующим выводам:

По товарному знаку:

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской федерации (далее - ГК РФ, Кодекс)лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборотна территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1503 ГК РФ в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.

Исходя из смысла изложенных положений, исключительное право на товарный знак распространяется на те товары и услуги, которые были заявлены правообладателем при регистрации товарного знака, и в отношении которых последний получил правовую охрану, что должно быть отражено в свидетельстве на товарный знак.

Истцом используется товарный знак «Дали» (№ 445771), зарегистрированный в отношении 44 класс МКТУ (маникюр, массаж,  парикмахерские, салоны красоты, санатории, татуирование, услуги визажистов, услуги соляриев).

В доказательство использования ответчиком товарного знака «Дали» истцом представлен протокол осмотра письменных доказательств от 13.02.2017. В ходе осмотра доказательств был выполнен вход на сайт http://www.salvador-nk.ru/, http://www.konsultants.ru, https://www.vk.ru, www.google.ru/maps(т.1, л.д.21-33).

Ответчик не оспаривает тот факт, что наименование его салона красоты  «Сальвадор Дали».

Между сторонами возник спор об однородности оказываемых услуг.

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на истца, последний осуществляет деятельность, предусмотренную п. 96.02 ОКВЭД  - предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. 

Основным видом деятельности ответчика является деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки (п. 86.90.9 ОКВЭД). К дополнительным видам деятельности относится, в том числе предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (96.02). Согласно рекламе, в том числе на сайте http://www.salvador-nk.ru/, салон красоты «Сальвадор Дали» предлагает парикмахерские услуги, маникюр, педикюр, массаж и SPA-процедуры, солярий, косметология.

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Системное, лексическое, телеологическое толкование норм Соглашения также свидетельствует о том, что классификация не имеет определяющего влияния на оценку идентичности или однородности товаров в целях охраны товарного знака, что находит отражение в судебной практике государств по применению норм Соглашения.

Подход о том, что классификация товаров не имеет решающего значения при определении сходства товаров в целях правовой охраны средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы, закреплен и в пункте 2.457 Руководства ВОИС по интеллектуальной собственности (WIPO IntellectualPropertyHandbook). Данный подход обусловлен тем, что зачастую существенно отличающиеся товары содержатся в одном классе, и наоборот, схожие товары - в различных классах.

Таким образом, ответчик оказывает однородные услуги, с услугами, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Между тем, право на товарный знак как средство индивидуализации  может возникнуть не ранее его регистрации.

Как установлено пунктами 1, 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условиякоторой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Как разъяснено в пункте 13.3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если же такой договор подлежит государственной регистрации, то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно - моментом государственной регистрации этого договора. Условие подлежащего государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права, устанавливающее иной момент перехода исключительного права, с учетом положений статьи 168 ГК РФ ничтожно.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Государственная регистрация товарного знака за ИП ФИО2  осуществлена 28.07.2016. Следовательно, как правообладатель ИП ФИО2   может требовать защиты права на товарный знак по нарушениям, совершенным не ранее указанной даты.

Наименование салона «Сальвадор Дали» стало использоваться ответчиком значительно раньше (2008), чем товарный знак был  зарегистрирован (13.10.2011 с приоритетом с 16.04.2010) и истец стал его правообладателем (28.07.2016), следовательно, ответчик не может быть признан нарушившим право истца  на средства индивидуализации (аналогичная позиция Определение Верховного Суда РФ от 04.05.2017 по делу N А40-47060/2014, Определение Верховного Суда РФ от 26.06.2017 по делу NА40-149321/2015 и др.).

Кроме того, с точки зрения потребителя коммерческое обозначение «Сальвадор Дали» и товарный знак «Дали» не являются сходными до степени смешения, в том числе в связи с разным количеством слов. При звучании названия «Сальвадор Дали» акцент направлен на более звучное слово «Сальвадор».

Ответчиком представлено заключение эксперта (патентоведа) № 4/1/11 ФИО9.(т.1, л.д.69-70), согласно которому«Сальвадор Дали» - это имя и фамилия всемирно известного испанского художника, выдающегося представителя сюрреализма. Семантически «Дали» это открывающееся в будущее, перспективы развития чего-либо. Словестное обозначение «Дали» с ударением на последний слог, как фамилия Дали, не могло быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании абзаца 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ. Семантически данные словестные обозначения не являются сходными до степени смешения. Фонетически наблюдается вхождение слова «Дали»  в словосочетание «Сальвадор Дали». Однако слово «Сальвадор» стоит первым, на него падает логическое ударение, при этом в словосочетании слово «Дали» произносится всегда с ударением на второй слог. Слово «Дали»  (свидетельство № 445771) может звучать двояко, но законодательно установлено ударение на первый слог. 

Данное заключение оценено судом в совокупности с иными доказательствами по делу.

Согласно призу Роспатента от 31.12.2009 N 197 "Об утверждении Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство" сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим), которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, в частности, совпадение значения обозначений в разных языках, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, за исключением ситуации, в которой смысловое значение названного элемента меняется благодаря сочетанию с другими словесными элементами, противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Как следует из заявки на регистрацию товарного знака «Дали» - заявляемое комбинированное обозначение состоит из словесного элемента «Дали», выполненного буквами русского алфавита, первая буква заглавная, оригинальным шрифтом. Заявляемое обозначение является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к прилагаемому перечню товаров. Знак выразителен, благозвучен и запоминаем (т.2, л.д.115).

Согласно энциклопедическим сведениям Сальвадо́р Дали́ (полное имя Сальвадор Доме́некФелипЖасинт Дали и Доме́нек, маркиз де Дали де Пу́боль, (11 мая1904, Фигерас — 23 января1989, Фигерас) — испанский живописец, график, скульптор, режиссёр, писатель. Один из самых известных представителей сюрреализма.

Как установлено пунктами 3, 9 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, а также не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные: имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника (Определение ВАС РФ от 16.05.2013 по делу N А40-45748/12-27-419, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2014 по делу N СИП-509/2014).

Поскольку в заявке на товарный знак отсутствует какая-либо ссылка на  причастность словесного обозначения «Дали» к имени всемирно известной личности, предоставление защиты данному товарному знаку по отношению к коммерческому обозначению «Сальвадор Дали» будет противоречить публичным (общественным)  интересам. В связи с этим не может быть взыскана компенсация. 

По коммерческому обозначению:

Как установлено пунктом 1 статьи 1538 ГК РФюридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Как установлено пунктом 2 статьи 1541 ГК РФ коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного знака.

ГК РФ не предусмотрено взыскание  компенсации в связи с нарушением права на коммерческое обозначение, что следует из положений пункта 3 статьи 1252 ГК РФ. Таким образом, компенсация может быть взыскана только в случаях прямо предусмотренных Кодексом за отдельные виды нарушений, в частности подлежит взысканию компенсации за нарушение права на товарный знак (пункт 4 статьи 1515),  за использование наименования места происхождения товара (пункт 3 статьи 1537).

В пункте 64 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Так как действующее законодательство не предусматривает регистрацию коммерческого обозначения, существование исключительного права на него зависит от определенных условий.В предмет доказывания по настоящему делу входит выяснение следующих обстоятельств: факт существования исключительного права истца на коммерческое обозначение (наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения и известности употребления истцом данного коммерческого обозначения на определенной территории), факт использования истцом и ответчиком для индивидуализации принадлежащих им предприятий (в смысле статьи 132 ГК РФ) тождественных (либо сходных до степени смешения) коммерческих обозначений, факт возникновения у истца исключительного права на спорное коммерческое обозначение ранее, чем у ответчика, факт нарушения ответчиком названного исключительного права истца.

Право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (деятельности ИП).

Истец в возражениях на отзыв указывает, что  сеть салонов красоты «Дали», с ударением на первый слог, в городе Красноярске существует с 1999 г.

Между тем, ООО «Лайма» было зарегистрировано в качестве юридического лица 16.07.2007, ИП ФИО2  позднее -21.12.2007.

Из представленных ответчиком документов следует, что коммерческое обозначение «Сальвадор Дали» используется им с января 2008 в городе Новокузнецке Кемеровской области, что подтверждается рекламой салона красоты «S-Dali», размещенной в новокузнецком городском журнале «Самый Сок»  в декабре 2008 – январе 2009; договорами поставки от 01.01.2008 № 8-01-К и от 01.09.2009, договорами аренды от 01.01.2009 № 73-08/Ф и 06.10.2009 № 109-09/Ф, договорами оказания услуг по печати баннера от 07.07.2008 № 130-07/2008 (т.1, л.д.93-146; т.2, л.д.1-8). Тогда как ИП ФИО2 осуществляет свою деятельность в городе Красноярске Красноярского края.

Представленные истцом документы об использовании коммерческого обозначения «Дали» не подтверждают факт использования его ранее, чем начал использовать ответчик коммерческое обозначение «Сальвадор Дали». Первые сведения, имеющиеся в материалах дела, об использовании коммерческого  обозначениясамой ИП ФИО2 - с октября 2009 (т.2, л.д.60).

Документы об использовании коммерческого обозначения «Дали» иными субъектами предпринимательской деятельности, а именно, ИП ФИО8 с 2005  (т.2, л.д.19-21, 22-26, 27-29, 30-39, 40-45,46-59, 61-,63,64-71, 72-76,77-97,98-102,103-109) не могут быть приняты судом во внимание, так как ИП ФИО2  не является его правопреемником.

Следовательно, ИП ФИО2 как правообладатель коммерческого обозначения не могла получить его ранее начала фактического использования, то есть с конца 2009.

Кроме того, само по себе размещение вывески с указанием соответствующего обозначения, длительное его использование, размещение рекламы, в том числе сети Интернет, протоколы испытаний проверяющих организаций, договоры о проведении лабораторных исследований, которые не свидетельствуют о непосредственном широком использовании обозначения на определенной территории, нельзя признать достаточными для возникновения права на коммерческое обозначение. Необходимо, чтобы употребление коммерческого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и соответственно только на такое обозначение возникает исключительное право.

Истец не представил доказательств, подтверждающих достаточную известность наименования своего салона, позволяющее защищать его как коммерческое  обозначение (аналогичная позиция изложена в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2017 N С01-301/2017 по делу N А60-1837/2016).

Таким образом, учитывая, что ответчик начал использовать коммерческое обозначение ранее, чем истец, использование средств индивидуализации на разных  территориях, отсутствие сходства словесных обозначений по мотивам указанным выше, а также не доказанность широкой известности коммерческого обозначения «Дали», исковые требования в данной части также являются необоснованными.

Иск не подлежит удовлетворению.

Судебные расходы относятся на истца в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 170, 176, 180,181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л :

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в  течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                    С.В.Вульферт