Арбитражный суд Челябинской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А76-22301/2019

31 марта 2021 г.

г. Челябинск

Резолютивная часть решения вынесена 24 марта 2021 года

Решение в полном объеме изготовлено 31 марта 2021 года

Судья Арбитражного суда Челябинской области Катульская И.К. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Техномаш-Миасс», ОГРН 

<

***>, г. Миасс Челябинской области,

к обществу с ограниченной ответственностью «Завод тяжелых машин», ОГРН 

<

***>, г. Миасс Челябинской области,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Идель Нефтемаш», ОГРН 

<

***>, г. Ишимбай, Республика Башкортостан,

об обязании прекратить использование полезной модели, взыскании компенсации в размере 2 000 000 руб.,

при участии в судебном заседании ответчика – представитель ФИО2, по доверенности от 11.07.2019, личность удостоверена паспортом,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Техномаш-Миасс» (далее – истец, ООО «Техномаш-Миасс») 26.06.2019 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Завод тяжелых машин» (далее – ответчик, ООО «ЗТМ»), в котором просит обязать ответчика прекратить использование полезной модели по патенту № 155792, заключающееся в изготовлении, предложении к продаже, продажу и хранение с этой целью изделие – «Платформа передвижная модульная типа ППМ710», исключительные права на которые принадлежат истцу по указанному патенту. Также истец просит взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту № 155792 в размере 2 000 000 руб. (т.1 л.д. 3-5).

В обоснование заявленных требований истец ссылается на нормы статей 1229, 1250, 1252, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и на то, что ответчиком незаконно используются все признаки полезной модели  по патенту  № 155792 «Платформа передвижная модульная ППМ710», правопользование на которую принадлежит истцу.

В судебном заседании в соответствии со ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв с 22.03.2021 до 24.03.2021. Сведения об объявленном перерыве были размещены на сайте Арбитражного суда Челябинской области.

В  ходе судебного заседания ответчик иск не признал, полагая требования  не подлежащими удовлетворению, пояснил, что изделие ООО «ЗТМ» не содержит все признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 155792 «Платформа сходная»,  о чем представил отзыв (т.1 л.д. 127-134).

 Третье лицо представило заявление, которым указало, что  о наличии авторских споров между сторонами до заключения договора поставки с ответчиком ему не было известно,  продукция сторон  не является идентичной ( т.2 л.д. 54).

Истец, третье лицо в судебное заседание не явились, об арбитражном процессе по делу, а также о дате, времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом в соответствии с ч. 1 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) (т.2 л.д. 25, 103-105). Дело рассмотрено в их отсутствие по правилам ч. 3 ст. 156 АПК РФ.

Исследовав и оценив доказательства, представленные в материалы дела в соответствии со ст.ст. 71, 168 АПК РФ, арбитражный суд приходит к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению в силу следующего.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «Техномаш-Миасс» являлось  патентообладателем полезной модели, защищенной патентом РФ:

- № 1557928 от 25.09.2015, зарегистрированным Федеральной службой по интеллектуальной собственности  - «Платформа самоходная»,  заявка 2015105201/11, 16.02.2015, приоритет полезной модели – 16.02.2015, дата государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 25.09.2015, срок действия патента истекает 16.02.2025 (т.1 л.д. 11-12).  Патент на полезную модель выдан со следующей формулой:

"Платформа самоходная, характеризующаяся рамой, семью колесными осями, сгруппированными в переднюю и заднюю тележки, поворотными колесами осей только передней тележки, отличающаяся тем, что количество осей передней тележки равно четырем".

Истцу стало известно, что ответчик ООО «Завод тяжелых машин» при помощи вебсайтов: http://ztm-miass.ru, https://zavod-tyazhelyh-mashin.tiu.ru,

https://заводтяжелыхмашин.рф, производит и реализует «Платформу передвижную модульного типа ППМ 710», в которой, по мнению истца,  полностью использованы все признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 155792.

Указанное подтверждается протоколом осмотра доказательств № 74 АА 4460661 от 20.06.2019, произведенного временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Миасского городского округа Челябинской области ФИО3 (т.1 л.д. 49-59).

ООО «Техномаш-Миасс» стало известно, что контрафактная «Платформа передвижная модульного типа ППМ 710» была поставлена ответчиком в адрес ООО «Идель Нефтемаш», расположенное по адресу: Республика Башкортостан, район Ишибайский 

<

...>. Истец сфотографировал ее, а также заводской шильдик, находящийся на ней, из которого следует, что производителем данного товара: Платформа передвижная модульного типа ППМ 710, с заводским номером 030 , является ООО «Завод ТяжелыхМашин» г. Миасс, дата выпуска март 2019 года.

Истец со всеми вышеуказанными материалами обратился в Центр интеллектуальной собственности при Южно-Уральской торгово-промышленной палате, для проведения экспертизы/сопоставительного анализа на предмет использования полезной модели по патенту № 155792 в «Платформе передвижной модульного типа ППМ 710».

По результатам исследования было составлено экспертное заключение № 026-01-082 от 08.05.2019, в котором эксперты пришли к следующему выводу:

«Конструкторско-техническое решение, защищенное патентом РФ на полезную модель № 155792 «Платформа самоходная» используется в изделии «Платформа передвижная модульная типа ППМ 710», заводское номер 030, дата выпуска март 2019 года, производства ООО «Завод тяжелых машин». Изделие «Платформа передвижная модульная типа ППМ 710», представленное на экспертизу, содержит все признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 155792 (т.1 л.д. 14-59).

Истцом в адрес ответчика направлена претензия исх. № 14 от 08.05.2019с требованием прекратить использование полезной модели по патенту № 155792 и выплатить компенсацию в размере 2 000 000 руб.  (т. 1 л.д. 60-61), однако требование истца ответчиком не исполнено, что послужило основанием для обращения  предпринимателя в суд с настоящим иском.

Согласно ст. 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы,  являются патентными правами.

В соответствии со ст. 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Статьей 1354 ГК РФ предусмотрено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376 Гражданского кодекса Российской Федерации). Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.

В силу п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием полезной модели считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Согласно п. 3,4 ст. 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

 Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

Судом установлено, что обществом с ограниченной ответственностью «Завод тяжелых машин» предлагался к продаже и был реализован товар – 

«Платформа передвижная модульная типа ППМ 710», о чем свидетельствуют договор поставки № 2-12 от 20.12.2018, подписанный между ООО «Завод тяжелых машин» и ООО «Идель Нефтемаш», товарная накладная № 37 от 12.04.2019, товарная накладная № 68 от 31.05.2019 (т.2 л.д. 36, 38, 39-40).

Факт реализации товара ответчиком в ответе на претензию не оспаривался. В то же время,  ответчик предложил истцу для оценки сведений, изложенных в претензии и проверки обоснованности требований на предмет их законности, предоставить документы заявки на получение патента № 155792 на полезную модель, правообладателем  которого является ООО «Техномаш-Миасс» (т.1 л.д. 64).

В свою очередь ООО «Техномаш-Миасс» письмом исх. № 16 от 23.05.2019 настаивал на рассмотрении претензии, сообщил, что запрошенные документы предоставлять не считает необходимым (т.1 л.д. 65-66).

Ответом на досудебную претензию исх. № 524 от 10.06.2019 ответчик указал, что считает требования не обоснованными и не подлежащими удовлетворению  (т.1 л.д. 67-69).

 Ответчиком  06.08.2019  в Роспатент поданы возражения о признании недействительным патента № 155792.

Указанное возражение было мотивировано несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", а также тем, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

По результатам рассмотрения указанного возражения административный орган пришел к выводам о соответствии технического решения по оспариваемому патенту требованию полноты раскрытия сущности полезной модели и, вместе с тем, о несоответствии указанного объекта условию патентоспособности "новизна".

Решением Роспатента от 04.12.2019 возражение общества "ЗТМ" было удовлетворено, патент Российской Федерации N 155792 на полезную модель "Платформа самоходная" был признан недействительным.

Не согласившись с указанным ненормативным правовым актом, общество "Техномаш-Миасс" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, в котором просит признать принятое административным органом решение недействительным.

Общество "ЗТМ" также обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения Роспатента от 04.12.2019 недействительным в части.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2020 дело N СИП-5/2020 по заявлению общества "Техномаш-Миасс" и дело N СИП-107/2020 по заявлению общества "ЗТМ" были объединены в одно производство с последующим присвоением объединенному производству N СИП-5/2020.

В рамках  настоящего дела представителем истца в ходе судебного разбирательства заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу до рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дела № СИП-5/2020  (т.2 л.д. 126).

Определением суда от 23.09.2020 производство по настоящему делу приостановлено до рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дела № СИП-5/2020 по заявлению ООО «Техномаш-Миасс» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражения ООО «Завод тяжелых машин» против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 155792 (т.2 л.д. 146-149).

Суд по интеллектуальным правам не установил оснований для отмены решения Роспатента от 04.12.2019 об удовлетворении возражения общества с ограниченной ответственностью "Завод тяжелых машин" против выдачи патента Российской Федерации N 155792 на полезную модель "Платформа самоходная".

В решении от 21.12.2020 по вышеназванному делу  Суд по интеллектуальным правам указал, что доводы общества "Техномаш-Миасс" не опровергают законности вывода Роспатента о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", в то время как доводы общества "ЗТМ" не опровергают законности вывода административного органа о соответствии материалов заявки указанного технического устройства требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.Таким образом, доводы заявителей по настоящему делу не опровергают приведенные в решении Роспатента от 04.12.2019 выводы и не свидетельствуют о наличии оснований для признания его недействительным.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что оспариваемый ненормативный акт соответствует закону и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы заявителей, в связи с чем требования общества "Техномаш-Миасс" и общества "ЗТМ" о признании решения Роспатента от 04.12.2019 недействительным удовлетворению не подлежат.

Решение  Суда по интеллектуальным правам вступает в законную силу немедленно.

Таким образом, решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 04.12.2019  патент № 155792,  являющийся основанием заявленных требований (нарушение прав истца как патентообладателя), признан полностью недействительным ( т.2 л.д. 88-99).

Частью 3 ст. 1398 ГК РФ установлено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ, или вступившего в законную силу решения суда. 

В силу ч. 4 с. 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент.

Кроме того,  пунктом 54 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака. Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, товарный знак, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

 С учетом установленных по делу обстоятельств судом отклонено  ранее заявленное ходатайство истца о назначении по делу судебной экспертизы.

 Принимая во внимание изложенное выше,  поскольку действия ответчика , указанные в исковом заявлении ООО «Техномаш-Миасс»,  не могут быть признаны нарушением прав общества «Техномаш-Миасс» на полезную модель    в связи с  признанием уполномоченным органом  патента на полезную модель  № 155792 «Платформа самоходная» недействительными полностью, основания для удовлетворения заявленных требований отсутствуют.

Согласно ст. 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов (государственной пошлины и судебных издержек) разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. 

Расходы сторон по государственной пошлине взыскиваются в соответствии с ч.1 ст.110  АПК РФ   в пользу правой стороны за счет проигравшей.  

Истцом при подаче искового заявления произведена оплата государственной пошлины в размере 39 000 руб., что подтверждается платежным поручением № 236 от 17.06.2019 (т.1 л.д. 7).

Поскольку в удовлетворении исковых требований отказано, судебные расходы по оплате государственной пошлины  относятся на истца.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 АПК РФ, Арбитражный суд 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

          Судья                   И.К. Катульская

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.