Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-8260/2019

30 декабря 2019 года

город Якутск

Резолютивная часть решения объявлена 24.12.2019

Полный текст решения изготовлен 30.12.2019

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Терских В. С., при ведении протокола секретарем судебного заседания Ефремовым В.И., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества Финансовая Агропромышленная корпорация «Якутия» (ИНН 1435148357, ОГРН 1041402037687) от 25.07.2019 г. № б/н к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Исток» (ИНН 1435125448, ОГРН 1021401045830) об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика продукции, содержащей изображение товарного знака истца, зарегистрированного под номером 456674, произведенной и реализовываемой ответчиком в период с 19.02.2019 по 08.10.2019, взыскании 5 000 000 рублей компенсации,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО2 – по доверенности от 17.12.2018, диплом № 484о о присуждении квалификации юрист по специальности «Юриспруденция»;

от ответчика: ФИО3 – по доверенности от 12.07.2017, диплом от 25.05.2014 № 02097-ю о присуждении квалификации юрист по специальности «Юриспруденция»;

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество Финансовая агропромышленная корпорация «Якутия» (далее – АО ФАПК «Якутия») обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом Исток», в котором просит:

- обязать ответчика прекратить использование товарного знака истца, зарегистрированного под номером 456674;

- изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика продукцию, содержащую изображение товарного знака истца, зарегистрированного под номером 456674;

- взыскать с ответчика компенсацию в размере 5 000 000 руб. за нарушение исключительного права истца на товарный знак, зарегистрированный под номером 456674 руб.

Ответчик с иском не согласен, указывая на то, что ООО «ТД Исток» 24.07.2019 подало исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака по свидетельству № 456674 и решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-594/2019 от 09.10.2019 исковые требования удовлетворены, правовая охрана товарного знака досрочно прекращена.

В судебном заседании 06.11.2019 истцом заявлен отказ от требования об обязании ответчика прекратить использование товарного знака, зарегистрированного под номером 456674, отказ судом принят, определением от 06.11.2019 производство по делу в данной части прекращено.

Судом установлено следующее.

АО ФАПК «Якутия» являлось правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 456674, зарегистрированного Роспатентом 16.03.2012 с приоритетом по дате подачи заявки (03.12.2010) в отношении товаров 32-го класса «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; воды; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; морсы; напитки арахисово-молочные; напитки изотонические; напитки на основе мёда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков»; 33-го класса «алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» классов МКТУ.

ООО «ТД Исток» является правообладателем словесного товарного знака «Якутский алмаз» по свидетельству Российской Федерации № 639072, зарегистрированного Роспатентом 14.12.2017 с приоритетом по дате подачи заявки (27.09.2016) в отношении в том числе товаров  32-го класса «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков»; 33-го класса «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые», а также по свидетельству Российской Федерации № 274275.

ООО «ТД Исток», ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 456674, неиспользование АО ФАПК «Якутия» товарного знака для части товаров 32-го класса МКТУ и всех товаров 33-го класса МКТУ, 07.05.2019 направило в адрес АО ФАПК «Якутия» предложение о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак в отношении всех товаров 32-го и 33-го классов МКТУ либо о заключении договора об отчуждении исключительного права на этот товарный знак. Не получив ответа на направленное предложение, по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, ООО «ТД Исток» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением. Исковое заявление поступило в Суд по интеллектуальным правам 24.07.2019.

Решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-594/2019 от 09.10.2019 исковые требования ООО «ТД Исток» удовлетворены, правовая охрана товарного знака досрочно прекращена.

25.07.2019 в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) поступило исковое заявление АО ФАПК «Якутия» об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика продукции, содержащей  изображение товарного знака истца, зарегистрированного под номером 456674; взыскании с ответчика компенсации в размере 5 000 000 руб. за нарушение исключительного права истца на товарный знак, зарегистрированного под номером 456674 руб. 

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 2 части 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2019 по делу № СИП-594/2019 была досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 456674 в отношении в отношении товаров 32-го класса «пиво; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков» и товаров 33-го класса «алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

При рассмотрении данного спора установлено, что АО ФАПК «Якутия» не представлено доказательств использования спорного товарного знака за период с 07.05.2016 по 06.05.2019, свидетельствующих об использовании товарного знака  способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 и пунктом 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

При рассмотрении настоящего спора, АО ФАПК «Якутия» представлены сведения о том, что водка «Якутский алмаз» выпускалась ОАО ФАПК «Якутия» в последний раз в августе 2011 года (т.2 л.д.2).

При этом АО ФАПК «Якутия» никогда не являлось правообладателем словесного товарного знака «Якутский алмаз» в отношении товаров 32-го и 33-го классов. Не представлены доказательства предоставления истцу права использования словесного товарного знака «Якутский алмаз».

Изложенное опровергает доводы истца о том, что действия ответчика по осуществлению производства и продажи водки «Якутский алмаз» наносят непоправимый вред деловой репутации истца

Таким образом, принадлежавший АО ФАПК «Якутия» комбинированный товарный знак, в отсутствие прав на словесный товарный знак, не использовался с 2012 года. На предложение ООО «ТД Исток» о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак в отношении товаров 32-го и 33-го классов МКТУ либо о заключении договора об отчуждении исключительного права на этот товарный знак АО ФАПК «Якутия» не ответила.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что целью истца являлось воспрепятствование ответчику, что в совокупности с тем фактом, что обе стороны являются прямыми конкурентами, так как осуществляют одинаковые виды деятельности, свидетельствует о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом со стороны АО ФАПК «Якутия».

В пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 Гражданского кодекса), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883 г., если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного Гражданским кодексом РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проанализировав и оценив представленные сторонами доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также принимая во внимание преюдициальное значение решения Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2019 по делу №СИП-594/2019, учитывая, что обращение АО ФАПК «Якутия» в суд состоялось уже после обращения ООО «ТД Исток» с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 456674, суд приходит к выводу о том, что действия АО ФАПК «Якутия» по взысканию с ответчика компенсации свидетельствуют о злоупотреблении правом, в связи с чем исковые требования удовлетворению не подлежат.

Уплаченная АО ФАПК «Якутия» при обращении в суд государственная пошлина в размере 54 000 руб., в соответствии с правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подлежит отнесению на истца.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении иска отказать полностью.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

Судья

                               В.С.Терских