ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Вокзальная, 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357601, http://www.16aas.arbitr.ru,

e-mail: info@16aas.arbitr.ru, тел. 8 (87934) 6-09-16, факс: 8 (87934) 6-09-14

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

г. Ессентуки                                                                                  Дело № А22-3799/2023

29.10.2024

 

Резолютивная часть постановления объявлена 22.10.2024.

Постановление изготовлено в полном объеме 29.10.2024.

 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Цигельникова И.А., судей: Егорченко И.Н., Жукова Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шумовой Е.В., в режиме веб-конференции, при участии представителя общества с ограниченной ответственностью «ЭКСИМ77» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) – ФИО1 (доверенность от 11.09.2024 № 100), представителя общества с ограниченной ответственностью «МЕГАКОСМТОРГ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) – ФИО2 (доверенность от 05.08.2024 № 3), рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда по адресу: ул. Вокзальная, 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «МЕГАКОСМТОРГ» на решение Арбитражного суда Республики Калмыкия от 12.07.2024 по делу № А22-3799/2023, 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ЭКСИМ77» (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «МЕГАКОСМТОРГ» (далее – ответчик) об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика продукции, содержащей изображение товарного знака «DIKSON», а также взыскать с ответчика компенсацию в размере 1000000р за нарушение исключительных прав на товарный знак «DIKSON» № 411799 (с учетом уточнений).

Решением суда от 12.07.2024 исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 100000р за нарушение исключительных прав на товарный знак «DIKSON» № 411799, в остальной части исковых требований – отказано, распределены судебные расходы по уплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым решением суда, ответчик обжаловал его в апелляционном порядке. В апелляционной жалобе просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. Считает, что выводы суда первой инстанции сделаны при неправильном применении норм материального права и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, что является основанием для отмены обжалуемого решения суда.

Информация о времени и месте судебного заседания размещена на официальном сайте суда в сети Интернет, в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, просит решение суда оставить без изменения.

От ответчика поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов: копия гарантийного письма № 2024-01; копия обращения к Министру промышленности и торговли Российской Федерации.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, также поддержал ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов.

Представитель истца, поддержал позицию, изложенную в отзыве на апелляционную жалобу, возразил по существу ходатайства о приобщении к материалам дела дополнительных документов.

Протокольным определением суда отказано в удовлетворении ходатайства ответчика о приобщении к материалам дела дополнительных документов на основании части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», поскольку Общество не обосновало невозможность представления документов в суд первой инстанции по уважительным причинам. Документы, представленные ответчиком, не являются обоснованием возражений относительно апелляционной жалобы, так как именно ответчик является подателем апелляционной жалобы. Кроме того, документы датированы после вынесения обжалуемого решения и не могли быть учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, заслушав пояснения представителей истца и ответчика, изучив материалы дела, считает, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.

Из материалов дела следует, что истец является исключительным лицензиатом на территории Российской Федерации на товарный знак «DIKSON» что подтверждается свидетельством на товарный знак от № 411799 правообладатель которого является МЮСТЕР Э ДИКСОН СЕРВИС С.П.А., Виа Привата да Виа Кеннеди – 20023 Серро Маггиоре (МИ), Италия (IT) и уведомлением о государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору № Р Д0409640 от 28.09.2022. Срок действия исключительного права на ТЗ «DIKSON» до 05.05.2029.

04.10.2023 в ходе мониторинга сети Интернет представителем истца было выявлено по URL ссылке: https://www.wildberries.ru/seller/1221278 незаконное использование товарного знака «DIKSON». Ответчиком товарный знак был использован при реализации товаров через предприятие электронной розничной торговли/веб-сайт электронной коммерции - на торговой площадке - веб-сайте https://www.wildberries.ru, в магазине ответчика - «Е-КОСМЕТИКА».

12.10.2023 представителем истца осуществлена контрольная закупка на сумму 1620р, приобретён товар «DIKSON» - ампулы против выпадения волос Polipant Complex, 12х10 мл», что подтверждается кассовым чеком № 378 с указанием наименования товара, суммы и ИНН продавца https://receipt.wb.ru/u/8190323/r/2b9fb2ae-374c-42ba-8475-1ed31a709810/ca15d0cf76c6fcd3ac20c185550d167f.

Истец не давал ответчику согласие на использование товарных знаков, а также любых иных обозначений, сходных с товарными знаками, исключительные права на которые принадлежат истцу. В целях досудебного урегулирования спора истец в связи с указанным нарушением обратился с претензией к ответчику с требованием о прекращении нарушения и о выплате компенсации за нарушение исключительных прав. Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца с исковым заявлением в арбитражный суд.

Устанавливая фактические обстоятельства дела на основании полного и всестороннего исследования представленных доказательств, удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции руководствовался статьями 1225, 1477, 1479, 1484, 1482, 1229, 1515, 1250, 493 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерно исходил из доказанности факта наличия у истца исключительных прав на товарный знак и нарушения этого права ответчиком при реализации и предложения к продаже контрафактного товара.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Материалами дела подтверждается, что истец обладает исключительными правами на спорный товарный знак, в отношении которого было зафиксировано нарушение ответчиком. Так ответчик на сайте с доменным именем https://www.wildberries.ru предлагал к продаже товар, маркированный обозначениями, тождественным (сходным до степени смешения) с охраняемым товарным знаком, исключительное право на которые принадлежит истцу, что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

Каких-либо доказательств того, что ответчик реализовал иной товар, чем тот, на который ссылается истец, в материалы дела не представлено, как и не представлено доказательств того, что от имени ответчика действовало иное неуполномоченное им лицо.

Истец не давал своего разрешения ответчику на использование принадлежащих ему исключительных прав. Доказательств обратного в материалы дела не представлено. Товар, реализованный ответчиком, не вводился в гражданский оборот истцом и (или) третьими лицами с согласия истца. Предложением к продаже и реализацией товара ответчик нарушил права истца.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к убеждению, что истец доказал факт нарушения его исключительных прав на товарные знаки истца действиями ответчика по продаже контрафактного товара. Иного ответчиком не доказано.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ответчик на сайте с доменным именем https://www.wildberries.ru предлагал к продаже товар, маркированный обозначениями, тождественным (сходным до степени смешения) с охраняемым товарным знаком, исключительное право на которые принадлежит истцу, что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

Ссылка ответчика на Приказ Минпромторга России от 21.07.2023 № 2701 «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения статей 1252, 1254, пункта 5 статьи 1286.1, статей 1301, 1311, 1406.1, подпункта 1 статьи 1446, статей 1472, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия» не принимается. В самом приказе, прямо указанно, что положения статей 1252, 1254, пункта 5 статьи 1286.1, статей 1301, 1311, 1406.1, подпункта 1 статьи 1446, статей 1472, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации не распространяются на перечень товаров, в рамках данных перечней, перечислены товарные знаки, ввоз на территорию РФ которых разрешен без разрешения правообладателя или обладателя исключительных прав на товарный знак. В данном перечне, как правило, размещены товарные знаки компаний, которые официально заявили об уходе с рынка на территории РФ. Компания, правообладатель товарного знака «DIKSON», не уходила, с рынка на территории РФ, следовательно, в данном перечне отсутствует. Так же, стоит учитывать, что данное положение действительно, только при условии ввода, товара непосредственно правообладателем. Доказательства ввода товара непосредственно правообладателем ответчиком не предоставлено. Наличие договора поставки не свидетельствует о передачи товара, отсутствует информация о том, что поставка является разовой и что по настоящему договору передается именно товары с маркировкой «DIKSON», в договоре отсутствует ссылки на декларацию о соответствии прилагаемой ответчиком в материалах дела. Также сам заключенный договор не подтверждает перехода права собственности на товары приобретенные ответчиком у ООО «СТ ТЕХНО». Все товары с маркировкой «DIKSON» имеют маркировку «EAC». Ответчиком предоставлена Декларация соответствия, которая не позволяет установить, что была выдана именно в отношение товаров, которые реализует ответчик, в договоре предоставленном ответчиком отсутствуют ссылки на предоставленную Декларацию соответствия, заявителем настоящей Декларации является третье лицо – ООО «Международный стандарт», не являющее стороной договора между ООО «СТ ТЕХНО» и ответчиком. Ответчик, вводя в оборот товар на территории РФ, будучи специализированным субъектом, обязан был, убедиться в правомерности ввода в оборот товара, который реализовал и рекламировал.

Действия ответчика по вводу в оборот товара с нанесением на него товарного знака, принадлежащего другому лицу без заключения лицензионного договора с истцом – являются нарушением исключительных прав истца на товарный знак, что подтверждается соответствующими скриншотами с маркетплейса WILDBERRIES.

Согласно п. п. 1, 2 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

В соответствии со ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер компенсации определен истцом на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и составил размер 1000000р.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что факт незаконного использования ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, подтверждается представленными в дело доказательствами, в связи с чем, требования истца об обязании прекратить использование товарного знака «DIKSON» и прекратить реализацию товаров, маркированных товарным знаком «DIKSON» в магазине ответчика, размещенного на сайте WILDBERRIES, подлежали удовлетворению, между тем, суд первой инстанции не нашел оснований для удовлетворения требований об обязании изъять и уничтожить товар, при этом также придя к выводу о снижении компенсации.

Определение размера подлежащей взысканию компенсации осуществлено судом первой инстанции с учетом разъяснений, изложенных в пункте 62 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, в рамках своих полномочий на основании исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств в совокупности, а взысканная с ответчика сумма компенсации мотивирована надлежащим образом, признана соразмерной допущенному нарушению и разумной с учетом представленных доказательств. Ответчик не представил доказательств, подтверждающих необходимость дополнительного снижения размера компенсации ниже установленного судом.

Ответчик, приобретая товар, а затем, реализуя его, принял все риски, связанные с введением в оборот контрафактного товара. К лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, права на которые им не принадлежат, предъявляются повышенные требования, невыполнение которых рассматривается как виновное поведение. Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по продаже товаров, в которых содержатся объекты интеллектуальной собственности, должно получить необходимую информацию от своих контрагентов, с тем чтобы удостовериться в отсутствии нарушения прав третьих лиц на эти объекты. Предприниматель самостоятельно обязан принять меры по проверке реализуемых им товаров на предмет нарушения исключительных прав третьих лиц. Действуя с должной степенью осмотрительности и заботы о своих правах, об исполнении своих обязанностей, предпринимателю было необходимо получить информацию, подтверждающую законность использования товарных знаков и изображений, принадлежащих третьему лицу, на товаре. Доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы, сделавших невозможным соблюдение исключительных прав истца на товарные знаки и изображения, ответчиком в материалы дела не представлено.

В апелляционной жалобе ответчик ссылается на то, что в рассматриваемом споре подлежат применению положения статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Определяющим для применения принципа исчерпания исключительных прав является факт ввода товаров, маркированных товарным знаком, в гражданский оборот непосредственно правообладателем либо с его согласия.

Необходимость принятия мер по проверке правомерности использования товарного знака при приобретении товара с целью его последующей реализации является обязанность лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2022 по делу № А41-4903/21, учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия на использование ответчиком товарного знака, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, оригинальность товара - исчерпание права и пр.).

Поскольку ответчик ссылался на принцип исчерпания права, то именно на него возложено бремя доказывания соответствующих обстоятельств путем представления в материалы дела надлежащих доказательств, подтверждающих введение товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем товарного знака или иным лицом с его согласия (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик не предоставил документов, подтверждающих происхождение товара и исчерпания исключительного права.

Суд апелляционной инстанции обращает внимание на то, что в рассматриваемом споре ответчиком не представлены в материалы дела доказательства, подтверждающие оригинальность спорной продукции, отсутствуют доказательства, что товар, размещенный на маркетплейсе, приобретен у истца, или последним дано согласие на введение его в гражданский оборот.

Доводы ответчика о необходимости привлечения к участию в деле Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и МЮСТЕР Э ДИКСОН СЕРВИС С.П.А. не принимаются, поскольку ответчиком не представлено доказательств того, что судебный акт по настоящему делу может повлиять на права или обязанности указанных лиц.

Отклоняя довод ответчика о том, что настоящие исковые требования подлежат рассмотрению судом общей юрисдикции, судебная коллегия апелляционного суда указывает, что истцом заявлено требование о защите исключительных прав на средство индивидуализации - товарный знак, в связи с чем рассматриваемый спор относится к компетенции арбитражного суда.

С учетом частичного удовлетворения исковых требований, принимая во внимание компенсационный характер судебных издержек, предусмотренный положениями статьями 106, 110, 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом первой инстанции обоснованно взысканы с ответчика в пользу истца расходы по оплате государственной пошлины в размере 1450р.

Решение суда является правильным, нарушений норм материального и процессуального права, ведущих к отмене судебного акта, не допущено, при рассмотрении дела судом установлена, исследована и оценена вся совокупность обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора.

Доводы апелляционной жалобы опровергаются материалами дела, им дана надлежащая оценка судом первой инстанции, в связи с чем они подлежат отклонению как неосновательные по приведенным выше мотивам.

Руководствуясь статьями 266, 268, 271, 272, 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Калмыкия от 12.07.2024 по делу № А22-3799/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий                                                                       Цигельников И.А.

Судьи                                                                                                      Егорченко И.Н.

Жуков Е.В.