АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

Р Е Ш Е Н И Е

 Именем Российской Федерации

Дело № А40-281898/23-51-2278

14 мая 2024 года

город Москва

  Резолютивная часть решения объявлена 25 апреля 2024 года  

Решение в полном объеме изготовлено 14 мая 2024 года Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи О. В. Козленковой, единолично, при ведении протокола судебного заседания секретарем В. А. Кундузовой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП  

<

***>)  

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП  

<

***>)  

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по  свидетельству РФ № 359303 в размере 92 857 руб., расходов на фиксацию  правонарушения в размере 8 000 руб., расходов на приобретение товара в размере 70  руб., расходов на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб., почтовых расходов  в размере 126 руб.,  

при участии: от сторон – не явились, извещены; 

У С Т А Н О В И Л:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее –  истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, с учетом  принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации (далее – АПК РФ) увеличения размера исковых требований, к  индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее –  ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный  знак по свидетельству РФ № 359303 в размере 92 857 руб., расходов на фиксацию  правонарушения в размере 8 000 руб., расходов на приобретение товара в размере 70  руб., расходов на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб., почтовых расходов  в размере 126 руб.  

Стороны в судебное заседание не явились, ответчик отзыва на исковое заявление  не представил, учитывая надлежащее уведомление о дате, месте и времени проведения  предварительного судебного заседания и судебного разбирательства определением суда  о принятии дела к производству, отсутствие возражений сторон на переход к  

рассмотрению дела по существу, в соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ, дело  рассмотрено в отсутствие сторон в судебном заседании суда первой инстанции.  

Рассмотрев заявленные требования, исследовав и оценив имеющиеся в  материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.  

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных  

прав на товарный знак по свидетельству РФ № 359303, дата  регистрации: 08.09.2008, в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 03 -  ногти искусственные; ресницы искусственные; 08 - инструменты для маникюра;  инструменты для педикюра; ножницы для маникюра; ножницы для стрижки волос;  пилки для ногтей; электрические пилки для ногтей; пинцеты для эпилирования;  устройства для завивки волос (неэлектрические); приборы (электрические и  неэлектрические) для полировки ногтей; щипцы для завивки волос; щипцы для  удаления ногтей; щипчики для ногтей; щипчики для завивки ресниц; 11 - аппараты для  загара; сушилки воздушные; сушилки для волос; 21 - гребни; изделия щеточные;  кисточки для бритья; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней  утвари туалетные; принадлежности для снятия грима [неэлектрические]; пудреницы;  пуховки для пудры; расчески; расчески электрические; футляры для расчесок; щетки;  щеточки для бровей; щеточки для ногтей; 26 - бигуди; зажимы для волос; изделия  декоративные для волос; кисти; шапочки для окраски волос; шпильки для волос; 35 -  продвижение товаров 03, 08, 11, 21 и 26 классов [для третьих лиц]; услуги  снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами  03, 08, 11, 21 и 26 классов]; 44 - маникюр; парикмахерские; салоны красоты.  

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее – ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным  правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство  индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое  средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.  Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат  интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если  Кодексом не предусмотрено иное.  

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать  другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).  

Другие лица не могут использовать соответствующие результат  интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия  правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование  результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том  числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое  использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и  влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением  случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается  Кодексом.  

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак  может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в  отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения  

товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые  производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и  ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской  Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию  Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации,  связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже  товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и  в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах  адресации.  

В обоснование исковых требований истец указал, что 06.07.2021 в торговой  точке, расположенной по адресу: 

<

...> Победы,  156, был установлен и задокументирован факт предложения к продаже от имени  ответчика товара — маникюрного инструмента, имеющего технические признаки  контрафактности.  

Факт реализации указанного товара подтверждается кассовым чеком от  06.07.2021, спорным товаром, а также видеосъемкой, совершенной в целях и на  основании самозащиты гражданских прав в соответствии со ст. ст. 12 и 14 ГК РФ.  

В соответствии со статьей 493 ГК РФ договор розничной купли-продажи  считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю  кассового или товарного чека, или иного документа, подтверждающего оплату товара.  

В подтверждение заключения сделки розничной купли-продажи ответчиком был  выдан кассовый чек, в котором содержатся сведения об уплаченной за товар денежной  сумме и ИНН продавца, совпадающий с данными, указанными в ЕГРИП в отношении  ответчика.  

В соответствии с пунктом 55 постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 года «О применении части четвертой  Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10) при  рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует  учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на  основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64  АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в  силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства  доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством.  

Факт неправомерного распространения (предложения к продаже, реализации)  контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи  может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека  или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания  свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств,  например аудио- или видеозаписи.  

Для признания аудио- или видеозаписи допустимым доказательством согласия  на проведение аудиозаписи или видеосъемки того лица, в отношении которого они  производятся, не требуется. Информация о распространении гражданином  контрафактной продукции не является информацией о его частной жизни, в том числе  информацией, составляющей личную или семейную тайну.  

Исходя из анализа норм статей 12, 14 ГК РФ, осуществление видеосъемки при  фиксации факта предложения к продаже товара является соразмерным и допустимым  способом самозащиты и отвечает признакам относимости, допустимости и  достоверности доказательств.  

При этом данная видеосъемка проводилась истцом в целях защиты нарушенного  права в рамках гражданско-правовых отношений.  

На представленной в материалы дела видеозаписи зафиксирован факт  реализации спорного товара в торговой точке ответчика, проведен осмотр товара и  чека.  

Таким образом, представленная совокупность доказательств подтверждает факт  предложения товара к продаже и факт заключения договора розничной купли-продажи  от имени ответчика.  

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения  правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров,  для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных  товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.  

В пункте 162 постановления № 10 разъяснено, что для установления факта  нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного  обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение  возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может  восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или  если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или  лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.  

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется  исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для  указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но  идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров,  но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.  

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности  возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о  принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род  (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия  сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и  другие обстоятельства.  

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения  товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому  критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему  убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство -  сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь  неохраняемых элементов во внимание не принимается.  

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и  однородности товаров не требуется.  

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность  смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в  том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных  товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем;  степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности  потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у  правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным  обозначением элементом. При определении вероятности смешения также могут  учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства  фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения  обычных потребителей соответствующего товара. Суд учитывает влияние степени  сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на  вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.  

По смыслу пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов,  являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по  государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных  

знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482,  обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если  оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени  смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в  целом, несмотря на их отдельные отличия.  

Пунктом 42 тех же Правил предусмотрено, что словесные обозначения  сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в  композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений  оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым  (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании  следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых  обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких  звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и  их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в  составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер  совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;  2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее  зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв  (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по  отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или  цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих  признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности,  совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов  обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет  самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий,  идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в  отдельности, так и в различных сочетаниях.  

Как отмечено в пункте 45 Правил № 482, при установлении однородности  товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя  представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.  

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские  свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,  взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их  реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг  потребителей и другие признаки.  

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа  перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по  причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и  тому же источнику происхождения (изготовителю).  

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности  товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из  соответствующих обстоятельств друг на друга.  

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением  споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного  Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения  обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего  впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего  потребителя соответствующих товаров или услуг.  

В данном случае суду необходимо оценить сходство товарного знака истца и  обозначения, размещенные на товаре и его упаковке.  

Товарный знак по свидетельству № 359303 является комбинированным,  включает в свой состав доминирующий словесный элемент «KAIZER», выполненный  

оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с изображением стилизованной  короны над буквой «I», а также исключенные из самостоятельной правовой охраны  словесные элементы «manicure, pedicure, make-up instruments», выполненные  стандартным шрифтом.  

На упаковке спорного товара (инструмент для маникюра, педикюра и макияжа)  размещено полностью тождественное комбинированное обозначение.  

Спорный товар классифицируется как «инструменты для маникюра» и  относится к 8 классу МКТУ.  

Доказательств, свидетельствующих о том, что спорный товар был произведен  истцом, либо вышеуказанный товарный знак размещен на таком товаре с согласия  правообладателя, ответчиком не представлено.  

Сам факт нарушения исключительных прав истца на товарный знак ответчиком  не оспаривается.  

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для  отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств  индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе  вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за  нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности  факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права,  освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер  компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от  характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и  справедливости.  

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему  выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере  от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя  из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых  незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права  использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых  обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.  

Истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию за нарушение  исключительных прав на товарный знак в размере 92 857 руб. на основании подпункта  2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.  

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 61 постановления № 10,  заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права  использования результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров  (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт  6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125  АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо  количество экземпляров (товаров) и их цену.  

Взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом, исходя из  двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в случае, если  судом определена иная цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно  взимается за правомерное использование соответствующего результата  интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом,  который использовал нарушитель.  

В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не  «снижения» размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из  установленного судом иного размера стоимости права использования товарного знака.  

При определении стоимости права использования спорного товарного знака  необходимо учитывать способ его использования нарушителем, в связи с чем за основу  

расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за  аналогичный способ использования.  

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств устанавливает  стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за  правомерное использование спорного товарного знака.  

Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права  в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет  размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая  оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.  

Определенный таким образом размер является по смыслу части 3 статьи 1252 ГК  РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером  компенсации, предусмотренным законом, по правилам указанной нормы.  

Представление в суд лицензионного договора не предполагает, что компенсация  во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного  договора (стоимости права использования), поскольку с учетом пункта 4 статьи 1515  ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при  сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование  соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.  

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании  лицензионного договора (либо иного договора), суд соотносит условия указанного  договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного  договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и  способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых  предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение  (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается  использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный  пункт); иные обстоятельства.  

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права  использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в  котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по  сравнению с размером, заявленным истцом.  

В качестве обоснования размера заявленной компенсации истец представил в  материалы дела лицензионный договор о предоставлении использования товарного  знака от 06 апреля 2021 года, заключенный с ООО Торговый Дом КЬЮТ-КЬЮТ,  предоставляющий право на использование товарного знака по свидетельству № 359303  в отношении всех товаров и услуг 03, 08, 11, 21, 26 35, 44 классов МКТУ.  

Согласно пункту 2 договора, лицензиат выплачивает лицензиару за  предоставление права использования товарного знака № 359303 комбинированное  вознаграждение в следующем размере:  

- разовый паушальный платеж за предоставление права использования  товарного знака № 359303, который составляет 1 000 000 руб.;  

- ежемесячный платеж в форме роялти за предоставление права использования  товарного знака № 359303 в размере 300 000 руб. (фиксированное вознаграждение).  

В соответствии с пунктом 2.3 договора паушальный платеж, указанный в пункте  2.1.1 договора, лицензиат уплачивает в течение 10 календарных дней с даты  регистрации предоставления права на использование товарного знака по договору в  Роспатенте.  

В обоснование заявленного размера компенсации истец указал, что, согласно  дополнительному соглашению от 03.05.2021 к лицензионному договору о  предоставлении права использования товарного знака от 06.04.2021, в лицензионный  договор были добавлены пункты 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 следующего  содержания: «2.9. Указанная в п. 2.4. договора сумма роялти в виде фиксированных  

ежемесячных платежей не зависит от срока использования, способов использования,  территории использования, количества фактов использования объекта  интеллектуальной собственности, классов МКТУ, в отношении которых  зарегистрирован объект интеллектуальной собственности и предоставленных  лицензиату, количества и видов реализуемой лицензиатом продукции с  использованием объекта интеллектуальной собственности. 2.10. В случае досрочного  расторжения договора лицензиат не имеет права на возврат вознаграждения,  предусмотренного п. 2.1.1. договора. 2.11. В случае досрочного расторжения договора  лицензиат не имеет права на возврат вознаграждения, предусмотренного п. 2.4.  договора, обязанность по оплате которого имелась в соответствующем месяце на дату  расторжения договора. 2.12. Неиспользование лицензиатом объекта интеллектуальной  собственности полностью, либо использование объекта интеллектуальной  собственности не всеми предоставленными договором способами, а равно не на всей  предусмотренной договором территории либо не во всех классах МКТУ, в отношении  которых зарегистрирован объект интеллектуальной собственности и предоставленных  лицензиату, не является основанием для неоплаты либо перерасчета вознаграждения,  предусмотренного п. 2.1.1., п. 2.4. договора. 2.13. Использование лицензиатом объекта  интеллектуальной собственности в течение срока, меньшего, чем срок действия  договора, не является основанием для уменьшения суммы вознаграждения,  предусмотренного п. 2.1.1. договора, пропорционально сроку фактического  использования. 2.14. Использование лицензиатом объекта интеллектуальной  собственности в течение срока, меньшего, чем 1 месяц, не является основанием для  уменьшения суммы вознаграждения, предусмотренного п. 2.4. договора,  пропорционально сроку фактического использования в соответствующем месяце».  

Данное дополнительное соглашение от 03.05.2021 к лицензионному договору о  предоставлении права использования товарного знака от 06.04.2021 в материалы не  представлено. При этом факт его заключения установлен вступившими в законную  силу судебными актами по делам №№ А40-142563/23, А40-164659/23 и др.  

В соответствии с частью 1 статьи 16 АПК РФ вступившие в законную силу  судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов  государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов,  организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории  Российской Федерации.  

Вступившими в законную силу судебными актами по делам №№ А40-142563/23,  А40-164659/23 установлено, что в соответствии с пунктом 2.3. договора (в редакции  дополнительного соглашения № б/н от 03 мая 2021 года к договору) указанная в пункте  2.1.1 договора сумма разового паушального платежа является фиксированной,  оплачивается за предоставленное право использования объекта интеллектуальной  собственности и не зависит от срока использования, способов использования,  территории использования, количества фактов использования объекта  интеллектуальной собственности, классов МКТУ, в отношении которых  зарегистрирован объект интеллектуальной собственности и предоставленных  лицензиату, количества и видов реализуемой лицензиатом продукции с  использованием объекта интеллектуальной собственности.  

Представленный лицензионный договор является действующим, заключен в  соответствии с требованиями закона и зарегистрирован в установленном порядке.  

Согласно расчету истца, исходя из 7 классов МКТУ и 4 способов использования  истец определил размер компенсации, как (1 300 000 руб. / 1 товарный знак / 7 классов  МКТУ/ 4 способа применения) x 2 =92 857 руб.  

Из указанного расчета видно, что стоимость права использования товарного  знака № 359303 за 1 месяц составляет 1 300 000 руб.: 1 000 000 (паушальный платеж) +  300 000 (фиксированное вознаграждение) x 1 месяц.  

Оценив представленный истцом расчет, суд считает, что он должен  определяться без учета разового паушального платежа в размере 1 000 000 руб. ввиду  следующего.  

В хозяйственной практике термин «паушальный платеж» используют с целью  обозначения вознаграждения в форме фиксированного разового платежа.  

Согласно абзацу 3 пункта 5 статьи 1235 ГК РФ, выплата вознаграждения по  лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых  или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в  иной форме.  

Разовый паушальный платеж это единоразовое фиксированное вознаграждение  за право пользоваться предметом лицензионного договора до того, как будет получен  экономический эффект (прибыль) от его использования. При этом, паушальный платеж  может производиться как единовременно, так и в рассрочку. Данное вознаграждение  представляет собой четко зафиксированную в тексте лицензионного договора сумму,  закрепляет экономические интересы обеих сторон и не зависит от срока действия  договора, даже в случае продления исключительного права на товарный знак.  

Вместе с тем, согласно правовой позиции Верховного Суда Российской  Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер  компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами  доказательств.  

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 24.07.2020 №  40-П указал, что подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса в системной связи с  абзацем вторым пункта 3 его статьи 1252 допускает различные правовые оценки в  зависимости от того, кто является правообладателем и нарушителем, а равно от  способа нарушения.  

Например, возможна ситуация, когда субъект права, занимающийся  предпринимательской деятельностью и являющийся конкурентом правообладателя  товарного знака, маркирующего им свои товары, маркирует, не заключив  лицензионный договор, товары тем же товарным знаком или обозначением, сходным с  ним до степени смешения (пункт 2 статьи 1515 данного Кодекса), намереваясь  незаконно эксплуатировать экономический успех правообладателя. Иную оценку  может получить ситуация, когда право на товарный знак нарушено индивидуальным  предпринимателем, занимающимся розничной торговлей и продающим товары,  маркированные товарными знаками правообладателя, который, в свою очередь, не  производит товары, а заключает лицензионные договоры с производителями. Здесь  появляются риски заключения лицензионных договоров лишь для обоснования  большого размера взыскиваемой компенсации, без намерения их реально исполнять.  Такое злоупотребление должно быть исключено при установлении и исследовании  фактических обстоятельств дела судом, имеющим возможность оценить доказательства  исполнения договора. Применительно к последней ситуации в законодательстве  отсутствуют критерии сравнимости обстоятельств нарушения с условиями  использования товарного знака, для которых определена стоимость, положенная в  основу компенсации, исчисленной в двукратном размере.  

Между тем в этом случае ответчик - индивидуальный предприниматель, не  занимаясь, в отличие от лицензиатов, изготовлением товаров, нарушает право на  товарный знак иным способом, например, продает малоценный товар хозяйственного  назначения и, тем самым, причиняет правообладателю незначительный ущерб.  

Нет в законе и критериев для установления сравнимости обстоятельств при  заключении нескольких лицензионных договоров.  

Согласно позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда  Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П, в случае нарушения прав одного того же  лицензиара на один и тот же товарный знак размер компенсации не может быть  

одинаковым для конкурента правообладателя товарного знака, маркирующего им свои  товары без лицензионного договора, и индивидуального предпринимателя, продавшего  в розницу товар, маркированный товарным знаком правообладателя.  

Поскольку законом критерии для установления сравнимости обстоятельств  нарушения с условиями использования товарного знака не установлены, этот вопрос  относится к дискреционным полномочиям суда, рассматривающего спор по существу.  

Отсутствие в лицензионном договоре условий, позволяющих определить размер  компенсации исходя из обстоятельств допущенного ответчиком нарушения, также не  освобождает суд от определения размера компенсации, соответствующего  допущенному нарушению.  

С учетом позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда  Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П, подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ  предоставляет правообладателю обратиться в суд с требованием о взыскании  двукратного размера стоимости права использования товарного знака в сравнимых  обстоятельствах, а не двукратной цены договора - вне зависимости от обстоятельств  допущенного нарушения.  

Таким образом, разовый паушальный платеж за предоставление права  использования товарного знака № 359303 в размере 1 000 000 руб. при расчете не  должен приниматься судом во внимание, поскольку лицензионным договором от 06  апреля 2021 года не предусмотрен срок, за который выплачивается данное  вознаграждение (договор действует на весь срок действия исключительного права на  товарный знак (пункт 3.1. договора), который может быть неоднократно продлен). В  этой связи определение ежемесячной платы за пользование товарным знаком с учетом  единовременного паушального взноса является некорректным.  

Как указывалось выше, согласно правовой позиции Верховного Суда  Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет  размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами  доказательств.  

На основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц,  участвующих в деле, суд устанавливает стоимость, которая при сравнимых  обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего  товарного знака.  

В связи с отсутствием у суда права по своей инициативе изменять вид  компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора, утвержденного  Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015), суд соглашается с расчетом  использования соответствующего права, представленного истцом, непосредственно  исходя из цены, установленной в лицензионном договоре от 06 апреля 2021 года - 300  000 руб. При этом, как указывалось выше, паушальный платеж судом в расчете не  учитывается.  

Исходя из того, что материалами дела доказан только один факт реализации  контрафактного товара и не доказано совершение ответчиком в течение длительного  времени подобных нарушений, в рассматриваемой ситуации размер компенсации  определяется судом из расчета вознаграждения по лицензионному договору за один  месяц без учета размера паушального взноса. Двукратный размер стоимости права  использования товарного знака, согласно расчету суда, составил: 300 000 / 7 / 4 x 2 = 21  428 руб. 57 коп.  

Указанная правовая позиция по исковому заявлению того же истца содержится в  постановлении Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2023 по делу № А355238/2022.  

Оценив представленные в материалы дела доказательства с позиций их  относимости, допустимости и достоверности, а также их достаточность и взаимную  связь в совокупности в соответствии с положениями статей 67, 68, 71 АПК РФ, суд  

считает заявленные истцом исковые требования подлежащими частичному  удовлетворению на сумму 21 428 руб. 57 коп.  

Истец также просит суд взыскать с ответчика судебные расходы в общем  размере 8 396 руб., состоящие из: расходов на фиксацию правонарушения (8 000 руб.),  расходов на приобретение товара (70 руб.), расходов на получение выписки из ЕГРИП  (200 руб.), почтовых расходов (126 руб.),  

Согласно статье 101 АПК РФ, судебные расходы состоят из государственной  пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.  

Согласно статье 106 АПК РФ, к судебным издержкам, связанным с  рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие  выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением  осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц,  оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на  уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом  предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные  лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.  

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные  лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные  расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру  удовлетворенных исковых требований.  

В пункте 4.1 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от  28.10.2021 № 46-П разъяснено что, решение арбитражного суда о снижении размера  компенсации за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной  собственности, определенной истцом (правообладателем) в минимальном размере,  установленном законом, - как по основаниям его принятия, так и по вызываемым  юридическим последствиям - не может отождествляться с частичным удовлетворением  исковых требований, обусловленным отсутствием (недоказанностью) надлежащих  оснований для их признания судом полностью обоснованными.  

Пунктом 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении  издержек, связанных с рассмотрением дела» разъяснено, что лицо, заявляющее о  взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между  понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его  участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в  возмещении судебных издержек.  

Как указано в пункте 4 Информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной  практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных  расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве  представителей в арбитражных судах» в случае, когда расходы не были фактически  понесены, требование об их возмещении удовлетворению не подлежит.  

Суд при распределении судебных расходов по делу исходит из того, что под  фактически понесенными расходами следует понимать реально понесенные стороной  затраты в форме отчуждения части имущества в пользу лица, оказавшего  соответствующие услуги, с учетом характера этих затрат, а именно: являются ли  расходы на оплату услуг реальными затратами стороны, то есть оплачиваются  стороной за счет собственного имущества или за счет собственных денежных средств.  

При этом арбитражное процессуальное законодательство связывает право на  возмещение расходов не с представлением документа, а с фактом несения расходов,  под которыми понимаются реальные затраты на оплату соответствующих услуг.  

Иное толкование означало бы нарушение баланса интересов сторон, допуская  возложение на проигравшую сторону обязанности по компенсации расходов,  фактически не понесенных другой стороной.  

В рассматриваемом случае в материалы дела не представлено доказательств,  подтверждающих несение истцом расходов на фиксацию правонарушения в размере 8  000 руб. и расходов на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб., в связи с чем  возложение на ответчика бремени несения указанных расходов является  необоснованным.  

Учитывая изложенное, судебные расходы истца по оплате государственной  пошлины в размере 2 000 руб., а также расходы на приобретение товара в размере 70  руб., почтовые расходы в размере 126 руб., факт несения которых подтверждается  материалами дела, возлагаются на ответчика пропорционально размеру  удовлетворенных требований, исходя из определенной судом двукратной стоимости  права использования товарного знака в размере 21 428 руб. 57 коп.  

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса  Российской Федерации при увеличении истцом размера исковых требований  недостающая сумма государственной пошлины доплачивается в соответствии с  увеличенной ценой иска. С учетом результатов рассмотрения дела государственная  пошлина, подлежащая уплате в связи с увеличением размера исковых требований,  взыскивается в доход федерального бюджета или с истца или с ответчика (пункт 5  информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 25.05.2005 № 91 «О некоторых вопросах применения арбитражными  судами главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации»).  

Поскольку истец при увеличении размера исковых требований государственную  пошлину не доплачивал, с истца в доход федерального бюджета Российской Федерации  подлежит взысканию государственная пошлина в размере 1 714 руб.  

Руководствуясь ст. ст. 9, 65, 110, 123, 156, 167 - 170 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по  свидетельству РФ № 359303 в размере 21 428 руб. 57 коп., расходы на приобретение  товара в размере 16 руб. 15 коп., почтовые расходы в размере 29 руб. 08 коп., а также  расходы по уплате государственной пошлины в размере 857 руб. 08 коп.  

В удовлетворении остальной части исковых требований и требований о  взыскании расходов на фиксацию правонарушения в размере 8 000 руб., расходов на  получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб. отказать.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную  пошлину в размере 1 714 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: О. В. Козленкова