АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-17562/2023

г. Тюмень

01 марта 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 15 февраля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 01 марта 2024  года. 

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Кузнецовой О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, помощником судьи Григорьевой О.Б., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

индивидуального предпринимателя ФИО2

к индивидуальному предпринимателю ФИО3 

о запрете, 

об обязании, 

о взыскании компенсации, судебной неустойки, 

третье лицо: ООО «ОДЕЖДА ДОЧАКОМ»

при участии:

от истца: ФИО4 по доверенности от 27.06.2023 № 78АВ3203404;

от ответчика: ФИО5 по доверенности от 20.08.2023;

от третьего лица: не явились, извещены,     

 

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее – ответчик) о запрете использования изделий, в которых использовано изобретение, охраняемое патентом № 201528 и о взыскании компенсации и судебной неустойки. 

В отзыве на исковое заявление и дополнительных пояснениях по делу ответчик требования не признал.

В судебном заседании истец требования поддержал, ответчик иск не признал.

В судебном заседании 05.02.2024 объявлялся перерыв до 15.02.204, после перерыва судебное заседание продолжено в присутствии представителей сторон.

Третье лицо в судебное заседание не явилось, отзыв на иск не представило.

От истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, где просит запретить индивидуальному предпринимателю ФИО3 осуществлять изготовление, предложение к продаже, рекламу, продажу, хранение в указанных целях и любой иной ввод в хозяйственный оборот на территории РФ изделий, в которых использовано изобретение, охраняемой патентном № 219923; обязать индивидуального предпринимателя ФИО3 в течение 15 дней с даты вступления в законную силу решения по настоящему делу за свой счет опубликовать решение суда по настоящему исковому заявлению в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности; взыскании судебной неустойки в размере 2 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда в части обязания в течение 15 дней с даты вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу за свой счет опубликовать решение суда в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности; взыскании компенсации в размере 200 000 рублей за незаконное использование патента № 219923.

Ответчик выразил возражения относительно заявленного ходатайства.

Согласно части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Как следует из взаимосвязанных положений статей 49, 125 АПК РФ и разъяснений, содержащихся в пункте 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 N 46 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции" (далее - Постановление N 46) предметом иска является материально-правовое требование истца к ответчику о совершении определенных действий, воздержании от них, признании наличия или отсутствия правоотношения, изменения или прекращения его. Изменение предмета иска - это изменение материально-правового требования истца к ответчику.

Основание иска - это фактические обстоятельства, на которые ссылается истец в подтверждение исковых требований к ответчику. Изменение основания иска - изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

Согласно части 1 статьи 49 АПК РФ, разъяснениям абзаца 5 пункта 25 Постановления N 46, не допускается одновременное изменение предмета и основания иска, являющееся, по существу, предъявлением нового требования.

Вместе с тем, суд считает, что в настоящем случае истец при уточнении требований фактически изменил и предмет спора, и основание, в связи с чем, указанное уточнение исковых требований не подлежит принятию судом  как противоречащее ст. 49 АПК РФ. 

Между тем, суд отмечает, что отказ суда в принятии к рассмотрению изменения исковых требований не влечет за собой отказа в предоставлении истцу судебной защиты, так как он вправе обратиться в суд с новым иском о защите своих исключительных прав.

В связи с отказом в принятии к рассмотрению ходатайства об уточнении исковых требований, истец просил не рассматривать ходатайство о проведении судебной экспертизы, поданное ранее.

В соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ суд считает возможным рассмотреть исковые требования по существу в данном судебном заседании, в отсутствие надлежащим образом извещенного третьего лица.

Заслушав представителей истца и ответчика, изучив материалы дела, всесторонне исследовав и оценив в совокупности доказательства по делу, суд считает, что рассматриваемые требования не подлежат удовлетворению по указанным ниже основаниям.

Как следует из искового заявления, ИП ФИО2 является правообладателем патента на полезную модель № 201528, выдан по заявке №2020128684, поданной 29.08.2020, и опубликован 21.12.2020 Бюл. № 36.

Истцом было выявлено, что ответчик -  ИП ФИО3 производит и предлагает к продаже изделия велосипедки короткие спортивные тайтсы BODY ICON. 

В целях фиксации данного факта была осуществлена контрольная закупка изделий, что подтверждается кассовым чеком. Распространение товаров осуществляется посредством продажи через интернет. Вышеприведенные изделия по внешнему виду схожи с леггинсами, продажу которых осуществляет истец и которые изготавливаются на основании патента на полезную модель №201528.

В целях проведения сравнительного анализа изделий ИП ФИО2 и ИП ФИО3 и выявления факта нарушения исключительных прав, ИП ФИО2 обратилась в ООО «Патентное бюро защита интеллектуальной собственности», специалист, проводивший исследование: ФИО6, патентовед, патентное бюро «ЗИС» - патентовед.

По результатам исследования, специалистом было подготовлено экспертное заключение по поводу предполагаемого использования полезной модели №201528 в изделии «Велосипедки короткие спортивные тайтсы BODY ICON» в которых содержится следующий вывод: Полезная модель «ПРЕДМЕТ ОДЕЖДЫ ДЛЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА» по патенту РФ № 201528 использована в изделии «Велосипедки короткие спортивные тайтсы BODY ICON».

Таким образом, как указывает специалист, следует, что признаки изделия «Велосипедки короткие спортивные тайтсы BODY ICON», соответствуют всем признакам из независимого пункта формулы полезной модели «ПРЕДМЕТ ОДЕЖДЫ ДЛЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА» по патенту РФ №201528.

Истец не давал разрешение ответчику на пользование результат интеллектуальной собственности, договорные отношения между сторонами отсутствуют. По мнению истца, ИП ФИО3 незаконно использует полезную модель (патент РФ №201528), а именно: осуществляет изготовление и продажу продукции, защищенной патентом РФ №201528.

В адрес ответчика была направлена досудебная претензия с требованием выплаты компенсации и пресечении действий, нарушающих права истца. Данная претензия осталась без удовлетворения. Ответчиком был представлен ответ на претензию, в котором он не согласен с требованиями истца в полном объёме. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения ИП ФИО2 в суд с настоящим иском.

В силу пункта 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте, если продукт содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему.

При подаче искового заявления, истец указал, что является правообладателем патента на полезную модель № 201528, выдан по заявке №2020128684, поданной 29.08.2020, и опубликован 21.12.2020 Бюл. № 36.

Как следует из материалов дела и установлено судом, решением Роспатента от 17.03.2023 г. удовлетворены возражения, поступившие 25.08.2022, патент Российской Федерации на полезную модель № 201528 признан недействительным частично и выдан новый патент на полезную модель с формулой, представленной, 09.11.2022 (дата внесения записи в государственный реестр: 21.08.2023; дата публикации и номер бюллетеня: 21.08.2023 № 24).

В соответствии с пунктом 5 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 139 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, прекращение правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака, аннулирование записи в Государственном реестре наименований и всех свидетельств об исключительном праве на такое наименование места происхождения товара.

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому были выданы патент, свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, наименования места происхождения товара, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд приходит к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина, уплаченная истцом при обращении в суд в размере 19 000 руб., относится на истца, как на лицо, не в пользу которого принят судебный акт.

В соответствии со статьей 333.40 Налогового кодекса РФ излишне уплаченная государственная пошлина в размере 2 000 руб. подлежит возврату истцу.    

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд       

 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Возвратить Индивидуальному предпринимателю ФИО2 из федерального бюджета 2000 руб. излишне уплаченной государственной пошлины. Выдать справку. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тюменской области.

 

 

 Судья

 

Кузнецова О.В.