РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-3338/24-5-28

г. Москва

31 июля 2024 года.

Резолютивная часть решения объявлена 22 мая 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 31 июля 2024 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Киселёвой Е.Н., единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ворониной И.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску: Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>);

к ответчику Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>);

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Вайт 32 Дистрибьюшн» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 191186, 

<

...> литер а, офис 10-н);

о защите исключительных прав на товарный знак;

в заседании приняли участие:

согласно протоколу судебного заседания; 

 

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее также – истец, ИП ФИО1) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее также – ответчик, ИП ФИО2) с требованиями (с учетом принятого судом в порядке ст. 49 АПК РФ уточнения исковых требований):

запретить ответчику использование обозначения Rebel Lab, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 688196 правообладателем которого является истец;

обязать ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные этикетки и упаковки товаров, на которых расположено обозначение Rebel Lab, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 688196, правообладателем которого является истец;.

взыскать с  ответчика 2 000 000 руб. компенсации за незаконное размещение на этикетках и упаковках товаров обозначения Rebel Lab, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 688196.  

В порядке ст. 51 АПК РФ, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено: Общество с ограниченной ответственностью «Вайт 32 Дистрибьюшн» (далее также – третье лицо).

В судебное заседание явились представители всех лиц, участвующих в деле.

Судом рассмотрено ходатайство ответчика о назначении по делу судебной патентоведческой экспертизы, в удовлетворении которого судом отказано ввиду отсутствия оснований, предусмотренных ст. 82 АПК РФ, а также принимая во внимание положения ч. 5 ст. 159 АПК РФ, поскольку с учетом предмета и основания иска, а также приведенных ответчиком мотивов, суд считает, что дело может быть рассмотрено без назначения судебной экспертизы по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Кроме того, специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122).

Сторонами представлены в материалы дела доказательства, достаточные для рассмотрения спора по существу, при этом необходимость в разрешении вопросов, предполагающих специальные познания, отсутствует.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении с учетом уточнения и письменных пояснениях.

Представитель ответчика в удовлетворении заявленных требований возражал согласно доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление и дополнений к нему.

Третьи лицом даны объяснения по спору, согласно представленным письменным пояснениям, поддерживал позицию истца.

Рассмотрев материалы дела, выслушав объяснения представителя сторон и третьего лица, исследовав и оценив представленные доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ИП ФИО1 является правообладателем комбинированного товарного знака  по свидетельству Российской Федерации № 688196 (дата приоритета товарного знака – 26.12.2017; дата регистрации – 14.12.2018; дата истечения срока действия исключительного права – 26.12.2027).

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 3-го, 8-го, 21-го и услуг 35-го, 41-го, 44-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее также - МКТУ), в том числе:

товаров 3-го класса – «вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; воск для удаления волос; воск для усов; изображения переводные декоративные для косметических целей; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; мыла; мыла для бритья; мыло миндальное; наборы косметические; пасты для ремней для заточки бритв; полоски отбеливающие для зубов; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для заточки инструментов; препараты для придания лоска; препараты для удаления макияжа; препараты с алоэ вера для косметических целей; пудра для макияжа; растворы для очистки; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; шампуни; шампуни сухие; экстракты растительные для косметических целей»;

услуг 35-го класса – «продажа оптовая и розничная товаров 03-го, 08-го, 21-го классов».

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 688196 активно используется правообладателем ИП ФИО1, а также Лицензиатом Обществом с ограниченной ответственностью «Вайт32 Дистрибьюшн» на основании заключенного и истцом лицензионного договора № 01-10/2020-П от 01.10.2020 (зарегистрирован 09.12.2020 за № РД03486300,

Обозначением «REBEL» ИП ФИО1, ООО «Вайт32 Дистрибьюшн» маркируют товары, относящиеся к 3-му классу МКТУ. Обозначение используется на протяжении длительного времени, в связи с чем оно стало узнаваемым среди потребителей. Информация содержится на сайте: https://rebelstore.ru/, что подтверждается скриншотами со страниц сайта.

Товары правообладателя и его лицензиата также представлены на всех популярных интернет-площадках: Wildberries (Общество с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз»), OZON (Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Решения»), что подтверждается Скриншотами со страниц сайтов.

Истцу стало известно, что ИП ФИО2 в рамках осуществления предпринимательской деятельности использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации № 688196.

Так, истцом был выявлен факт размещения ИП ФИО2 товаров с обозначением «Rebel Lab» на торговой интернет-платформе https://www.wildberries.ru, что подтверждается скриншотами страниц сайта.

Представителем истца на сайте https://www.wildberries.ru (https://www.wildberries.ru/seller/946388) был приобретен товар, а именно «Масло для волос несмываемое», «Соль для ванны морская, аромат розовое шампанское», «Соль для ванны морская, аромат чешское пиво», «Антицеллюлитное массажное масло, аромат огурец, лайм», «Антицеллюлитное массажное масло, аромат лемонграсс, манго», маркированные обозначением «Rebel Lab», что подтверждается кассовым чеком № 398 от 17.11.2023.

Заказ был получен представителем истца 24.10.2023 в пункте самовывоза магазина Wildberries, расположенном по адресу: 

<

...>.

На упаковке каждой позиции товара, имеется обозначение «Rebel Lab».

Действия ответчика по использованию обозначения «Rebel lab» приводят к смешению продукции разных хозяйствующих субъектов в глазах потребителей.

03.11.2023 истец обратился к ответчику с досудебной претензией о запрете использования обозначения «Rebel Lab», сходного до степени смешения с товарным знаком истца, об изъятии из оборота и уничтожении за счет нарушителя контрафактных этикеток и упаковок товаров, на которых расположено обозначение «Rebel Lab», о выплате денежной компенсации.

Оставление ответчиком данной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Истец полагает, что при изложенных обстоятельствах размер компенсации должен составлять 16 500 000 руб., исходя из двукратного размера стоимости права: ежемесячная стоимость использования товарного знака по лицензионному договору 550 000,00 руб. х 15 месяцев = 8 250 000 руб. х 2-кратный размер = 16 500 000 руб. В свою очередь, истец считает справедливым снизить указанный размер компенсации и требовать выплату компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 2 000 000 руб.

Возражая доводам истца, ответчик указывал, что не использовал товарный знак истца, ссылался на недоказанность истцом обстоятельств незаконного использования ответчиком объектов интеллектуальных прав, в защиту которых подан иск, оспаривает сходство товарного знака истца и используемого ответчиком обозначения, а также однородность товаров, реализуемых ответчиком и товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Суд, исследовав материалы дела в объеме представленных доказательств, изложенных сторонами объяснений, пришел к выводу о наличии оснований для  частичного удовлетворения исковых требований.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В свою очередь, ответчик должен представить доказательства соблюдения требований гражданского законодательства при использовании товарного знака. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Факт того, что истец является правообладателем вышеназванного товарного знака и факт использования истцом в своей коммерческой деятельности этого товарного знака установлены судом, подтверждены документально.

Таким образом, истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, при предложении к продаже и реализации товаров, являющихся однородными товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

Так, истцом на торговой площадке Wildberries на Интернет-сайте https://www.wildberries.ru, предоставляющей доступ к информации о товарах, предназначенной для потенциальных покупателей (потребителей) был выявлен факт незаконного использования ответчиком товарных знаков истца.

Указанный выше Интернет-сайт предоставляет возможность индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам или самозанятым гражданам, осуществляющим деятельность по продаже товаров, размещать предложения о продаже данных товаров на торговой площадке.

В соответствии с информацией, размещенной на торговой площадке, Интернет-продавец посредством Интернет-ресурса самостоятельно и по своему усмотрению регулирует порядок размещения информации на таком сайте, в том числе размещает предложения о продаже товаров, управляет ассортиментом продукции на Интернет-витрине Торговой площадки, регулирует стоимость товара.

Таким образом, ответчик по своему усмотрению определяет порядок использования и размещения контента, то есть самостоятельно, на свой риск ведет коммерческую деятельность на данном Интернет-сайте, направленную на систематическое получение прибыли от пользования товарного знака истца без его согласия на Интернет-сайте.

Ответчик использует принадлежащий истцу товарный знак на Интернет-сайте в целях демонстрации товаров и их дальнейшего продвижения, распространения для третьих лиц в предложениях к продаже товаров (карточках товара) без согласия Правообладателя, что является нарушением действующего законодательства.

В частности, на Интернет-странице https://www.wildberries.ru (https://www.wildberries.ru/seller/946388 с использованием обозначения «Rebel Lab»,  ответчиком размещены предложения о продаже продукции (массажное масло, масло для волос, соль для ванн), что подтверждается распечатками материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (скриншотами страниц сайта), которые содержат реквизиты ответчика (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), с указанием адреса Интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения с сайта.

Кассовый чек № 398 от 17.11.2023г. также содержит ИНН продавца 

<

***>, то есть ФИО2.

Вопреки доводам ответчика, представленными в материалы дела доказательствами подтверждается использование товарного знака истца ответчиком, размещение заявленной информации ответчиком, а не другим лицом или лицами, а также факт реализации товара ответчиком по ссылке названного сайта.

Таким образом, в материалы дела представлены доказательства совершения ответчиком действий, направленных на использование товарного знака, принадлежащего истцу с целью извлечения прибыли (получения экономической выгоды).

На основании изложенного в рассматриваемом случае предъявление требований к ИП ФИО2 является обоснованным.

Доказательств предоставления ответчику разрешения правообладателя на такое использование в материалах дела не имеется, в связи с чем, действия ответчика являются незаконными и нарушают исключительные права истца на товарные знаки.

Факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, для продвижения услуг (предложение к продаже и реализация товаров), являющихся однородными услугам, в отношении которых зарегистрированы товарный знак истца (35-го класса МКТУ - продажа оптовая и розничная товаров), а также для реализации товаров, однородных товарам истца (3-го класса МКТУ), подтверждается представленными в дело доказательствами.

В силу пункта 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. 

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17- 12018, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300-КГ 17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака. 

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), методологическими подходами, изложенными в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 № 128 (далее - Руководство № 128). 

В соответствии с п. 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п. 44 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются отдельные признаки (словесные, изобразительные и объемные), а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. 

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

При этом следует отметить, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения (пункт 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» и пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015). 

Решающее значение при оценке сходства имеет общее впечатление, производимое товарным знаком истца и обозначением, используемым ответчиком, при этом формирование общего впечатления может происходить под впечатлением любых особенностей обозначений. 

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом размер шрифта обозначения, место его размещения, наличие дополнительного графического изображения(ий) и либо словесного обозначения не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, поскольку такие изменения не исключают фонетического, графического и семантического сходства. 

Суд считает наличие сходства до степени смешения между обозначением, используемым ответчиком «Rebel Lab» и словесным элементом «REBEL» товарного знака истца очевидным.

Так, доминирующим элементом в товарном знаке истца является словесный элемент «REBEL», выполненный светлым жирным шрифтом и размещенным по центру темного фона. При восприятии товарного знака истца потребитель в первую очередь акцентирует свое внимание на этом элементе, в то время как внимание к изобразительному элементу снижено, в том числе ввиду того, что он является темным фоном, на котором размещен словесный элемент.

Словесный элемент «Rebel» в товарном знаке истца и обозначении ответчика занимает доминирующее положение, имеет полное фонетическое, семантическое и визуальное сходство.

При этом, наличие словесного элемента «Lab» в обозначении ответчика (при переводе на русский язык – разговорное сокращение от слова laboratory, которое означает «лаборатория») в данном случае не позволяет сделать вывод о качественно новом восприятии обозначения, используемого ответчиком.

В связи с чем, при зрительном, слуховом или смысловом впечатлении от обозначений истца и ответчика происходит ассоциация словесного обозначения товарного знака истца и обозначения ответчика между собой.

Таким образом, сравниваемые обозначения «Rebel»/ «REBEL» и «Rebel Lab» имеют высокую степень сходства.

В рассматриваемом случае размер шрифта обозначения «Rebel»/ «REBEL», место его размещения - непосредственное его указание на интернет-странице в сочетании с  обозначением Lab («Rebel Lab»), не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, поскольку такие изменения не исключают фонетического, семантического и визуального сходства. В соответствии с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в Постановлении от 18.06.2013 № 2050/13, добавление к известному товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Ответчик продвигает услуги (предложение к продаже и реализация товаров), являющиеся однородными услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца (35-го класса МКТУ - продажа оптовая и розничная, в том числе  косметических товаров), а также для реализует товары (косметические средства: масло для волос, массажное масло, соль для ванны) однородные товарам истца (3-го класса МКТУ: «средства косметические»; «средства для ухода за кожей косметические», «лосьоны для волос», «лосьоны для косметических целей», «препараты для придания лоска»; «экстракты растительные для косметических целей» и т.п.).

Товарный знак истца зарегистрирован в отношении товаров 3-го, 8-го, 21-го и услуг 35-го, 41-го, 44-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее также - МКТУ), в том числе:  

товаров 3-го класса – «вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; воск для удаления волос; воск для усов; изображения переводные декоративные для косметических целей; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; мыла; мыла для бритья; мыло миндальное; наборы косметические; пасты для ремней для заточки бритв; полоски отбеливающие для зубов; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для заточки инструментов; препараты для придания лоска; препараты для удаления макияжа; препараты с алоэ вера для косметических целей; пудра для макияжа; растворы для очистки; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; шампуни; шампуни сухие; экстракты растительные для косметических целей»;

услуг 35-го класса – «продажа оптовая и розничная товаров 03-го, 08-го, 21-го классов».

Вид товаров и услуг совпадают, они имеют схожее назначение, места сбыта и круг потребителей - идентичны.

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 3691/2006 указано, что для признания сходства достаточно уже самой опасности, а не реального смешения в глазах потребителя.

Таким образом, продукция ответчика, маркированная спорным обозначением, является однородной товаром и услугам для которых зарегистрирован товарный знак истца.

При изложенных обстоятельствах, обозначение «Rebel Lab», используемое ответчиком при предложении к продаже и продаже товаров на интернет-сайте, сходно до степени смешения с товарным знаком истца  по свидетельству Российской Федерации № 688196.

Кроме того, в подтверждение своей правовой позиции истцом в материалы дела было представлено заключение по результатам независимого патентоведческого исследования, проведенного ООО «Петербургская экспертная компания».  

По результатам проведенного исследования специалистом было составлено заключение № 56-ПАЭ/2023, в котором эксперт пришел к следующим выводам: «Принимая во внимание вышеизложенное, а также признаки, указанные в Правилах, и Руководстве можно сделать вывод, что сравниваемое словесное обозначение «REBEL LAB» нанесенное на упаковку (этикетку) продукции REBEL LAB, предоставленной заказчиком, является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 688196 правообладателем которого является Индивидуальный предприниматель ФИО1 (197372, Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 22, корп. 1, кв. 161)».

Таким образом, проведя сопоставительный анализ обозначений специалист также пришел к выводу о сходстве до степени смешения обозначений истца и ответчика.

У суда не имеется каких-либо оснований для непринятия во внимание или признания недостоверным заключения патентного поверенного. Выводы специалиста обоснованы, патентным поверенным проведен полный анализ представленных для проведения исследования материалов и у суда нет оснований сомневаться в том, что представленное заключение является достоверным, допустимым и относимым.

Каких-либо противоречий заключение не содержит, сомнений в его достоверности не имеется. Между тем, само по себе несогласие ответчика с выводами патентного поверенного не является достаточным основанием для отказа в принятии заключения патентного поверенного, как доказательства по делу, назначения экспертизы.

Учитывая изложенное, у суда отсутствуют основания для непринятия выводов специалиста в качестве доказательства, подтверждающего сходство до степени смешения спорных обозначений.

Учитывая изложенное, вопреки доводам ответчика, суд приходит к выводу о том, что спорное обозначение, используемое ответчиком, сходно до степени смешения с товарным знаком истца, обозначение используется ответчиком в целях продвижения услуг и реализации товаров, однородных товарам и услугам, охраняемым товарным знаком истца, истец не давал ответчику согласия на использование его товарного знака, что в силу статей 1229, 1252, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации является основанием для привлечения ответчика к установленной законом гражданско-правовой ответственности.

При этом, ответчиком не представлено в материалы дела каких-либо документов, подтверждающих законность использования товарного знака.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве, не соответствуют доказательствам, представленным в его подтверждение, и сделаны без учета обстоятельств, имеющих существенное значение для дела.

Согласно п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии со ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

В силу п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Таким образом, суд исходит из доказанности принадлежности истцу исключительных прав, в защиту которого предъявлен иск, а также наличия доказательств реализации ответчиком товаров с использованием товарных знаков, правообладателем которых является истец, без разрешения последнего.

Вместе с тем, требование истца в части запрета ответчику использовать обозначение Rebel Lab, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 688196, не подлежит удовлетворению, поскольку как установлено судом, Предприниматель прекратила реализацию товаров, содержащих спорное обозначение, на сайте https://www.wildberries.ru.

Как указано в п. 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» требование о пресечении действий, нарушающих право, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Требования об общем абстрактном запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности также не подлежат удовлетворению, так как такой запрет установлен непосредственно законом.

Основания для удовлетворения требования истца в указанной части отсутствуют, поскольку противоправное поведение уже завершено.

Также истцом заявлено требование об обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные этикетки и упаковки товаров, на которых расположено обозначение Rebel Lab, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 688196.

В пункте 75 Постановления № 10 указано, что согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

Решение об изъятии из оборота и уничтожении принимается судом в случае, если установлено наличие у ответчика контрафактных материальных носителей. При отсутствии соответствующего заявления обладателя исключительного права данный вопрос должен быть вынесен на обсуждение сторон.

Поскольку судебный акт, разрешающий дело по существу должен отвечать принципу исполнимости, вышеназванное требование должно содержать указание на конкретное имущество, подлежащее изъятию, его местонахождение. В противном случае удовлетворение названного требования, носящего общую ссылку на контрафактность товара, может привести к нарушению прав иных лиц, не являющихся участниками настоящего процесса.

Как установлено судом, истцом доказательств наличия контрафактного товара у ответчика на момент рассмотрения спора, а также информации о месте нахождения товара, подлежащего изъятию, его количестве и идентифицирующих признаках (партия, серия и т.д.), не представлено.

На основании изложенного суд не усматривает правовых оснований для удовлетворения требований в указанной части .

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Истец, ссылаясь на то, что правообладатель, безусловно, несет убытки, поскольку уменьшается спрос на его продукцию, воспользовавшись правом, установленным подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, просит взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности в сумме 2 000 000 руб., исходя из двукратного размера стоимости права.

Так, сгласно п. 1.8 лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака «REBEL» (неисключительной лицензии), заключенного истцом с третьим лицом, плата за использование товарного знака, с учетом дополнительного соглашения № 1, составляет 6 600 000 руб. в год.

Оплата по лицензионному договору за период 2022 - 2023 годы подтверждается платежными поручениями, представленными в материалах дела.

Таким образом, исходя из установленного размера платы по лицензионному договору, размер ежемесячного платежа с 01.10.2020 составляет 550 000 руб.

Учитывая изложенное, как указывает истец, в случае, если бы ответчик обратился к правообладателю с офертой о заключении лицензионного договора, то условие о плате за правомерное использование товарного знака было бы согласовано в размере не менее чем 550 000 руб. копеек в месяц.  Ответчик использовала обозначение REBEL, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, как минимум, на протяжении длительного периода с 05.08.2022 до 20.10.2023 (до момента контрольной закупки), что подтверждается таблицей с аналитическими сведениями, предоставленными Сервисом Аналитики и продвижения товаров на Wildberries и Ozon (URL: https://sellmonitor.comA),  из которой следует, что первые товары были опубликованы на торговой Интернет-площадке 05.08. 2022, постепенно расширяя ассортимент до конца 2022 года.

Ответчиком велась активная предпринимательская деятельность по реализации широкого ассортимента товаров бренда Rebel Lab на протяжении длительного периода, что подтверждается аналитическими сведениями, предоставленными Сервисом аналитики и продвижения товаров на Wildberries и Ozon (URL: https://sellmonitor.com/).

Таким образом, учитывая ежемесячную стоимость права использования товарного № 688196 по лицензионному договору № 01-10/2020-П от 01.10. 2020 (зарегистрирован 09.12.2020 за № РД0348630), период незаконного использования обозначения REBEL, сходного до степени смешения с товарным знаком истца с 05.08.2022 по 20.10. 2023, размер компенсации должен рассчитываться следующим образом: 550 000,00 руб. (ежемесячная стоимость использования товарного знака по лицензионному договору) х 15 месяцев = 8 250 000 руб. х 2-кратный размер = 16 500 000 руб.

При этом с учетом обстоятельств дела истец считает справедливым снизить указанный размер компенсации и требовать выплату компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 2 000 000 руб.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал, заявил о снижении размера компенсации, в связи с ее чрезмерностью.

В силу п. 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе, носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Таким образом, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, однако такое уменьшение должно быть обосновано.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении № 40-П от 24 июля 2020 г. «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда», а также в постановлении № 28-П от 13 декабря 2016 г. «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края», с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515, подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 или подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.

При этом с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое.

Названным постановлением установлены условия для снижения размера компенсации ниже низшего предела за допущенные нарушения: 1) права на результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, 2) права правообладателя нарушены одним действием, 3) снижение размера его размера компенсации ниже минимального предела возможно только в отношении индивидуальных предпринимателей, 4) нарушение не должно носить грубого характера (под грубым нарушением следует понимать повторное, виновное совершение нарушения), при этом необходимо учитывать степень вины нарушителя (ответчик должен в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) доказать, что им предпринимались необходимые меры и была проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего другому лицу), 5) использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью предпринимательской деятельности нарушителя, 6) в том случае, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам даже с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков.

В настоящем споре, суд, приняв во внимание вышеприведенные разъяснения, оценив представленные в дело доказательства, исходя из фактических обстоятельств дела, а именно: характера допущенного ответчиком нарушения, степени вины ответчика, прекращения нарушения, совершение нарушения индивидуальным предпринимателем, отсутствия в деле доказательств вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, принимая во внимание доводы ответчика о чрезмерности заявленной истцом к взысканию суммы компенсации, а также, руководствуясь принципами разумности и справедливости, счел необходимым уменьшить сумму компенсации, подлежащую выплате ответчиком в пользу истца, до суммы 1 000 000 руб., исходя из однократного размера стоимости права, с учетом заявленной истцом суммы требований.

Учитывая изложенное, исковые требования подлежат удовлетворению частично в размере 1 000 000 руб. компенсации. В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат.

Государственная пошлина распределяется в соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) компенсацию 1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп., а также 39 000 (тридцать девять тысяч) руб. 00 коп. расходы по оплате госпошлины.

В остальной части исковых требований отказать.

 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

 

Судья                                                                                                          Е.Н. Киселева