СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

город Томск Дело № А45-16772/2022  

Резолютивная часть постановления объявлена 23 мая 2023 года.  Постановление изготовлено в полном объеме 26 мая 2023 года.  

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего Кривошеиной С. В. 

судей Зайцевой О. О., Павлюк Т. В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гойник А. В. с использованием средств аудиозаписи в режиме веб-конференции рассмотрел апелляционную жалобу автономной некоммерческой организации дополнительного образования «ШКОЛА  ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «ЗЭ ГОЛД СКУЛ» (золотая школа) ( № 07АП-2781/2023) на  решение от 22.02.2023 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А4516772/2022 (судья Богер А.А.), по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>) к автономной некоммерческой организации дополнительного образования «ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «ЗЭ ГОЛД СКУЛ» (золотая школа) (ИНН5406781114) о взыскании компенсации за  нарушение исключительных прав в размере 1 030 000 рублей,  

третье лицо: ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», В судебном заседании принимают участие: От истца: ФИО2 по дов. от 07.02.2022, диплом, 

От иных лиц: без участия, 

У С Т А Н О В И Л:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее - истец,  ИП ФИО1.) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к автономной некоммерческой организации дополнительного образова- 

ния «ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «ЗЭ ОЛД СКУЛ» (далее - ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству   № 576950 в размере 1 030 000 руб.  

 В связи со сменой фирменного наименования ответчика согласно данным ЕГРЮЛ о  внесении сведений о смене наименования 18.08.2022, суд определил считать верным  наименованием ответчика: автономная некоммерческая организация дополнительного  образования «ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «ЗЭ ГОЛД СКУЛ» (золотая школа).  

 К участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечено ООО «Регистратор доменных  имен РЕГ.РУ» (далее - третье лицо).  

 Решением от 22.02.2023 Арбитражного суда Новосибирской области исковое заявление удовлетворено частично: взыскана с ответчика в пользу истца компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 576950 в размере 400  000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 11 000 руб.  

 Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик обратился в Седьмой  арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение  суда отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска  полностью.  

В обоснование апелляционной жалобы ответчик указывает на отсутствие доказательств фактического смешения обозначения и товарного знака; указывает на графические  и смысловые различия неохраняемых элементов спорного товарного знака и обозначения  ответчика «Школа иностранных языков» и «Языковой клуб»; считает, что изображение  совы или филина, мишень, являются значимыми элементами, имеющими существенное  значение для восприятия знаков потребителями; считает, что судом не учтены существенные цветовые, а также смысловые различия; анализ сходства товарного знака истца и обозначения, используемое ответчиком, суд провел только в части сходства словесной составляющей, проигнорировав кардинальные различия по звуковому сходству, смысловой  составляющей, сходство изобразительных и объемных обозначений; указывает на фонетические различия основных индивидуализирующих элементов противопоставленных  товарного знака Истца и обозначения Ответчика «O1d School» и «theOldSchool»; полагает,  что при вынесении решения по вопросу сходства заявленных обозначений суд не должен  быть связан доводами Роспатента и обязан выносить самостоятельное решение, при этом  обжалование решений Роспатента - это право, а не обязанность ответчика; суд не придал  нужного значения тому факту, что использование спорного наименования было начато  вначале ответчиком, только потом истцом; никаких доказательств известности, репута- 

ции «Языкового клуба» истцом в материалы дела не предоставлено; не согласен с размером компенсации, определенным судом.  

Отзывы на апелляционную жалобу не поступили. 

 С целью предоставления отзывов на апелляционную жалобу, судебное разбирательство было отложено на 23.05.2023.  

В порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) от истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором  просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

Ответчиком представлены возражения на отзыв истца. 

Представитель истца в судебном заседании суда апелляционной инстанции  поддержал доводы отзыва.  

В порядке части 1 статьи 266, части 3 статьи 156 АПК РФ суд рассмотрел  апелляционную жалобу в отсутствие представителей ответчика и третьего лица.  

Изучив представленные в материалы дела доказательства, рассмотрев доводы  апелляционной жалобы, отзыва, возражений на отзыв, заслушав представителя истца, суд  апелляционной инстанции не находит оснований для отмены решения и удовлетворения  апелляционной жалобы, исходя из следующего.  

Согласно материалам дела, индивидуальный предприниматель ФИО1 (ИНН: 

<

***>) является правообладателем товарного знака  (знака обслуживания) «Old School Языковой клуб»

 , зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству Российской Федерации № 576950. Срок действия истекает 15.04.2025, приоритет товарного  знака установлен с 15.04.2015 по широкому перечню услуг 41 класса МКТУ, в том числе:  услуги музеев [презентация, выставки]; организация и проведение семинаров; услуги клубов [развлечение или просвещение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги переводчиков; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения];  обучение заочное; услуги школ [образование]; субтитрование; услуги устных переводчиков; информация по вопросам воспитания и образования; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; воспитание физическое; академии [обучение]; проведение экзаменов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; обучение практическим навыкам [де- 

монстрация]; учреждения дошкольные [воспитание]; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов.  

Истец обнаружил, что как минимум с 24.06.2017 ответчик использует обозначение,  сходное с товарным знаком истца для индивидуализации своей деятельности, и как минимум с 08.12.2020 знает о существовании зарегистрированного товарного знака истца.  

Так, ответчик использует товарный знак Истца на следующих интернет- площадках  Интернет-сайтов:  

-https://theoldschool.ru/#rec162907898; -youtube.comhttps://www.youtube.com/channel/UC00s_27h3B3KqdnIDHW1QDg/a bout; -vk.com https://vk.com/theoldschoolsaratov; 

- instagram.comhttps://instagram.com/theoldschool.saratov?igshid=YmMyMTA2M2 Y=;  -facebook.comhttps://www.facebook.com/theoldschoolnsk;  

- flamp.ru.https://novosibirsk.flamp.ru/firm/the_old_school_shkola_inostrannykh_yaz  ykov -141266769765471, а также  

- в доменном имени «theоldschool»; - в документации АНО ДО «Школа иностранных языков «Зэ Олд Скул»». 

На интернет-сайте theoldschool.ru неограниченному кругу лиц предлагаются услуги  по обучению в «Премиальной школе иностранных языков the Old School», обучению различным иностранным языкам, в том числе английскому и китайскому языку. На сайте  размещено следующее изображение:  

 

Согласно сведениям, размещенным на странице https://theoldschool.ru/novosibirsk во  вкладке «основные сведения об организации», услуги предоставляет: THE OLD SCHOOL.  Полное наименование: Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Школа иностранных языков «Зэ Олд Скул». Краткое наименование: АНО ДО  «Школа иностранных языков «Зэ Олд Скул» Дата основания: 8 мая 2014 г. Учредители:  ФИО3, email:juliamelnikova@yahoo.com, Адрес: 630091, 

<

...> Телефоны: 

<

***>; +7 (951) 392-23-58. Официальный сайт: www.theoldschool.ru, E-mail: info@theoldschool.ru.  

Кроме того, на данной странице интернет-сайта указана информация о работниках  организации, организации и осуществление образовательной деятельности по программам  дополнительного образования, Платные образовательные услуги, Структура и органы  

управления, Образование, Учебные программы, Расписание занятий, Образовательные  стандарты.  

Ответчик использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца в доменном имени «theoldschool.ru».  

На странице интернет-сайта  https://novosibirsk.flamp.ru/firm/the_old_school_shkola_inostrannykh_yazykov -  141266769765471 размещена информация о Школе иностранных языков «the Old School»:  Указана ссылка на интернет-сайт: theoldschool.ru, ссылка на социальные сети:  https://vk.com/theoldschool, https://www.instagram.com/theoldschool.ru/,  https://www.facebook.com/theoldschoolnsk.  

В качестве логотипа компании ответчика указано следующее изображение: 

 

На странице интернет-сайта  https://www.youtube.com/channel/UC00s_27h3B3KqdnIDHW1QDg размещена информация  о «the Old School»: «the Old School, школа иностранных языков в Новосибирске г. Новосибирск, ст.м. Гагаринская, ул. Советская, 64, 381-62-57 theoldschool.xyz,  vk.com/theoldschool theoldschool@inbox.ru».  

 В качестве логотипа компании указано следующее изображение: 

 

На странице интернет-сайта https://vk.com/theoldschool, размещена информация о  Школа иностранных языков the Old School: «Школа иностранных языков the Old School  проводит языковые курсы для детей и взрослых, лицензированные МинОбрНауки РФ. Мы  работаем с 2013 года. За это время мы подготовили больше 50 студентов, сдавших международные экзамены. 350 студентов повысили свой языковой уровень, получив сертификат  установленного образца. На сегодня школа состоит из 2-х филиалов (на Левом и Правом  берегах), в которых ежегодно обучаются около 150 студентов».  

В заголовке страницы размещено следующее изображение: 

 

На странице интернет-сайта https://www.instagram.com/theoldschool.ru/, размещена  информация о Английский язык в Новосибирске Языковая школа (название аккаунта -  theoldschool.ru). На подстраницах указано, в частности, следующее изображение:  

 

На странице интернет-сайта https://www.facebook.com/theoldschoolnsk размещена  информация о Английский язык в Новосибирске @theoldschoolnsk Языковая школа:  «Школа иностранных языков в Новосибирске. Английский и китайский языки для детей.  Английский в Новосибирске за 2500 в месяц. http://www.theoldschool.ru/,8 (383) 381-62-57,  info@theoldschool.ru Политика конфиденциальности theoldschool.  

В заголовке страницы размещено следующее изображение:  

 

Поскольку, по мнению истца, словесное обозначение «theоldschool», сходно до  степени смешения с товарным знаком «Old School», исключительное право на который  принадлежит истцу, а исключительное право на данное средство индивидуализации ответчику не передавалось, истец направил претензию 09.03.2022.  

В досудебном порядке спор урегулирован не был, что явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд.  

Удовлетворяя частично исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности исковых требований, возможности снижения размера компенсации.  

Оценивая выводы суда первой инстанции, апелляционный суд исходит из следующего.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по  своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.  

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.  

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим  лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).  

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной  деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.  

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону  способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.  

В силу положений пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный  знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного  знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся,  предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным  образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;  при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров  в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе  в доменном имени и при других способах адресации.  

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).  

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.  

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в  частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право  или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство  

индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.  

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для  отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного  права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При  этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания  размера причиненных ему убытков.  

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в  зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.  

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации,  в том числе в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по  усмотрению суда исходя из характера нарушения.  

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, услуг для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, услуг если  в результате такого использования возникнет вероятность смешения.  

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их  установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.  

Как установлено из материалов дела, истцу принадлежит исключительное право на  товарный знак «Old School Языковой клуб» (свидетельство № 576950, с датой приоритета  15.04.2015), срок действия исключительного права истекает 15.04.2025, который зарегистрирован для следующих групп товаров и услуг по МКТУ: 41 - языковые школы.  

Рекламирование и предложение ответчиком услуг с использованием спорного обозначения «theoldschool», сходного до степени смешения с товарным знаком истца, судом  установлены на основании имеющихся в деле доказательств, представленных истцом.  

Факт размещения обозначений ответчиком зафиксирован истцом следующими доказательствами: протоколом № 1644583513450 от 11.02.2022 15:50 МСК автоматизированного осмотра информации в сети Интернет с фиксацией скриншотов интернет источников; протоколом № 1645092510 от 17.02.2022 13:10 МСК автоматизированной фиксации информации с использованием мобильного устройства; архивной копией страницы  https://theoldschool.ru/ от 24.06.2017.  

Указанные протоколы составлены с учетом требований к собиранию и оформлению письменных доказательств в сети Интернет, изложенных в пункте 55 Пленума Верховного суда РФ № 10 от 23.04.2019.  

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков,  утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации  от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим  обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком),  если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42  - 44 Правил.  

В силу пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.  

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.  

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности,  так и в различных сочетаниях.  

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров  (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.  

При этом принимаются во внимание род, вид товаров (услуг), их потребительские  свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.  

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 162 Постановления № 10, смешение  возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может  восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака, или  если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.  

Аналогичная позиция отражена в пункте 37 Обзора судебной практики по делам,  связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в котором отмечено, что  при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая  неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или  услуг.  

В пункте 162 Постановления № 10 также разъяснено, что вероятность смешения  товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при  низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.  

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного  знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с  учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При  этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов  во внимание не принимается.  

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.  

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том  числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.  

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные  лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и  

товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего  товара.  

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих  обстоятельств друг на друга.  

Указанная выше позиция высшей судебной инстанции о том, что вопрос о вероятности смешения обозначений является вопросом факта, не может пониматься как возможность осуществления судом произвольной оценки и исключающая необходимость при  установлении факта наличия/отсутствия сходства до степени смешения руководствоваться  требованиями нормативно-правовых актов, определяющих порядок разрешения данного  вопроса, и разъяснениями высшей судебной инстанции.  

С учетом положений пункта 3 статьи 1484 Кодекса и приведенных выше разъяснений вывод о сходстве до степени смешения либо отсутствии такового может быть сделан  лишь после исследования вопроса о сходстве обозначений (степени сходства) и однородности товаров (степени однородности), в отношении которых зарегистрирован товарный  знак и используется спорное обозначение предполагаемым нарушителем.  

Согласно правовой позиции, содержащейся в абзац 2 пункта 162 Постановления №  10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения  товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.  

В результате сопоставления товарного знака истца и обозначения ответчика по фонетическому, графическому и семантическому критериям, а также однородности (степени  однородности) товаров, работ, услуг, апелляционный суд соглашается с выводами суда  первой инстанции о том, что имеется вероятность их смешения.  

Судом установлено, что сравниваемые товарный знак и обозначение ответчика  имеют высокую степень сходства по графическому признаку за счет высокой степени  сходства доминирующих словесных элементов «Old School» и «OldSchool», выполненных  печатным «жирным, выделенным» шрифтом, поскольку акцентируют на себе внимание  потребителя при восприятии обозначения в целом.  

При этом различие в шрифте словесных элементов, наклоне букв, цвете сравниваемых товарного знака и обозначения ответчика не имеет существенного значения.  

Доводы ответчика о том, что имеются графические и смысловые различия неохраняемых элементов спорного товарного знака и обозначения ответчика «Школа иностранных языков» и «Языковой клуб», судом первой инстанции правомерно отклонены, поскольку данные словесные элементы не обладают различительной способностью, является  

лишь уточняющими, свидетельствующими о направленности услуг в области иностранных языков.  

Доводы ответчика о том, что изображение совы или филина, мишень, являются  значимыми элементами, имеющими существенное значение для восприятия знаков потребителями, судом апелляционной инстанции не принимаются ввиду следующего.  

Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 утверждено Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной  услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный  знак, их дубликатов (далее - Руководство).  

Согласно пункту 7.1.2.4 Руководства, в комбинированном обозначении, состоящем  из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является  словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Например, при тождестве или сходстве доминирующего словесного элемента комбинированного обозначения  со словесным обозначением или с доминирующим словесным элементом другого комбинированного обозначения, такие обозначения, зачастую, признаются сходными.  

Таким образом, сходными элементами в комбинированном обозначении, используемым ответчиком на вывеске, являются буквы «OldSchool», что свидетельствует о фонетическом сходстве и частично графическом сходстве.  

Таким образом, основными индивидуализирующими элементами товарного знака  истца и обозначения ответчика являются словесные элементы «Old School» и  «theOldSchool», выполненные с использованием букв и сочетаний слов английского языка, поскольку именно они выделены графически, акцентируют на себе внимание, способствуют запоминанию потребителями.  

Изобразительные элементы не несут самостоятельных смысловых образов, являются в данном случае второстепенными элементами.  

Фонетическое сходство основных индивидуализирующих элементов противопоставленных товарного знака Иистца и обозначения ответчика «Old School» [əʊld skuːl] и  «theOldSchool» [ðiː əʊld skuːl] обусловлено совпадением при их произношении большинства звуков: отличие имеется в произношении первой части: the [ðiː], то есть всего в один  звук.  

При этом, как верно отмечено судом первой инстанции, лица, которые нуждаются в  получении заявленных услуг истца и услуг ответчика -это чаще всего потребители, которые фактически желают обучиться иностранным языкам, что само по себе свидетельству- 

ет об отсутствии у данных потребителей необходимых глубоких познаний английского  языка и смыслового значения артикля «The», в связи с чем доводы ответчика о том, что  данный артикль английского языка «The» существенно изменяет грамматическое значение, семантическое и смысловое значение обозначения ответчика, что может свидетельствовать о различительной способности товарного знака и обозначения ответчика, является несостоятельным, в связи с чем у суда также отсутствует необходимость привлечения  специалиста в области лингвистики и языка, а также переводчика для детального изучения  смыслового значения указанного артикля английского языка, о чем ходатайствовал ответчик в ходе рассмотрения дела, и ввиду того, что специальных знаний для установления  степени сходства обозначений и однородности услуг не требуется, экспертиза или привлечение специалиста со специальными познаниями по таким вопросам не проводится.  

Поскольку словесный элемент обозначения «The OLDSCHOOL» ассоциируется с  другим обозначением товарным знаком истца «OLD SCHOOL» № 576950 в целом, несмотря на их отдельные отличия, обозначение считается сходным до степени смешения с ним  за счет фонетического и семантического признаков сходства.  

Кроме того, сходство сравниваемых обозначений уже установлено компетентным  органом, что следует из приобщенного к материалам дела решения Роспатента от  08.12.2020, в котором ответчику отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) обозначения ответчика  

 

Рассмотрев заявку ответчика Роспатент отметил то обстоятельство, что заявленное  ответчиком обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «OLD  SCHOOL» (св-во № 576950 - приоритет от 15.04.2015) на имя ФИО1, 344022, 

<

...>, в отношении услуг 41 класса, однородных заявленным ответчиком услугам 41  класса. Сходство заявленного обозначения и противопоставляемых товарных знаков  определялось на основании фонетического сходства словесных элементов, а именно фонетического вхождения элемента «OLDSCHOOL» - «OLDSCHOOL». В то же время, словесный элемент «THE» в английском языке является артиклем (см. Интернет,  https://dic.academic.ru, Англо-русский современный словарь. 2014) и в силу своего семантического значения является слабым элементом обозначения». Указанное решение Роспатента от 08.12.2020 ответчиком обжаловано не было, с самостоятельным заявлением, свидетельствующим об оспаривании охраноспособности товарного знака истца ответчик  

также не обращался, продолжив использовать спорное обозначение в предпринимательской деятельности.  

Доводы апеллянта о том, что при вынесении Решения по вопросу сходства заявленных обозначений суд не должен быть связан доводами Роспатента, судом апелляционной инстанции не принимаются, поскольку решение суда принято исходя из совокупности всех доказательств, с учетом указанного решения Роспатента.  

 Согласно абзаца 5 пункта 162 Постановления Пленума № 10 установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в  том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.  

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности  (или близости) товаров/услуг или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.  

Как следует из материалов дела, принадлежащий истцу товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 576950 использован ответчиком при оказании образовательных услуг -обучение иностранным языкам, то есть в отношении услуг 41-го класса  МКТУ, для которых в том числе зарегистрирован указанный товарный знак истца (право  использования).  

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд поддерживает выводы суда  первой инстанции об однородности услуг, для которых зарегистрирован товарный знак  истца и используется обозначение ответчика, и об использовании ответчиком в гражданском обороте обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «Old  School» № 576950.  

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к верному выводу о том,  что использование ответчиком при оказании образовательных услуг обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, без его согласия является нарушением  ответчиком исключительного права на товарный знак.  

Ссылка ответчика на непредставление доказательств фактического использования  истцом зарегистрированного товарного знака отклоняется судом, поскольку в суде первой  инстанции обоснованных возражений ответчиком не было заявлено.  

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для  отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмеще- 

ния убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного  права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При  этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания  размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах,  установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела  с учетом требований разумности и справедливости.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать  по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в  размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда  исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых  незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.  

Как разъяснено в пункте 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании  компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных  Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). По  требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей  взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ),  учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации  (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126  АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131  АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.  

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим  Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом  требований разумности и справедливости. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата  интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.  

В данном случае истец заявил требование о взыскании компенсации за нарушение  указанного права, при этом вид компенсации выбран самостоятельно в соответствии с  подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в размере 1 030 000 рублей.  

Судом при определении размера компенсации принято во внимание следующее:  

- ответчик не коммерческая автономная организацией, фактически использовала в  сети интернет, сайта, социальных сетях обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца № 576950, оказывает услуги по образованию в сфере иностранных  языков и вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую  целям, для достижения которых создана указанная организация, тем самым получать прибыль в сфере данных услуг;  

- по делу усматривается длительный срок и способ использования товарного знака  истца № 576950, позволяющий значительно увеличить поток клиентов (потребителей),  при этом суд учитывает, что ответчик, достоверно зная о наличии прав истца на товарный  знак и не оспаривая данного права после вынесения решения Роспатента 08.12.2020 об  отказе ответчику в регистрации его обозначения в качестве товарного знака, продолжил  использование обозначения с указанного периода на протяжении двух лет, что свидетельствует о грубом нарушении исключительных прав истца на товарный знак;  

- факт использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в связи использованием его в сети Интернет, значительно увеличивает число  потребителей, пользующихся образовательными услуги в сфере иностранных языков;  

- суд оценил среднюю стоимость услуг, оказываемых ответчиком по сведениям,  которые представлены истцом, при этом истец указал, что ответчик предлагает неограниченному кругу лиц открытие школы иностранных языков «TheOldSchool» по франшизе на  интернет-сайте: https://theoldschool.ru/franch, стоимость которой составляет 550 000 рублей.  

- использование товарного знака, права на которые принадлежат истцу в деятельности ответчика, является существенной частью его хозяйственной деятельности – при  продвижении образовательных услуг в сфере иностранных языков, иного ответчиком не  доказано, контррасчет размера компенсации ответчиком не представлен, в том числе ответчиком не представлены документы о финансовой деятельности ответчика, свидетельствующие о тяжелом финансовом положении ответчика.  

Установив вышеуказанные обстоятельства, но в тоже время, принимая во внимание, что ответчик ранее не привлекался к ответственности за нарушение исключительных  прав (доказательств обратного суду не представлено), учитывая принятие ответчиком мер  к прекращению нарушения прав истца после подачи иска, а именно факт изменения фирменного наименования ответчика, прекращение использования спорного обозначения в  сети интернет, учел, что заявленный истцом размер компенсации является значительным,  исходя из требований разумности и справедливости, суд первой инстанции пришел к выводу о возможности определения размера компенсации в размере 400 000 рублей.  

Оснований для иных выводов в данной части, с учетом принятых во внимание судом первой инстанции обстоятельств, у апелляционного суда не имеется.  

Доводы апеллянта о возникновении у ответчика исключительного права на фирменное наименование, коммерческое обозначение «theOldSchool» ранее даты получения  приоритета товарного знака истца, были предметом рассмотрения суда первой инстанции,  правомерно отклонены, учитывая, что приоритет товарного знака истца установлен с  15.04.2015, а ответчиком не доказано возникновение права на коммерческое обозначение  с указанной им даты 30.03.2015.  

В отношении доводов подателя апелляционной жалобы о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом, поскольку предприниматель, по его мнению, не  использует товарный знак, суд отмечает следующее.  

Пунктом 1 статьи 10 ГК РФ установлена недопустимость осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действий в обход  закона с противоправной целью, а также иного заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребление правом).  

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.  

Согласно пункту 2 той же статьи в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.  

При этом добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).  

По смыслу вышеприведенных норм добросовестным поведением является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.  

Под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по  осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в  статье 10 ГК РФ пределов использования гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия.  

Для установления наличия или отсутствия злоупотребления участниками гражданско-правовых отношений своими правами необходимо исследование и оценка конкретных  

действий и поведения этих лиц с позиции возможных негативных последствий для этих  отношений, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц.  

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 154 Постановления № 10,  суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК  РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия  по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации  товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.  

Злоупотребление правом должно носить очевидный характер, а вывод о наличии  признаков злоупотребления правом в действиях лица по приобретению исключительного  права на товарный знак и по его дальнейшему использованию не должен являться следствием предположений. Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом (абзац четвертый пункта 154 Постановления № 10).  

При указанных обстоятельствах, доводы о не использовании товарного знака истцом, подлежат отклонению, поскольку такие действия не способны свидетельствовать о  злоупотреблении с его стороны правом.  

Апелляционный суд отмечает, что само по себе неиспользование товарного знака  не лишает управомоченное лицом защищать свои права на него.  

К тому же, в суде первой инстанции ответчик обоснованных возражений относительно неиспользования товарного знака истцов не приводил.  

Все иные доводы ответчика были предметом исследования в суде первой инстанции и получили надлежащую правовую оценку.  

На основании положений статей 101, 106, 110 АПК РФ, учитывая результат рассмотрения исковых требований, суд первой инстанции обоснованно отнес судебные расходы по делу в виде расходов по уплате государственной пошлины на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.  

В ходе проверки законности и обоснованности принятого по делу решения апелляционный суд не установил каких-либо нарушений, выводы суда являются правомерными.  

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием  для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции также не установлено.  

В связи с изложенным, оснований для отмены принятого по делу решения и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.  

В соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина по апелляционной жалобе подлежит отнесению на ее подателя.  

 Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд   

П О С Т А Н О В И Л:

решение от 22.02.2023 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А4516772/2022 оставить без изменения, а апелляционную жалобу автономной некоммерческой организации дополнительного образования «ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  «ЗЭ ГОЛД СКУЛ» (золотая школа) – без удовлетворения.  

 Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства  в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев  со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.  

Настоящее постановление выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  суда в сети «Интернет».  

Председательствующий С. В. Кривошеина 

Судьи О. О. Зайцева  

Электронная подпись действительна.

 Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 06.03.2023 4:22:00

 К о м у  в ы д а н а   П а в л ю к   Т а т ь я н а  В л а д и м и р о в н а Т. В. Павлюк  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 14.03.2023 4:34:00Кому выдана Кривошеина Светлана ВасильевнаЭлектронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 09.03.2023 3:59:00

 Кому выдана Зайцева Ольга Олеговна