АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443001, г.Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846) 207-55-15

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

26 декабря 2024 года

Дело №

А55-23512/2024

Резолютивная часть решения оглашена 12 декабря 2024 года.

Решение в полном объеме изготовлено 26 декабря 2024 года.

Арбитражный суд Самарской области

в составе

судьи       Шаруевой Н.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тикай И.Э.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

ФИО1

к  ФИО2

третье лицо:  Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор»

о защите исключительных прав

при участии в заседании

от истца – ФИО1 паспорт; ФИО3 и ФИО4 по доверенности

от ответчика – ФИО5 по доверенности;

от третьего лица  - не явился, извещен.

Установил:

ФИО1 (далее – Истец) обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к ответчику ФИО2 (далее – Ответчик) с требованием обязать пресечь действия по нарушению прав на товарный знак №960943, а именно, запретить ФИО2 использовать обозначения «сталкер» и «stalker» в доменном имени stalker-kb.ru и на интернет сайте stalker-kb.ru и признать незаконными действия по использованию обозначения «сталкер» и «stalker» в доменном имени stalker-kb.ru и на интернет сайте stalker-kb.ru .

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор».

Определением суда от 11.06.2024 дело передано по подсудности в Арбитражный суд Самарской области.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, ФИО1 (далее – Правообладатель, Истец) является правообладателем товарного знака №960943 «СТАЛКЕР» по свидетельству №960943, зарегистрированного в отношении  товаров 12 класса МКТУ – транспортные средства, перемещающиеся по воде; аппараты, перемещающиеся по воде.

Истцу из общедоступных источников, опубликованных в сети Интернет стало известно о том, что Ответчик использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком Истца. В частности, разместил на своем сайте https://stalker-kb.ru/ в закрепленном колонтитуле («шапка» сайта – сквозной структурный элемент, расположенный в верхней части сайта; доступен к просмотру с любой страницы) буквенное обозначение «КБ Сталкер», которое по звуковому (фонетическому) и графическому (визуальному) признакам схоже с обозначением, принадлежащим Истцу (протокол осмотра сайта прилагается). При этом правообладатель товарного знака отношения к указанному сайту не имеет, разрешения на использование товарного знака не давал. Помимо упоминания товарного знака непосредственно в контенте сайта, само наименование домена – stalker-kb.ru содержит буквенное обозначение, которое является английской транслитерацией принадлежащего Истцу товарного знака. Доменное имя stalker-kb.ru используется для адресации сайта интернет-магазина https://stalker-kb.ru/, где осуществляется продажа товаров, в отношении которых установлена правовая охрана товарного знака Истца, включая байдарки и катамараны. Действия владельца сайта вводят в заблуждение потребителей относительно производителя, поставщика товаров, а также нарушает права и законные интересы правообладателя.

Возражая против удовлетворения исковых требований Ответчик ссылается на то, что не нарушал и не мог нарушать исключительное права Истца на знак «СТАЛКЕР», поскольку ФИО2  зарегистрировал соответствующий домен в 2011 году, а Истец приобрел право на товарный знак лишь 14.08.2023.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 кодекса. Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В пункте 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10) разъяснено, что в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право.

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 57 Постановления Пленума N 10, требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Поскольку согласие на размещение обозначений на указанном сайте и в доменном имени сайта Истец не давал, действиями ответчика нарушаются его права и законные интересы как правообладателя.

Судом установлено, что администратором доменного имени http://stalker-kb.ru/ является физическое лицо ФИО2.

Администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями. Исходя из консолидированных позиций судов, администратор доменного имени - это лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, и на которое это доменное имя оформлено. При этом администратором может быть как юридическое, так и физическое лицо (в т.ч. имеющее статус индивидуального предпринимателя).

Для целей формирования единообразной судебной практики Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4 была утверждена Справка по вопросам, возникающих при рассмотрении доменных споров, в которой было указано следующее:

Требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени, может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени. Требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени, а равно требование о взыскании компенсации может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Администратор доменного имени не может снять с себя ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак и/или переложить ее на другое лицо посредством заключения какого-либо договора. Требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени. Требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака в доменном имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 35 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак.

Таким образом, ответчиком является администратор доменного имени «stalker-kb.ru».

Письмом ООО «Регистратор» № 15-32/22 от 01.06.2022 подтверждается, что администратором доменного имени stalker-kb.ru, в состав которого входит словесное обозначение «stalker», является ФИО2, что последним не оспаривается.

Указанное доменное имя адресует на интернет-сайт https://stalker-kb.ru/, на котором используется обозначение «Сталкер», а также предлагаются к продаже товары «байдарки, катамараны, рафты, снаряжение для байдарок, снаряжение для катамаранов, снаряжение для рафтинга».

Товарный знак №960943 «СТАЛКЕР» используется Истцом для продажи надувных байдарок, катамаранов и другого туристического снаряжения через сайт https://kb-stalker.ru/  с 22 сентября 2023 года, что подтверждается накладными, представленными истцом в материалы дела

Между тем, как усматривается из материалов дела, ФИО1 является правообладателем товарного знака №960943 «СТАЛКЕР» на основании договора  заключенного с НПО «Меджик Системс»  об отчуждении исключительных прав в отношении только части товаров  относящихся в 12 классу МКТУ – транспортные средства, перемещающиеся по воде; аппараты, перемещающиеся по воде. Данный договор был  заключен 28.06.2023 и зарегистрирован 14.08.2023.

Как следует из объяснений Ответчика домен ответчика stalker-кb.ru, который оспаривает истец, зарегистрирован 20.04.2011 года, то есть на 12 лет раньше, чем истец приобрел права на товарный  знак №960943 «СТАЛКЕР»

Таким образом, Ответчик не нарушал и не мог нарушать исключительное права Истца на спорный товарный знак, поскольку ответчик зарегистрировал соответствующий домен в 2011 году, а истец приобрел право на соответствующий товарный знак лишь 14.08.2023 года (дата регистрации договора покупки торгового знака на имя истца).

До указанной даты все права принадлежали  ООО НПО Меджик Системс, которое никогда не использовало данный торговый знак для осуществления торговли товарами из Класса 12 МКТУ перечня товаров и/или услуг.

Довод Истца о том, что он использует указанный товарный знак с 2002 года по согласию с ООО «НПО «Меджик Системс»,  отклоняется судом по следующим основаниям.

Исходя из положений пункта 3 статьи 433 и пункта 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если использование товарного знака до государственной регистрации лицензионного договора (момент заключения), стороны вправе распространить действие договора на отношения, возникшие до его заключения.

Как следует из п. 1.2 Договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 28.06.2023 правообладатель уступил Истцу  также права требования возмещения убытков  и выплаты компенсации, возникшие до вступления в силу настоящего договора вследствие допущенных третьими лицами нарушений исключительных прав правообладателя на товарный знак, а также права требования о признании права  (пп.1 п.1 ст. 1252 ГК РФ) и о пресечении действий, нарушающих право (пп.2 п.1 ст. 1252 ГК РФ) в отношении указанных нарушений, возникших до вступления в силу настоящего договора и продолжающихся на момент вступления в силу договора.

Между тем, товарный знак №960943 «СТАЛКЕР» используется Истцом для продажи надувных байдарок, катамаранов и другого туристического снаряжения через сайт https://kb-stalker.ru/  с 22 сентября 2023 года, что подтверждается накладными, представленными истцом в материалы дела.

Истец, в подтверждение использования спорного обозначения  раньше, чем Ответчик, ссылается на распечатки сайта stalker.lib.ru из системы «ВЭБ.АРХИВ» за 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 годы, которые, как он полагает, доказывают факт использования ФИО1 обозначения «Сталкер» и «stalker».

Судом данный довод отклоняется, поскольку Истцом не представлено доказательств его прав на указанный поддомен домена lib.ru (на данное доменное имя третьего уровня). Данных о регистрации указанного поддоменного имени на имя Чернецкого истец не представил. Его утверждение о том, что он, является администратором данного поддомена или о том, что этот поддомен принадлежаит ему, документально не подтверждено.

Согласно 5.1. Правил регистрации домена в зоне RU. и РФ АНО «Координационного центра национального домена сети Интернет» при делегировании полномочий и прав по домену Регистратор вносит в Реестр сведения о серверах DNS, его делегировании, а также о прекращении делегирования на основании заявки администратора, а также в иных случаях, предусмотренных Правилами. Делегирование домена устанавливается (прекращается) на основании внесенных в Реестр сведений.

Представленное истцом письмо от имени гражданина ФИО6, владельца домена lib.ru, подписанное неустановленным лицом, не может быть принято в качестве доказательства и не может быть положено в основу судебного решения, поскольку данное доказательство является разновидностью свидетельских показаний, не дает возможности установить лицо, подписавшее документ, причем указанное лицо не было предупреждено об ответственности за дачу ложных показаний. Также данный документ не соответствует требованиям п. 8 статьи 75 ПАК РФ, где указано, что «письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии»

Соответственно, истец не может ссылаться на сайт stalker.lib.ru и на его содержание в подтверждение того, что это, якобы, его доменное имя с 2001 года.

В силу буквального толкования нормы закона, а именно п.п. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, доменное имя - это способ использования товарного знака в сети Интернет. Цель регистрации домена и создания сайта ответчика в 2011 году – продажа туристического оборудования и приспособлений, в основном, для водного туризма, осуществляемого ИП ФИО7. В соответствии с договором, заключенным между ответчиком ФИО2 и ИП ФИО7 ответчик создает сайт и осуществляет рекламу товаров ИП ФИО7, а последний осуществляет их продажу. Продажа товаров с указанного сайта велась непрерывно с момента регистрации сайта с 2011 года, что подтверждается накладными отгрузочными документами на товар в адрес потребителей. При этом на сайте ответчика предлагаются к продаже товары с зарегистрированными торговыми марками ИП ФИО2 – «Щука» и «Голавль». То есть ответчик осуществлял свою деятельность, не нарушая ничьих прав, с 2011 года до того времени, пока Истец не зарегистрировал свое право на товарный знак, сходное до степени смешения с доменным именем ответчика.

Спустя двенадцать лет  после открытия сайта Ответчика stalker-Kb.ru Истец, желая организовать недобросовестную конкуренцию с Ответчиком, приобрел право на товарный знак №960943 «СТАЛКЕР» на основании договора от 28.06.2023  с НПО «Меджик Системс» в части класса 12 – транспортные средства, перемещающиеся про воде; аппараты, перемещающиеся по воде,  и так же как и Ответчик начал продавать товары для водного туризма используя сайт с похожим доменным именем кb-stalker.ru (регистрация произошла в 2019 году на имя ФИО8, являющейся супругой ФИО1)

Указанные действия Истца, по мнению суда, свидетельствуют о недобросовестной конкуренции.

Действие Истца по регистрации доменного имени, сходного с именем Ответчика, прямо нарушило пункт 3.14 «Правил регистрации доменных имен», утвержденных решением Координационного Центра Национального домена сети Интернет N 2011-18/81 от 05.10.2011 в редакции от 16.07.2021 года (далее «Правила), где указано, что «...В целях предотвращения возможных нарушений пользователю рекомендуется перед подачей заявки убедиться в отсутствии сходных с регистрируемым доменным именем товарных знаков, фирменных наименований, другой интеллектуальной собственности, наименований некоммерческих организаций и государственных органов».

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции «...недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.»

Таким образом, по мнению ответчика, действия истца являются проявлениями недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

В соответствии пунктом 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, установлено, что «…Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (далее - средства индивидуализации)»

Пункт 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 N 2 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства гласит, что «...В силу запрета недобросовестной конкуренции хозяйствующие субъекты вне зависимости от их положения на рынке при ведении экономической деятельности обязаны воздерживаться от поведения, противоречащего законодательству и (или) сложившимся в гражданском обороте представлениям о добропорядочном, разумном и справедливом поведении (статья 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса, пункты 7 и 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции).

Нарушение хозяйствующим субъектом при ведении своей деятельности норм гражданского и иного законодательства, в том числе в случае неправомерного использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, само по себе не означает совершение акта недобросовестной конкуренции. При рассмотрении спора о нарушении запрета недобросовестной конкуренции должны быть установлены:

- факт осуществления хозяйствующим субъектом действий, способных оказать влияние на состояние конкуренции;

- отличие избранного хозяйствующим субъектом способа конкуренции на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики;

- направленность поведения хозяйствующего субъекта на получение преимущества, в частности имущественной выгоды или возможности ее извлечения, при осуществлении экономической деятельности за счет иных участников рынка, в том числе посредством оказания влияния на выбор покупателей (потребителей), на возможность иных хозяйствующих субъектов, конкурирующих добросовестно, извлекать преимущество из предложения товаров на рынке, на причинение вреда хозяйствующим субъектам-конкурентам иными подобными способами (например, в результате использования (умаления) чужой деловой репутации).

Для доказывания факта недобросовестной конкуренции необходимо установление как специальных признаков, определенных нормами статей 14.1 - 14.7 Закона о защите конкуренции, так и общих признаков недобросовестной конкуренции, предусмотренных пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции, статьей 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В соответствии с пунктом 154 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019 года, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака ... или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2022)" указано, что «... Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 171 постановления Пленума Верховного Суда от 23 апреля 2019 г. N 10, при рассмотрении дела суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента ... или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку».

Президиум Суда по интеллектуальным правам в Постановлении от 28.03.2014 года № СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров» в пункте 1.4. указывает следующее: Суд вправе отказать в удовлетворении требования о прекращении использования доменного имени на основании статьи 10 ГК РФ и статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, подписана СССР 12.10.67) (далее - Парижская конвенция), если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, предъявление указанного требования может быть квалифицировано в качестве злоупотребления правом.

В частности, о наличии признаков злоупотребления правом может свидетельствовать факт заявления лицом, зарегистрировавшим товарный знак, требования о запрете использования доменного имени, в котором используется обозначение, ранее ставшее широко известным благодаря лицу, использовавшему это обозначение в доменном имени.

При указанных обстоятельствах иск не подлежит удовлетворению.

В соответствии с ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на истца.

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

В иске отказать.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

/

Н.В. Шаруева