РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва                                                                              Дело № А40-53687/19-5-510

31.10.2019 г.

Резолютивная часть решения оглашена 18.09.2019 г.

Решение в полном объеме изготовлено 31.10.2019 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Киселевой Е.Н.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску: 1. ФИО2 Жомарта, 2. Акционерного общества «Тройка-Д Банк» (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 31.12.2002, ИНН: 

<

***>, адрес: 119180, Москва, ул. Полянка Б., д.19, стр.1)

к ответчику: 1. ФИО3, 2. Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор Р01» (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 17.03.2017, ИНН: 

<

***>, адрес: 123308 , Москва, пр-т Маршала Жукова, д.2, эт. 1, пом. I, ком. 67)

о запрете ответчику 1 использование доменного имени, обязании ответчика 2 аннулировать регистрацию ответчика 1 в качестве администратора доменного имени. 

в заседании приняли участие:

от истца 1:  не явился, извещен;

от истца 2:  ФИО4 дов. 77 АГ 1799327 от 09.07.2019 г.;

от ответчика 1: не явился, извещен;

от ответчика 2: ФИО5, дов. №Р01-11.

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 Жомарт и АО «Тройка-Д Банк» обратились в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ФИО3 и ООО «Регистратор Р01» с требованиями запрете ФИО3 использования (администрирования) доменного имени almabank.ru, обязании ООО «Регистратор Р01» аннулировать регистрацию ФИО3 в качестве регистратора доменного имени almabank.ru.

Представитель АО «Тройка-Д Банк» в судебном заседании поддержал заявленные требования. Вместе с тем указал, что АО «Тройка-Д Банк» банковскую деятельность не ведет, ввиду признания его банкротом.

Представитель ответчика ООО «Регистратор Р01» в судебном заседании против удовлетворения иска возражал.

Остальные участники процесса в судебное заседание не явились, о времени и месте проведения судебного заседания извещены должным образом в порядке ст. ст. 121-123 АПК РФ, судебное заседание проводится в отсутствие сторон в порядке ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, выслушав сторон, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 04.07.2019 по делу № А40-116531/19-36-132 АО «Тройка-Д Банк» признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Как усматривается из материалов дела ФИО2 Жомарт является правообладателем товарного знака ALMA BANK, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации 14 апреля 2017 г., что подтверждается Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 613018 от 14 апреля 2017 года, Изменением к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 613018 «Государственная регистрация отчуждения исключительного права по договору на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг» от 17 октября 2018 года, в связи с отчуждением АО «Алма Банк» исключительного права в пользу ФИО2 Жомарта.

АО «Тройка-Д Банк» является Лицензиатом на основании заключенного 28.06.2017 с  АО «Алма Банк» (наименование изменено на акционерное общество «Первый Инвестиционный Банк») лицензионного договора б/н о предоставлении права использования товарного знака сроком на весь период действия исключительного права на товарные знаки (государственная регистрация лицензионного договора 25 августа 2017 года № РД0230379).

В соответствии с п. 1.1.2. лицензионного договора Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Лицензионного договора неисключительную лицензию на использование товарного знака ALMA BANK, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) 14 апреля 2017 г., свидетельство № 613018, в отношении всех услуг 36 класса МКТУ указанных в свидетельстве для обозначения Лицензиатом производимых и распространяемых им товаров/услуг, а Лицензиат оплачивает такое использование в соответствии с условиями Лицензионного договора.

Лицензиат имеет право использовать Товарный знак в отношении всех товаров и /или услуг, для которых зарегистрирован Товарный знак, в соответствии с классом 36 МКТУ: агентства кредитные; анализ финансовый; аренда финансовая; банк сберегательный; выпуск кредитных карточек; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; кредитование под залог; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; предоставление ссуд под залог; предоставление ссуд (финансирование); предоставление финансовой информации через веб-сайты; сделки посреднические с акциями и облигациями; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские; услуги резервных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей (п. 1.2. лицензионного договора).

Предоставленное в соответствии лицензионным договором право на Товарный знак может быть использовано Лицензиатом для индивидуализации операций или услуг, в отношении которых Товарный знак зарегистрирован, в частности, но не ограничиваясь, путем размещения Товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 1.3. лицензионного договора).

В соответствии с п. 2.7. лицензионного договора, если третьи лица нарушают права, предоставленные по лицензионному договору Лицензиату, то Лицензиат и Лицензиар совместно предъявят иск к таким лицам.

В обоснование заявленных требований истцы указывают, что из сведений, предоставленных Системой регистрации R01 на сервисе Whois, регистратором домена almabank.ru является ООО «Регистратор Р01». Администратором (владельцем домена) almabank.ru согласно Справке о праве администрирования доменного имени, выданной ООО «Регистратор Р01» 14.02.2019 года, является ФИО3. Кроме того, факт администрирования домена almabank.ru подтверждается ООО «Регистратор Р01» в письме, направленном в адрес АО «ТРОЙКА-Д БАНК» по электронной почте.

Истцы указывают, что данное доменное имя almabank.ru тождественно с товарным знаком ALMA BANK, правообладателем которого является ФИО2 Жомарт, и используемым АО «ТРОЙКА-Д БАНК» на основании лицензионного договора.

По мнению истцов, действия ФИО3 по использованию доменного имени almabank.ru являются актом недобросовестной конкуренцией, поскольку создают препятствия для АО «ТРОЙКА-Д БАНК», имеющего законное право использования товарного знака ALMA BANK на основании лицензионного договора, для размещения информации об АО «ТРОЙКА-Д БАНК» и его товарах (услугах) с использованием соответствующего товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет. При этом у ФИО3 отсутствуют какие-либо законные права и интересы в отношении доменного имени almabank.ru, поскольку она не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает ее собственное имя. ФИО6 подтверждается также и предложением продажи доменного имени за 5 000 000, 00 руб., направленного в адрес АО «ТРОЙКА-Д БАНК» по электронной почте. Таким образом, действия ФИО3 по использованию доменного имени almabank.ru являются нарушением как исключительных прав ФИО2 Жомарта (правообладателя) на товарный знак ALMA BANK, так и прав АО «ТРОЙКА-Д БАНК» на использование товарного знака ALMA BANK как Лицензиата по Лицензионному договору.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Согласно п. 1.2 Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 № СП-21/4, требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подп. 2 п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

В силу абз. 2 п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ).

Согласно ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

﻿Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. 

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

- используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

- длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

- степень известности, узнаваемости товарного знака;

- степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

- наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга. 

﻿Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Также при оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным словесным обозначением и товарными знаками могут быть использованы Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные ﻿приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила). 

Сравнительный анализ, проведенный на основе критериев, установленных Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основание для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, показал тождественность обозначения «almabank», которое содержится в доменном имени almabank.ru, с товарным знаком ALMA BANK по свидетельству Российской Федерации № 613018, по звуковому, графическому и семантическому критериям сходства.

﻿Как разъяснено в пункте 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Однако, истцом в материалы дела не представлено доказательств, подтверждающих факт использования им либо под его контролем спорного товарного знака.

﻿При этом, суд также учитывает пояснения представителя истца АО «ТРОЙКА-Д БАНК» о том, что банковская деятельность им не ведется, интерес к доменному имени отсутствует. 

﻿С учетом установленного Гражданским кодексом Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. 

В данном случае фактическое использование товарного знака истцами в коммерческой или иной деятельности не представлено.

Кроме того, истцом в материалы дела не представлено доказательств использования ответчиками в своей коммерческой деятельности спорного обозначения для реализации товаров и услуг, однородных услугам, для которых зарегистрирован товарный знак истца. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что истцом был доказан факт принадлежности ему права на товарный знак, но не доказан факт его использования ответчиками, ввиду отсутствия сходства используемого обозначения ответчиком с товарным знаком истца.

﻿Довод истцов о том, что действия ответчика ФИО3 являются  актом недобросовестной конкуренции, судом отклоняется как необоснованный, в связи со следующим.

При оценке действий администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10bis Парижской конвенции, суду необходимо проверить наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Как указано выше, спорное доменное имя тождественно товарному знаку ФИО2 Жомарта. 

Ответчиком ФИО3 в материалы дела не представлено документов, свидетельствующих о наличии у нее каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени. 

Вместе с тем, документов, подтверждающих факт недобросовестной регистрации и использования ответчиком спорного доменного имени, в материалы дела не представлено.

Также, возражая против удовлетворения исковых требований ООО «Регистратор Р01» указал, что не использует доменное имя и прав истцов нарушить не может. Регистратор не осуществляет распоряжение доменными именами и не определяет порядок использования доменных имен, а лишь осуществляет в заявительном порядке техническую функцию по регистрации доменов по заявкам граждан и юридических лиц (действия по передаче информации о доменном имени в Реестр для цели регистрации пользователем заявленного доменного имени). 

Регистратор осуществляет свою деятельность, руководствуясь нормами действующего законодательства РФ, Соглашением об аккредитации, заключенным с Координационным центром, положениями Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденных решением Координационного центра № 2011-18/81 от 05.10.2011г. (далее - «Правила») (доступны на официальном веб-сайта Координатора доменов .RU и .РФ по адресу: http://cctld.ru/files/pdf/docs) и являющихся для Регистратора в соответствии с п. 3.1. Соглашения об аккредитации обязательными для исполнения, Положением «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах» (далее - «Положение») (доступно на официальном веб-сайта Координатора доменов .RU и .РФ по адресу: http://cctld.ru/files/pdf/docs), а также руководствуясь условиями договора об оказании услуг и приложений к нему, заключенного с пользователем (актуальный текст Соглашения опубликован на официальном веб-сайта Координатора доменов .RU и .РФ по адресу: http://cctld.ru/ru/docs/rfaccaggr new.php).

Согласно данным ООО «Регистратор Р01», дата регистрации домена второго уровня ALMABANK.RU - 30.10.2015г. Дата окончания срока регистрации -30.10.2019г.  С 28.01.2019г. администратором указанного домена является ФИО3.

Регистратор не вправе отказать в регистрации выбранного пользователем доменного имени на основаниях, не предусмотренных настоящими Правилами, пользователь (администратор) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями (п. 3.1.3. Правил).

В соответствии с п. 3.2.1. Правил, регистрация доменного имени осуществляется на основании заявки пользователя при условии выполнения пользователем требований настоящих Правил и договора. Исчерпывающий перечень причин, по которым Регистратор вправе отказать в регистрации доменного имени, содержится в настоящих Правилах.

Обстоятельств, свидетельствующих о наличии таких причин, в материалы дела не представлено.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU администратор домена, как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Регистрация доменного имени может быть аннулирована, если в соответствии со вступившим в законную силу судебным актом действия администратора домена по использованию спорного домена нарушают исключительные права на товарный знак. В таком случае аннулирование осуществляется регистратором самостоятельно после истечения срока преимущественного права регистрации домена лицом, в пользу которого принят судебный акт. 

Истцы вправе требовать лишь пресечения тех действий, которыми нарушаются их права, поэтому, требование о прекращении правонарушения, которое не подтверждено, удовлетворению не подлежит.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Судом исследованы все доводы истцов, однако оснований для удовлетворения заявленных требований не установлено.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь ст. 8, 11, 12, 307-309, 1471, 1479, 1484, 1229 ГК РФ, ст.ст. 4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

Судья Киселева Е.Н.