ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

 

127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12 

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

№09АП-65920/2023

Дело № А40-58703/23

г. Москва

11 декабря 2023г.

Резолютивная часть постановления объявлена 28 ноября 2023г.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 декабря 2023г.

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ю.Н. Кухаренко,

судей Д.В. Пирожкова, А.И. Трубицына, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.Д. Лященко,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ИП ФИО1 

на решение Арбитражного суда города Москвы от 10.08.2023 

по делу №А40-58703/23, по иску ИП ФИО1 

к ответчикам: 1. обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс Профи» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 2: Sothys International (128 Rue du Faubourg, Saint Honore, 75008, Paris 8, France) о признании,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 13.09.2023,

от ответчиков: 1) ФИО3 по доверенности от 01.06.2023, 2) ФИО4 по доверенности от 25.04.2023,

 

                                                                                  УСТАНОВИЛ:

ФИО1 (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «Прогресс Профи» (далее – ответчик-1) и Sothys International (далее – ответчик-2) о признании лицензионного договора на использование товарных знаков №№ 86551, 86552 от 24.03.2020 г., зарегистрированного 19.10.2020 г. под номером 

<

***> между ООО «Прогресс Профи» и Sothys Internacional ничтожной сделкой, применении последствий недействительности договора в виде обязания Роспатента внести изменения в реестр Роспатента, обязать Sothys Internacional возвратить всё полученное по ничтожной сделке ООО «Прогресс Профи». 

Решением суда от 10.08.2023 в удовлетворении заявленных исковых требований отказано.

ИП ФИО1, не согласившись с решением суда, подала апелляционную жалобу, в которой считает его незаконным, необоснованным.

В своей жалобе заявитель указывает на то, что пунктом 1. 3 оспариваемого лицензионного договора, передаваемые по договору права, ограничены применением товарных знаков в отношении товаров, импортируемых официальным дистрибьютором. Это означает, что права в отношении таких товаров исчерпаны, передавать по лицензионному договору нечего, а значит, при заключении договора намерения создать последствия не было, а значит, сделка ничтожна - часть 1 статьи 170 ГК РФ.

По доводам, приведенным в жалобе, заявитель просит решение суда отменить, исковые требования удовлетворить в полном объеме.

В судебном заседании апелляционного суда заявитель доводы жалобы поддерживает в полном объеме.

Ответчики с доводами жалобы не согласны, решение суда считают законным и обоснованным, просят оставить его без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В обоснование исковых требований, заявитель ссылался на лицензионный договор Ответчика 1 с Sothys Internacional на использование товарных знаков №№ 86551, 86552 от 24.03.2020 г., зарегистрированный 19.10.2020 г. под номером 

<

***> (далее - Договор).

Изучив указанный договор и хозяйственные отношения Ответчика 1 и Ответчика 2, Истец, пришёл к выводу о его мнимости (часть 1 статьи 170 ГК РФ) на основании следующего.

Ответчик 1 приобретает введённый на территории Российской Федерации с согласия правообладателя, Ответчика 2, товар, то есть товар, исключительные права на который в силу статьи 1487 ГК РФ исчерпаны. Ответчик 1 самостоятельно товар с использованием товарных знаков Ответчика 2 не производит. Так как на поставляемый Ответчиком 2 товар исключительные права исчерпаны, объект, подлежащий передаче по лицензионному договору, отсутствует. В связи с чем, по мнению истца, данная сделка совершенна для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия.

Согласно доводам искового заявления, Истец имеет охраняемый законом интерес в признании сделки недействительной, поскольку ничтожная сделка недействительна изначально, применение последствий недействительности к Договору повлечёт за собой пересмотр решения по делу № А40-198190/2022. 

Кроме того, из содержания резолютивной части судебного акта по делу № А40-198190/2022 следует, что Истец в будущем не сможет использовать товарные знаки Ответчика 2 даже в том случае, если получит согласие на использование товарных знаков от Ответчика 2 (в требованиях отсутствует оговорка «без согласия правообладателя»). В случае применения последствий недействительности к Договору решать, выдавать Истцу согласие на использование товарных знаков или нет, будет Ответчик 2.

На основании вышеизложенного, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением о признании лицензионного договора на использование товарных знаков №№ 86551, 86552 от 24.03.2020 г., зарегистрированного 19.10.2020 г. под номером 

<

***> между ООО «Прогресс Профи» и Sothys Internacional ничтожной сделкой, применении последствий недействительности договора в виде обязания Роспатента внести изменения в реестр Роспатента, обязать Sothys Internacional возвратить всё полученное по ничтожной сделке ООО «Прогресс Профи».

В суд апелляционной инстанции от  истца поступило заявление об отказе от иска в части применения последствия недействительности договора в виде обязания Роспатента обязать Sothys International возвратить все полученное по ничтожной сделке  ООО «Прогресс Профи».

В соответствии со ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично. 

Принимая во внимание, что частичный отказ от иска не нарушает прав других лиц, суд принимает частичный отказ от заявленных требований.

В апелляционном суде истец завил ходатайство о переходе к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дел в  суде первой инстанции и привлечении к участию в деле третьих лиц - сублецензиатов.

Суд отказывает заявителю в удовлетворении ходатайства о переходе к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дел в суде первой инстанции в виду отсутствия процессуальных оснований. 

Рассмотрев повторно дело в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для ее удовлетворения на основании следующего.

Как следует из материалов дела, 24 марта 2020 года между лицензиаром АО Сотис Интернасьональ и лицензиатом ООО «Прогресс профи» заключен лицензионный договор о передаче неисключительных прав лицензиату на товарные знаки, зарегистрированные в Роспатенте 19.10.2020 

<

***> №№ 86551, 86552. 

В соответствии с Реестром товарных знаков товарные знаки зарегистрированы в отношении следующих классов МКТУ: 03 - средства для отбеливания, стирки, чистки, полирования, обезжиривания и обработки абразивными материалами, средства для ухода за красотой, румяна, кремы, пудра, мыла, парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, зубные пасты; 05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты, вещества, обладающие диетическими свойствами для медицинских целей, дезинфицирующие средства. 

29 октября 2021 года между лицензиаром АО Сотис Интернасьональ и лицензиатом ООО «Прогресс профи» было заключено Дополнительное соглашение об изменении неисключительного права на товарные знаки на Исключительное право. Данное Дополнительное соглашение надлежащим образом зарегистрировано в Роспатенте. Дата и номер государственной регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный договор: 28.02.2022 РД0388338. 

Истец пришел к выводу о мнимости указанного договора, поскольку ООО «Прогресс Профи» приобретает введенный на территории РФ с согласия Правообладателя АО Сотис Интернасьональ товар, исключительные права на который исчерпаны в силу ст. 1487 ГК РФ.

Между тем, в соответствии с п. 1.4. Лицензионного договора территорией его действия является Российская Федерация, таким образом, ООО «Прогресс Профи» имеет право защищать свои права на всей территории РФ.

В соответствии с п. 4 Дополнительного соглашения к Лицензионному договору и с п. 1.3. самого Лицензионного договора Исключительное право на использование товарных знаков предоставляется Лицензиату в отношении следующих способов использования на Договорной территории:

-путем размещения Товарных знаков на фасадах и в интерьере салонов красоты, спа-центров, а также иных помещений, оборудованных кабинетами красоты, принадлежащих прямо или косвенно Лицензиату, и продажи исключительно косметической продукции и косметических средств «Сотис», которые распространяются компанией «Бьюти Коллекшн»,

-путем размещения Товарных знаков на полиграфических материалах, относящихся исключительно к косметической продукции и косметическим средствам «Сотис», на одежде персонала, указанных выше учреждений, на майках и другой сувенирной продукции, относящейся исключительно к косметической продукции и косметическим средствам «Сотис», которые распространяются компанией «Бьюти Коллекшн»,

-путем использования Товарных знаков при размещении Товарных знаков на фасадах и в интерьере офисов продаж, принадлежащих прямо или косвенно Лицензиату, и предназначенных исключительно для косметической продукции и косметических средств «Сотис», которые распространяются компанией «Бьюти Коллекшн»,

- путем размещения Товарных знаков в предложениях о продаже косметической продукции и косметических средств «Сотис», которые распространяются компанией «Бьюти Коллекшн», а также в объявлениях, в сети Интернет, на вывесках и в рекламе, относящейся к такой продукции.

Таким образом, вопреки доводам Истца право ООО «Прогресс Профи» на использование товарных знаков не ограничено только товарами, на которых они размещены, а имеет гораздо более широкое распространение.

Права ООО «Прогресс Профи» направлены в основном на рекламу и продвижение, а не на производство и продажу.

В соответствии с п. 2.6. Лицензионного договора (в ред. Дополнительного соглашения к Лицензионному договору на использование Товарных знаков №№ 86551, 86552 от 24.03.2020, зарегистрирован 19.10.2020 

<

***> от 29 октября 2021 г.) Лицензиат несет единоличную ответственность за последствия любого ненадлежащего использования Товарных знаков, и обязан обеспечить гарантии Лицензиару и компании «Сотис Пэрис» в отношении любых претензий, которые могут возникнуть у третьей стороны. Во исполнение настоящего пункта в случае заключения сублицензионного договора на Лицензиата возлагаются следующие обязанности:

-обеспечивать соблюдение условий использования товарного знака сублицензиатами.

-осуществлять регулярный тщательный контроль за соблюдением условий правомерного использования товарного знака сублицензиатами, в том числе осуществлять контроль объема такого использования.

В случае нарушений сублицензиатами условий использования товарного знака давать обязательные для исполнения указания по способам правомерного использования товарного знака в предоставленном объеме с контролем их выполнения.

Вместе с тем, в соответствии с п.2 ст. 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

-на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

-при выполнении работ, оказании услуг;

-на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

-в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из указанной статьи, использование товарного знака на товарах или их упаковках, этикетках - это только один из способов использования. Наряду с этим первым по нумерации способом законодатель указал и иные способы, причем эти способы использования не ставятся в зависимость от того, производит ли лицензиат товар или нет.

Также Истец полагает, что право предъявлять нарушителям требования о прекращении нарушения прав на товарные знаки, не может передаваться по лицензионному договору, но может передаваться по доверенности.

 Однако передача исключительных прав на товарные знаки уже подразумевает, что исключительный лицензиат имеет право предъявлять нарушителям требования о прекращении нарушения прав на товарные знаки, так как согласно ст. 1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ.

Норма пункта 1 статьи 170 ГК РФ направлена на защиту от недобросовестности участников гражданского оборота.

Фиктивность мнимой сделки заключается в том, что у её сторон нет цели достижения заявленных результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их внутренней волей. Реальной целью мнимой сделки может быть, например, искусственное создание задолженности стороны сделки перед другой стороной для последующего инициирования процедуры банкротства и участия в распределении имущества должника либо для создания искусственных оснований для получения и удержания денежных средств должника.

В то же время для этой категории ничтожных сделок определения точной цели не требуется. Установление факта того, что стороны на самом деле не имели намерения на возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей, обычно порождаемых такой сделкой, является достаточным для квалификации сделки как ничтожной. Сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих её сторон. Совершая сделку лишь для вида, стороны правильно оформляют все документы, но создать реальные правовые последствия не стремятся.

Поэтому факт расхождения волеизъявления с волей устанавливается судом путём анализа фактических обстоятельств, подтверждающих реальность намерений сторон. Обстоятельства устанавливаются на основе оценки совокупности согласующихся между собой доказательств.

При рассмотрении по существу вопроса о признании сделок мнимыми (пункт 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации) необходимо в каждом конкретном случае исследовать разумность и добросовестность в поведении гражданина при совершении им подобных действий (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27.10.2015 № 28-П, далее - постановление № 28).

Согласно ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе.

В случаях, когда в соответствии с законом сделка оспаривается в интересах третьих лиц, она может быть признана недействительной, если нарушает права или охраняемые законом интересы таких третьих лиц.

Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо.

Требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной.

Таким образом, в целях принятия законного судебного акта необходимо установить фактические обстоятельства совершенных сделок, а также законный интерес Истца, как лица, обратившегося с заявлением о признании сделки недействительной.

Истец  не обосновывает, какая защита будет ему обеспечена в результате возврата каждой из сторон всего полученного по сделке.  Возвращение Ответчиком 2 - Сотис Интернасьональ всего полученного по сделке ООО «Прогресс профи» не может повлиять на защиту прав Истца.

При указанных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу, что доводы жалобы не могут являться основанием для отмены либо изменения законного и обоснованного решения суда.

Руководствуясь ст.ст. 266, 267, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Принять отказ от иска в части применения последствия недействительности договора в виде обязания Роспатента обязать Sothys International возвратить все полученное по ничтожной сделке  ООО «Прогресс Профи».

            Решение Арбитражного суда города Москвы от 10.08.2023 по делу №А40-58703/23 в указанной части отменить, производство по делу в данной части прекратить.

            В остальной части решение оставить без изменения.

   Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

 

Председательствующий судья                                                           Ю.Н. Кухаренко 

 

Судьи:                                                                                                   Д.В. Пирожков

 

А.И. Трубицын