АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А83-1148/2021

19 сентября 2022 года

город  Симферополь

 

Резолютивная часть решения объявлена 12 сентября 2022 года.

Решение изготовлено в полном объёме 19 сентября 2022 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Шкуро В.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого «Славица» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Крымские традиции» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне истца индивидуального предпринимателя ФИО2, на стороне ответчика общества с ограниченной ответственностью «Кубань – Мороженое», о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

при участии представителей:

от истца и третьих лиц – не явились;

от ответчика – ФИО3, по доверенности от 15.01.2021 № 7;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого «Славица» (далее – общество «Фабрика мороженого «Славица», истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Крымские традиции» (далее – общество «Крымские традиции», ответчик) о запрете использовать обозначение «Светофор», сходное до степени смешения с товарным знаком № 764258 «СВЕТОФОР», принадлежащим истцу, в том числе обязав ответчика в незамедлительном порядке изъять из оборота и уничтожить за свой счёт товары, содержащие обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 764258, принадлежащим истцу; упаковку (плёнку), содержащую обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 764258, принадлежащим истцу. Также истец просил взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака № 764258 в размере 1 000 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены на стороне ответчика общество с ограниченной ответственностью «Кубань – Мороженое» и на стороне истца индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее соответственно общество «Кубань – Мороженое», ИП ФИО2, вместе третьи лица).

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 19.08.2021, оставленным без изменения постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 01.12.2021, иск удовлетворён частично, с общества «Крымские традиции» в пользу общества «Фабрика мороженого «Славица» взыскано 250 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2022 указанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.

Направляя дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость анализа положений и условий заключенного между истцом и третьим лицом ФИО2 договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, который отсутствует в материалах дела, в совокупности с условиями соглашения от 09.07.2020 об уступке ФИО2 (цедент) обществу «Фабрика мороженого «Славица» (цессионарий) права требования на возмещение убытков и взыскания компенсации за незаконное использование товарных знаков, принадлежащих цеденту ко всем лицам, нарушившим исключительные права на товарные знаки, за период, когда цедент был правообладателем товарных знаков, поскольку в данном соглашении не конкретизирован объем уступаемых обществу прав, а следовательно оно распространяется на неопределенный круг лиц.   

Исковые требования мотивированы использованием ответчиком на упаковке своей продукции обозначения «Светофор» схожего до степени смешения с товарным знаком № 764258 «СВЕТОФОР», правообладателем которого является истец, в отсутствие согласия истца на использование данного товарного знака.

Ответчик иск не признал, считает размер заявленной ко взысканию компенсации чрезмерным, противоречащим принципам разумности и справедливости. Также, по мнению ответчика, словесное обозначение «Фруктовый светофор» является конкретизирующим и несущим иную смысловую нагрузку, нежели сам по себе словесный элемент «СВЕТОФОР» противопоставленного знака. Ответчиком в данное обозначение заложен смысл комбинации из трёх фруктов разных цветов. Кроме того, ответчик указал на то, что на дату производства товара (18.07.2020) и на дату проведения истцом контрольной закупки спорного товара (13.08.2020) правовая охрана товарного знака истцу еще не была представлена, датой внесения сведений является 25.09.2020, до указанной даты правообладателем товарного знака «СВЕТОФОР» № 764258 являлся ФИО2 (том 2 л.д. 37-41, 57-59).

Третье лицо общество «Кубань – Мороженое» возражало относительно исковых требований, поскольку правообладателем товарного знака № 764258 «СВЕТОФОР» на дату государственной регистрации 01.04.2019 являлся ФИО2, общество «Фабрика мороженого «Славица» стало правообладателем указанного товарного знака 25.09.2020, в свою очередь договор на изготовление спорного товара, заключен между  обществом «Кубань – Мороженое» и обществом «Крымские традиции» 30.03.2018, то есть значительно раньше регистрации товарного знака. Также спорный товар, исходя из представленных истцом фотографий произведен обществом «Кубань – Мороженое» 18.07.2020, то есть раньше даты 25.09.2020, когда истец стал правообладателем товарного знака. Кроме того, третье лицо возражало относительно доводов истца о схожести до степени смешения обозначения «Фруктовый светофор», используемого ответчиком с принадлежащим обществу «Фабрика мороженого «Славица» товарным знаком «СВЕТОФОР», поскольку в состав используемого ответчиком товарного знака входит словесный элемент «Фруктовый», в связи с чем словесное обозначение «Фруктовый светофор» является конкретизирующим и несущим иную смысловую нагрузку нежели словесный элемент «СВЕТОФОР». Третье лицо также возражало относительно заявленной ко взысканию суммы компенсации в размере 1 000 000 рублей, в связи с непредставлением истцом доказательств, обосновывающих размере компенсации (том 1 л.д. 70-75).

Истец в дополнении с учётом отзыва третьего лица общества «Кубань – Мороженое» сослался на заключенное 09.07.2020 между обществом «Фабрика мороженого «Славица» (цессионарий) и ИП ФИО2 (цедент) соглашение об уступке права требования на возмещение убытков и взыскании компенсации, предметом которого является уступка прав требования на возмещение убытков и взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков «СВЕТОФОР» № 764257, 764258 за период, когда цедент (ИП ФИО2) являлся правообладателем названных товарных знаков. Также товарный знак № 764258 и спорное обозначение является сходным до степени смешения ввиду совпадения сильного элемента «Светофор», поскольку потребители запоминают обозначение именно по элементу «Светофор», а не по элементу «Фруктовый». Истец также считает заявленный размер компенсации обоснованным, поскольку нарушение носит длительный характер, а контрафактный товар производился в значительном объёме и поставлялся в различные магазины (том 2 л.д. 29-32).

Третье лицо ИП ФИО2 в своих пояснениях исковые требования поддержало в полном объёме и просило их удовлетворить (том 2 л.д. 127).

При новом рассмотрении истец и третьи лица своих представителей для участия в судебном разбирательстве не направили. Истцом  к материалам дела в электронном виде с письменными пояснениями по вопросу о необходимости государственной регистрации соглашения от 09.07.2020 об уступке права требования на возмещение убытков и взыскания компенсации за незаконное использование товарных знаков приобщены договор об отчуждении исключительных прав на товарные знаки № 764257, 764258, заключенный 28.07.2020 между истцом и третьим лицом ИП ФИО2, заключение от 04.03.2014 Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества по Федеральному закону «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятому Государственной Думой 25 февраля 2014 года.

Заслушав пояснения представителя ответчика, исследовав представленные лицами, участвующими в деле в подтверждение своих доводов и возражений доказательства, суд приходит к следующим выводам.

28.07.2020 между ИП ФИО2 (правообладатель) и обществом «Фабрика мороженого «Славица» (приобретатель) заключен договор об отчуждении исключительных прав на товарные знаки № 764257, 764258, по условиям которого (пункт 1.1) правообладатель передает приобретателю в полном объеме принадлежащие ему исключительные права на товарные знаки: «СВЕТОФОР» № 764257, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.12.2001 по заявке № 2000704549 с приоритетом от 03.03.2000, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: пищевой лёд; № 764258 зарегистрирован 01.04.2019 с датой приоритета от 15.02.2017, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; пищевой лед; порошки для мороженого; сорбет [мороженое], а приобретатель принимает указанные исключительные права на товарные знаки (далее – договор, том 4 л.д. 33-35).

В соответствии с пунктом 2.2 договора приобретатель в целях государственной регистрации перехода исключительного права на товарные знаки обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от правообладателя оригиналов всех экземпляров настоящего договора направить в Федеральный орган исполнительной власти РФ по интеллектуальной собственности заявление и документы, необходимые для регистрации перехода исключительного права на товарные знаки в соответствии с действующим законодательством.

Исключительные права на товарные знаки считаются переданными правообладателем приобретателю с момента регистрации перехода исключительного права на товарный знак в Федеральном органе исполнительной власти РФ по интеллектуальной собственности (пункт 7.1 договора).

В материалы дела истцом представлены сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, согласно которым товарный знак «СВЕТОФОР» № 764258 зарегистрирован 01.04.2019 с датой приоритета от 15.02.2017, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; пищевой лед; порошки для мороженого; сорбет [мороженое] (том 1 л.д. 18-19).

В разделе извещения, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания содержатся сведения о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг указано лицо передающее право ФИО2, правообладатель общество с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого «Славица», дата и номер государственной регистрации договора: 25.09.2020 РД0341998, дата внесения записи в Государственный реестр: 25.09.2020, дата публикации и номер бюллетеня: 25.09.2020 Бюл. № 18.  

Истцу стало известно, что по заказу общества «Крымские традиции» третьим лицом обществом «Кубань – Мороженое» изготавливается продукт под наименованием «Лёд Фруктовый светофор». Ответчик использует на упаковках своей продукции обозначение «Светофор», тем самым нарушая исключительное право истца на товарный знак.

Использование ответчиком обозначения «Светофор» на упаковках своей продукции подтверждается фотографиями упаковки продукции, где ответчик указан в качестве изготовителя товара (том 1 л.д. 20-21).

Истцом приобретена данная продукция у ИП ФИО4, что подтверждается товарным чеком и кассовым чеком (том 1 л.д. 22-23).

На упаковке приобретённого фруктового льда в качестве производителя указано общество «Крымские традиции», в качестве изготовителя – общество «Кубань – Мороженое». 

Полагая, что ответчик использует на упаковке изготавливаемой им продукции обозначение «Светофор», сходное до степени смешения с товарным знаком «СВЕТОФОР» № 764258, правообладателем которого является истец, обществом «Фабрика мороженого «Славица» в адрес ответчика направлена претензия от 05.11.2020 с требованием прекратить незаконное использование обозначения «Светофор», нарушающего исключительное право общества «Фабрика мороженого «Славица» на товарный знак. Также истец просил выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 3 000 000 рублей (том 1 л.д. 50-52).

Указанная претензия получена ответчиком и оставлена без ответа, что и послужило основанием для обращения общества «Фабрика мороженого «Славица» с данным иском в суд.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также коммерческие обозначения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. 

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 ГК РФ; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи – к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя – к нарушителю исключительного права.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

Как разъяснено в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. 

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения. 

Возражая относительно заявленных требований, ответчик указывает на то, что истец стал правообладателем товарного знака № 764258 только 25.09.2020, до этого знак принадлежал ФИО2 На представленной в материалы дела фотографии указана дата производства спорного товара – 18.07.2020, то есть в период, когда истец не являлся правообладателем товарного знака. Также ответчик полагает, что торговый знак «СВЕТОФОР» и «Лёд Фруктовый светофор» не сходны по степени смешения, а в действиях истца и третьего лица ФИО2 есть признаки злоупотребления правом. Кроме того, ответчик указывает на то, что у истца отсутствует право на обращение с заявленными исковыми требованиями, поскольку соглашение об уступке прав требования на возмещение убытков и взыскании компенсации от 09.07.2020 является незаключенным ввиду отсутствия факта государственной регистрации указанного соглашения, что предусмотрено разъяснениями, изложенными в пункте 70 постановления Пленума № 10.

Согласно материалам дела, между истцом (цессионарий) и ИП ФИО2 (цедент) 09.07.2020 заключено соглашение об уступке права требования на возмещение убытков и взыскании компенсации (далее – соглашение от 09.07.2020, том 2 л.д. 34-35).

Пунктом 2 соглашения от 09.07.2020 установлено, что цедент передает, а цессионарий принимает право требования возмещения убытков о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков, принадлежащее цеденту на основании положений статьи 1515 ГК РФ ко всем лицам, нарушившим исключительные права на товарные знаки, за период, когда цедент был правообладателем товарных знаков.

В силу пункта 1 статьи 1488 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права. 

Пунктом 2 статьи 1234 ГК РФ предусмотрено, что договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце втором пункта 70 постановления Пленума № 10 при предоставлении третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору о его отчуждении право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

Однако согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» (далее - постановление Пленума № 54) и в абзаце третьем пункта 70 постановления Пленума № 10 право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования, которое подлежит регистрации в соответствующем порядке (пункт 2 статьи 389 ГК РФ).

Из приведенных разъяснений следует, что стороны вправе заключить договор уступки требования возмещения убытков или выплаты компенсации, размер которых не установлен на момент заключения договора.

По смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ право требования правообладателем компенсации возникает с момента нарушения исключительного права, при доказанности факта правонарушения. 

Исходя из данных нормативных положений для определения предмета договора уступки требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права сторонам необходимо указать в договоре исключительное право, а также обстоятельства нарушения в объеме, достаточном для удовлетворения требования о взыскании компенсации в определенном судом размере.

Из приведенных норм права и разъяснений Верховного Суда Российской Федерации следует, что требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. Правообладатель по соглашению об уступке требования может лишь один раз передать требование о выплате компенсации в отношении лица, допустившего нарушение исключительного права правообладателя исходя из определенного случая (факта) такого нарушения.

Как усматривается из пункта 2 соглашения от 09.07.2020 цедент (ФИО2) передает, а цессионарий (общество «Фабрика мороженого «Славица») принимает право требования возмещения убытков и взыскания компенсации за незаконное использование товарных знаков, принадлежащих цеденту на основании положений статьи 1515 ГК РФ ко всем лицам, нарушившим исключительные права на товарные знаки за период когда цедент был правообладателем товарных знаков.

Следовательно, в данном случае, третье лицо уступило право требования истцу не к определенному лицу, допустившему нарушение исключительного права правообладателя (правонарушителю) и определенного случая (факта) такого нарушения, а к неограниченному кругу лиц и в отношении любого случая (факта) нарушения права правообладателя.

Между тем, согласно изложенным в абзаце третьем пункта 70 постановления Пленума № 10 разъяснениям, право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования, которое подлежит регистрации в соответствующем порядке. Осуществление государственной регистрации договора уступки должно прежде всего обеспечивать уведомление всех третьих лиц об изменении существующих прав, чтобы исключить неопределенность в правах такого участника, но не являться препятствием для реализации мер защиты, предусмотренных для участников таких отношений (определения Верховного Суда Российской Федерации от 28.05.2018 N 305-ЭС17-14583 и от 24.12.2018 N 305-ЭС18-15666).

Таким образом, целью государственной регистрации договора является создание возможности для неограниченного круга лиц, не являющихся стороной сделки, узнать о существовании такого договора. 

Ввиду изложенного пунктом 3 статьи 433 ГК РФ установлено, что договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом

Кроме того в пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» разъяснено, что по смыслу пункта 3 статьи 433 ГК РФ в отношении третьих лиц договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. В отсутствие государственной регистрации такой договор не влечет юридических последствий для третьих лиц, которые не знали и не должны были знать о его заключении. Момент заключения такого договора в отношении его сторон определяется по правилам пунктов 1 и 2 статьи 433 ГК РФ.

Следовательно, поскольку в соглашении от 09.07.2020 не определён конкретный перечень лиц и конкретный случай (факт) нарушения права правообладателя, то данное соглашение подлежит государственной регистрации на основании пункта 2 статьи 389, пункта 3 статьи 433 ГК РФ с учетом разъяснений, изложенных в постановлениях Пленумов № 10 и № 54 с целью осведомления неопределенного круга лиц о состоявшейся уступке прав требования на возмещение убытков и выплаты компенсации

Представленное истцом соглашение от 09.07.2020 не зарегистрировано в установленном законом порядке в нарушение разъяснений, изложенных в абзаце третьем пункта 70 постановления Пленума № 10, соответственно, у истца отсутствует право на взыскание в его пользу компенсации за нарушение права на товарный знак за период, когда правообладателем товарного знака был ФИО2

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что истец вправе требовать компенсацию только за период с даты возникновения права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 764258 – с 25.09.2020.

При таких обстоятельствах не имеет правового значения уведомление от 15.06.2021, в котором Роспатент указал на то, что осуществляет государственную регистрацию распоряжений исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 1232 ГК РФ, Правилами государственной регистрации и административным регламентом. Указанные нормативные правовые акты не содержат положений, определяющих требования к соглашению об уступке права требования возмещения убытков или выплаты компенсации за незаконное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, условия и порядок регистрации такого соглашения в Роспатенте.

Довод истца о том, что после внесения изменений Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменений в статью 1232 ГК РФ государственной регистрации подлежит не договор, а само отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, поэтому договор об отчуждении исключительных прав на товарные знаки № 764257, 764258, заключенный с ИП ФИО2 не подлежал государственной регистрации, следовательно, не нуждается в государственной регистрации и соглашение от 09.07.2020, судом отклоняется, поскольку согласно свидетельству Российской Федерации № 764258 государственная регистрации  договора об отчуждении исключительного права на товарный знак Роспатентом осуществлена 25.09.2020, номер государственной регистрации договора РД0341998.

В отношении требования истца о запрете ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 764258, принадлежащим истцу путем понуждения ответчика в незамедлительном порядке уничтожить за свой счёт товары, находящиеся у него и содержащие обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 764258, упаковку (плёнку), которая находится у ответчика и содержит обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 764258, принадлежащим истцу, суд указывает следующее.

Как уже отмечалось, согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия (подпункт 2); об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи – к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

Согласно названному пункту 4 в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом;

Пунктом 2 статьи 1515 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. 

Контрафактными являются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (пункт 1 там же).

Однако, в соответствии с правовым подходом, изложенным в пункте 57 постановления Пленума № 10, такое требование о пресечении действий, нарушающих исключительное право, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац 3 пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Из материалов дела усматривается и утверждает ответчик, что он добровольно исполнил обязанность лица, нарушившего исключительное право, путем прекращения использования обозначения, сходного с товарным знаком истца на этикетках и упаковках, снятия их с производства, изъятия из оборота. Доказательства использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 764258 с даты обращения в суд с иском до даты принятия решения суду не предоставлены. Истцом не указаны конкретный товар или упаковки конкретных товаров, на которых он просит запретить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, что также свидетельствует в пользу того, что соответствующее требование истца является абстрактным и направленно на пресечение возможных правонарушений в будущем.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения требования о пресечении нарушения исключительных прав общества «Фабрика мороженого «Славица» нет.

Аналогичный правовой вывод содержится в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2019 № С01-585/2018 по делу № А76-8501/2017, от 30.08.2019 № С01-777/2019 по делу № А55-31528/2018 и т.п., принятых по результатам рассмотрения подобных дел.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

в иске отказать полностью. 

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

 

Судья                В.Н. Шкуро