АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

02 октября 2020 года

Дело №

А55-30577/2019

Резолютивная часть решения объявлена 25 сентября 2020 года

Полный текст решения изготовлен 02 октября 2020 года

 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Шлиньковой Е.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании  25 сентября 2020 года  дело по иску, заявлению

общества с ограниченной ответственностью "Стройинновация"

к обществу с ограниченной ответственностью "Самарский крепеж"

об обязании запретить ООО "Самарский крепеж" использовать полезную модель «Скоба монтажная»

 

при участии в заседании

от истца – предст. ФИО2, по доверенности от 30.01.2020;

от ответчика – предст. ФИО3, по доверенности от 20.12.2019   (после перерыва не явилась);

 

В судебном заседании, открытом 23.09.2020, в соответствии со статьей 163 АПК РФ, объявлялся перерыв до 25.09.2020 до 13 часов 15 минут, информация о котором размещена на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru. 

 

установил:

Истец обратился в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к ответчику, в соответствии с которым просит запретить обществу с ограниченной ответственностью "Самарский крепеж" использовать полезную модель «Скоба монтажная» по патенту Российской Федерации № 175727 с приоритетом от 07.06.2017, являющуюся зависимой от изобретения «Кронштейн крепежный» по патенту Российской Федерации № 2641433 с приоритетом от 25.11.2016, без разрешения ООО «Стройинновация» - правообладателя последнего патента.

Ответчик исковые требования не признал по основаниям, изложенным в письменном отзыве.

До рассмотрения дела по существу заявленных требований представителем ответчика суду представлен скриншот страницы сайта Федерального института промышленной собственности (fips.ru), из содержания которого следует отправление в палату по патентным спорам заявления ООО «Самарский крепеж», а также возражений на выдачу патента на изобретение «Кронштейн крепежный», в связи с чем представитель просила отложить судебное разбирательство до принятия заявления к рассмотрению и его рассмотрения, высказав предположение о непродолжительном по времени рассмотрении такого заявления.

Представитель истца возражала против отложения судебного разбирательства по данному основанию, указав на недобросовестное поведение ответчика, подавшего такое обращение спустя год после обращения в суд с настоящим иском и наличии у ответчика возможности в случае отмены патента на изобретение, обратиться в суд с ходатайством о пересмотре судебного акта.

Рассмотрев ходатайство ответчика об отложении судебного разбирательства, принимая во внимание, поведение ответчика, обратившегося с возражениями на выдачу патента на изобретение длительное время после обращения к нему истца с соответствующим требованием, продолжительность срока рассмотрения дела, несмотря на проведение экспертизы, а также учитывая необходимость соблюдения баланса прав и интересов сторон, наличия у ответчика предусмотренного законом права обратиться к суду с заявлением о пересмотре судебного акта, суд полагает ходатайство ответчика не подлежащим удовлетворению.

Исследовав материалы дела, оценив доказательства, представленные по делу, и заслушав пояснения сторон, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что ООО Стройинновация» (истец) является обладателем исключительного права на изобретение «Кронштейн крепежный» по патенту Российской Федерации № 2641433 с датой приоритета от 25.11.2016, зарегистрированному 17.01.2018, который выдан со следующей формулой изобретения:

«1. Кронштейн крепежный, характеризующийся тем, что содержит верхнюю и нижнюю взаимно параллельные стенки, в верхней стенке выполнены два отверстия, а в нижней выполнен вертикальный открытый с одного торца паз, при этом отверстия в верхней стенке расположены таким образом, что при повороте кронштейна вокруг одного из них втрое беспрепятственно перемещается относительно установленного в него неподвижного крепежного элемента.

2. Кронштейн крепежный по п. 1, отличающийся тем, что одно отверстие в верхней стенке выполнено круглой формы, а другое – вытянутым и дугообразным.

3. Кронштейн крепежный по п. 1, отличающийся тем, что верхняя и нижняя стенки выполнены разнесенными по горизонтами.

4. Кронштейн крепежный по п. 1, отличающийся тем, что открытый торец паза в нижней своей части выполнен расширяющимся».

ООО «Самарский крепеж» является обладателем исключительного права на полезную модель «Скоба монтажная» по патенту Российской Федерации № 175727 с датой приоритета от 07.06.2017, зарегистрированному 15.12.2017, который выдан со следующей формулой полезной модели:

«Скоба монтажная, выполненная в виде цельной, изгнутой пластины с отверстиями в параллельных, но несовпадающих ее плоскостях, отличающаяся тем, что параллельные, но несовпадающие плоскости скобы образуют две крепежные площадки, смещенные изгибом относительно друг друга в виде ступеней; первая крепежная площадка снабжена двумя отверстиями, одно из которых выполнено круглым и расположено на вертикальной оси, ближе к изгибу скобы; другое отверстие выполнено в виде прорези сегмента, симметричного относительно вертикальной оси, и расположенное ближе к торцу правой крепежной площадки; вторая крепежная площадка выполнена с симметричным относительно оси сужением от моста изгиба к торцу второй площадки и снабжена открытой с торца второй площадки прорезью под регулирующий болт с фиксирующей гайкой».

Как указывает истец, ответчик на основании патента Российской Федерации на полезную модель № 175727 производит и реализует товар «Монтажный комплект для установки дверей и других рамных конструкций СК-1», чем нарушает исключительные права истца.

В этой связи истец обратился к ответчику с требованием об устранении нарушения исключительного права путем прекращения использования изобретения  по патенту Российской Федерации № 2641433 при изготовлении, продаже или ином введении в гражданский оборот или хранении для этих целей товара, в котором использовано указанное изображение, и выплате компенсации в размере 1 000 000 руб. 00 коп.

В ответ на данную претензию ООО «Самарский крепеж»  в письме (л.д. 12 т. 1) сообщается, что до признания патента на полезную модель недействительным, действия ООО «Самарский крепеж» не могут быть признаны нарушением закона.

Указанные обстоятельства послужили основанием обращения в арбитражный суд с настоящим иском на основании положений статьи 1358.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 этой статьи. 

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ установлено, что изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358.1 ГК РФ изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца, соответственно являются зависимым изобретением, зависимой полезной моделью, зависимым промышленным образцом.

Зависимым изобретением, в частности, является изобретение, охраняемое в виде применения по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение.

Изобретение или полезная модель, относящиеся к продукту или способу, также являются зависимыми, если формула такого изобретения или такой полезной модели отличается от формулы другого запатентованного изобретения или другой запатентованной полезной модели, имеющих более ранний приоритет, только назначением продукта или способа.

Рассматривая вопрос о возможности признания полезной модели зависимой по отношению к изобретению, имеющему более ранний приоритет, Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении дела № А40-318628/2018 в ИЦЧП направлен судебный запрос от 11.02.2020.

В поступившем в Суд по интеллектуальным правам заключении ИЦЧП  по судебному запросу содержится вывод о том, что пункт 1 статьи 1358.1 ГК РФ допускает возможность признания полезной модели зависимой по отношению к изобретению, имеющему более ранний приоритет.

Согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

В силу пункта 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Статьей 1379 ГК РФ допускается преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение и наоборот, заявки на изобретение в заявку на полезную модель в заявку на изобретение.

Таким образом, изобретения и полезные модели являются не принципиально разными объектами, а различными правовыми режимами, применяемыми (в части устройств) к одним и тем же объектам.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 125 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если в независимом пункте формулы патента ответчика, помимо всех признаков независимого пункта формулы патента истца (для изобретений также эквивалентных), имеются и иные признаки, то изобретение, полезная модель или промышленный образец ответчика с учетом пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ являются зависимыми, а следовательно, в силу пункта 2 данной статьи действия ответчика по использованию патента истца без согласия последнего (даже если он одновременно использует свой патент) могут быть признаны нарушением исключительного права истца вне зависимости от того, был ли патент ответчика признан недействительным в установленном порядке.

С учетом приведенного разъяснения разграничение изобретений и полезных моделей относится только к случаю определения эквивалентности признаков.

Иное понимание (толкование) пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ приводило бы к ситуации, когда установленная законом необходимость получения разрешения на использование чужого технического решения в своем техническом решении могла быть обойдена путем перехода от изобретения к полезной модели и наоборот. (данный вывод соответствуют позиции, изложенной в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2020 по делу № А40-318628/2018)

Поскольку вопрос об использовании всех существенных признаков изобретения требует специальных познаний, судом по ходатайству сторон на основании статьи 82 АПК РФ назначена экспертиза, проведение которой по согласованию сторон поручено  патентному поверенному негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования «Тольяттинский институт технического творчества и патентоведения» ФИО4. Перед патентным поверенным для разъяснения судом поставлены следующие вопросы:

1. Использован ли каждый признак изобретения «Кронштейн крепежный», приведенный в пункте 1 содержащейся в патенте РФ № 2641433 формулы изобретения, в изделии «Скоба монтажная» производства ООО «Самарский крепеж»?

2. Использован ли каждый признак изобретения «Кронштейн крепежный», приведенный в пункте 1 содержащийся в патенте РФ № 2641433 формулы изобретения, в продукте «Скоба монтажная» по патенту РФ № 175727?

3. Является ли полезная модель «Скоба монтажная» по патенту № 175727 от 07.06.2017 зависимой от изобретения «Кронштейн крепежный» по патенту № 2641433 от 25.11.2016.

После проведения исследования в материалы дела поступило заключение эксперта от 12.03.2020, в котором патентным поверенным проанализированы признаки независимого пункта 1 изобретения по патенту РФ № 2641433 и патенту РФ № 175727, а также признаки, характеризующие изделие Скоба монтажная» производства ООО «Самарский крепеж», по результатам которого сделаны выводы о том, что:

- каждый признак изобретения «Кронштейн крепежный», приведенный в пункте 1 содержащейся в патенте РФ № 2641433 формулы изобретения, использован в изделии «Скоба монтажная» производства ООО «Самарский крепеж»;

- каждый признак изобретения «Кронштейн крепежный», приведенный в пункте 1 содержащейся в патенте РФ № 2641433 формулы изобретения, используется в продукте «Скоба монтажная» по патенту РФ № 175727;

- полезная модель «Скоба монтажная» по патенту № 175727 от 07.06.2017 является зависимой от изобретения «Кронтштейн крепежный» по патенту № 2641433 от 25.11.2016, поскольку использован каждый признак изобретения «Кронштейн крепежный», приведенный в пункте 1 содержащейся в патенте РФ № 2641433 формулы изобретения, в устройстве «Скоба монтажная» по патенту РФ № 175727.

Таким образом, патентный поверенный путем анализа каждого признака формулы изобретения пришел к выводу об использовании таких признаков в формуле полезной модели, а также изделии «Скоба монтажная», что свидетельствует о зависимости полезной модели «Скоба монтажная» по патенту РФ № 175727 от изобретения «Кронштейн крепежный» по патенту РФ № 2641433.

Представитель ответчика высказала возражения относительно использования каждого признака изобретения в формуле полезной подели, сославшись на то, что в описании изобретения указано, что «отверстия в верхней стенке расположены таким образом, что при повороте кронштейна вокруг одного из них втрое беспрепятственно перемещается относительно установленного в него неподвижного крепежного элемента».

Разъясняя вывод об использовании данного признака, патентный поверенный ФИО4, явившийся в судебное заседание по вызову суда, пояснил, что исходя из описания изобретения, следует понимать как «второе (а не втрое) беспрепятственно перемещается относительно установленного в него неподвижного крепежного элемента».

Патентный поверенный ФИО4 также указал, что слово «втрое» является опечаткой, которая исправлена Роспатентом 06.04.2020. В формуле есть два отверстия, то есть слово «другое» свидетельствует о том, что это одно из двух. Если рассматривать слово «втрое» (кратность), то это приводит к нарушению технического решения, при использовании слова «втрое» не достигается технический результат.

Соотнесение указанного слова во взаимосвязи с текстом описания изобретения, а также исходя из содержания предложения, слово «втрое» не согласуется со смыслом предложения, в котором данное слово приводится. В противном случае, непонятно, что перемещается беспрепятственно при повороте кронштейна вокруг одного из двух отверстий и во что установлен неподвижный крепежный элемент.

При указанных обстоятельствах, суд полагает, что выводы, изложенные в заключении патентного поверенного в  достаточной  степени обоснованны, мотивированы, составлены в пределах его компетенции, патентный поверенный имеет соответствующую квалификацию и стаж работы, в силу чего данное заключение признается  надлежащим доказательством по  делу.

Мотивированного ходатайства о назначении по делу дополнительной либо повторной экспертизы сторонами не представлено.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1381.1 ГК РФ изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.

Принимая во внимание установленные патентным поверенным обстоятельства использования каждого признака формулы изобретения по патенту РФ № 2641433 в формуле полезной модели по патенту РФ № 175727, а также изделии «Скоба монтажная» производства ООО «Самарский крепеж», вывод о зависимости полезной модели от изобретения, отсутствие разрешения истца на использование его изобретения, а также разъяснения, изложенные в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд полагает, что ответчик использует в производимом им изделии изобретение истца по патенту Российской Федерации № 2641433, что является нарушением исключительного права, поскольку полезная модель «Скоба монтажная» по патенту Российской Федерации № 175727 с приоритетом от 07.06.2017 является зависимой от изобретения «Кронштейн крепежный» по патенту Российской Федерации № 2641433.

При указанных обстоятельствах, требование истца подлежит удовлетворению.

В силу части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 167-171, 176, 180, 181, 110, ч. 1 ст. 259, ч. 3 ст. 319   Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

1. Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Самарский крепеж" использовать полезную модель «Скоба монтажная» по патенту Российской Федерации № 175727 с приоритетом от 07.06.2017, являющийся зависимой от изобретения «Кронштейн крепежный» по патенту Российской Федерации № 2641433 без разрешения обладателя патента № 2641433.

2. Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "Самарский крепеж" в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Стройинновация" расходы по государственной пошлине в размере 6 000 руб. 00 коп.

3. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара в течение месяца после его принятия судом первой инстанции с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

 

Судья

 

/

Е.В. Шлинькова