ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Староникитская ул., 1, г. Тула, 300041, тел.: (4872)70-24-24, факс (4872)36-20-09

e-mail: i№fo@20aas.arbitr.ru, сайт: http://20aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тула

Дело № А54-3729/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 10.06.2021

Постановление в полном объеме изготовлено  15.06.2021

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Афанасьевой Е.И., судей Волошиной Н.А., Мосиной Е.В., при ведении протокола секретарем ФИО1, при участии в судебном заседание от ООО «Барс-Ритейл» - ФИО2 (доверенность от 14.01.2021, диплом), ФИО3 (доверенность от 15.09.2020, диплом),  в отсутствии других лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, рассмотрев апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО4 на решение Арбитражного суда Рязанской области от 14.04.2021 по делу № А54-3729/2020 (судья Котова А.С.), принятое по иску индивидуального предпринимателя ФИО4 (ОГРНИП 311028012400084, г. Уфа) к обществу с ограниченной ответственностью «БарсРитейл» (ОГРН 

<

***>, 

<

...>, литера А, помещение 4.1) при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО5, о взыскании компенсации в размере 10000 рублей, признании незаконным использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 734719, в том числе в фирменном наименовании,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО4 (далее - истец, ИП ФИО4) обратился в Арбитражный суд Рязанской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Барс-Ритейл» (далее - ответчик, ООО «Барс-Ритейл») о взыскании компенсации в размере 50 000 рублей, признании незаконным использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 734719, в том числе в фирменном наименовании.

Впоследствии, истец неоднократно уточнял исковые требования (09.06.2020, 22.07.2020), в окончательном виде (26.02.2021) просил взыскать компенсацию в размере 

10 000 рублей за неправомерное использование обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 734719, и признать незаконным использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 734719, в том числе в фирменном наименовании.  Указанные уточнения приняты судом, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Определением суда от 27.01.2021 в соответствии со статьей 51 АПК РФ, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена ФИО5.

Решением суда от 14.04.2021 в удовлетворении исковых требований отказано.

В жалобе ИП ФИО4 просит решение суда от 14.04.2021 отменить, заявленные требования удовлетворить. В обоснование своей позиции ссылается на соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального права. Указывает на то, что иск по настоящему делу предъявлен в защиту исключительного права на товарный знак. Отмечает, что неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом. Ссылается на отсутствие в материалах дела доказательств возникновения у ответчика исключительных прав на коммерческое обозначение. Считает, что довод ФИО5 о получении от ФИО4 претензии с требованием о прекращении использования обозначения «БАРС» и взыскании компенсации за такое использование не доказанным. Полагает, что поскольку, с учетом уточнения исковых требований, истец просил взыскать с ответчика компенсацию в минимальном размере (в сумме 10 000 рублей), то отсутствует необходимость обоснования истцом размера взыскиваемой суммы.

В судебном заседание апелляционной инстанции представители ООО «Барс-Ритейл» против доводов жалобы возражали.

Обжалуемый судебный акт проверен судом апелляционной инстанции в порядке статей 266 и 268  АПК РФ в пределах доводов апелляционной жалобы.

Изучив доводы апелляционной жалобы и материалы дела, Двадцатый арбитражный апелляционный суд считает, что решение не подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанцией,  предприниматель ФИО4, на основании зарегистрированного 16.03.2020              № РД0328405 договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, является правообладателем словесного знака обслуживания БАРС по свидетельству Российской Федерации № 734719, зарегистрированного 04.10.2002 с приоритетом от 30.03.1999, в отношении 42 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) - реализация товаров.

Истцом указано, что товарный знак используется лицензиатом (ФИО5) для индивидуализации услуг магазинов, находящихся по адресу: Республика Башкортостан, 

<

...>;  Республика Башкортостан, 

<

...>.

Ссылаясь на то, что ответчик незаконно использует товарный знак по свидетельству Российской Федерации №734719 в качестве названия магазина в г. Рязани при осуществлении деятельности по реализации товаров, а также в своем фирменном наименовании, без заключения лицензионного договора на использование товарного знака, тогда как используемое обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком истца, Предприниматель обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, суд области пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований не согласиться с указанным выводом суда области.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

На основании пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ следует, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из приведенных положений и с учетом части 1 статьи 65 АПК РФ, суд области правильно отметил, что в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В данном случае судом области установлено, что предприниматель ФИО4, на основании зарегистрированного 16.03.2020 № РД0328405 договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, является правообладателем словесного знака обслуживания   БАРС по свидетельству Российской Федерации          № 734719.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии с постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 и № 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. При определении сходства обозначений исследуются звуковое (фонетические), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При оценке сходства необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара (услуги).

Критерии, по которым определяется сходство сравниваемых обозначений, установлены в настоящее время Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482).

Так, в пункте 42 названных Правил указано, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем названном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Вместе с тем согласно пункту 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При определении сходства товарных знаков могут учитываться как отдельные признаки, так и совокупность совпадающих признаков, в то время как при установлении сходства до степени смешения оценивается восприятие товарного знака в целом.

В пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

При проверке довода истца о наличии в его товарном знаке и обозначении ответчика сходства до степени смешения, судом установлено, что принадлежащий истцу товарный знак БАРС и вывеска магазина ответчика  , имеют один сходный элемент - слово «БАРС» и различаются по иным элементам изображений.  В частности, слово «БАРС» в обоих изображениях прописано разными шрифтами, начертаниями, размерами, цветовым сочетанием. Слово «БАРС» в обозначении ответчика расположено внутри изобразительного элемента оранжевого цвета в виде контура морды животного «барса» – зарегистрированного товарного знака ООО «Торговый дом «Барс» по свидетельству № 509854. 

С учетом изложенного, суд области пришел к правильному выводу, что  изображение на вывеске магазина ответчика обладает отличительной способностью, в связи с чем его нельзя назвать тождественными или схожими до степени смешения с товарным знаком истца, и то, что товарный знак истца и обозначение, используемое ответчиком, различны по визуальному восприятию.

Кроме того, судом области принято во внимание, что истец и ответчик осуществляют деятельность в различных регионах страны (Республика Башкортостан и город Рязань), что также подтверждает отсутствие вероятности или угрозы смешения товарного знака, принимая во внимание также то, что обозначение, используемое ответчиком, не является непосредственным воспроизведением торгового знака, принадлежащего истцу, поскольку имеет иное графическое начертание.

Согласно пункту 1 статьи 1540 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

Вместе с тем, как правильно отмечено судом области, исключительное право в Российской Федерации возникает в отношении коммерческих обозначений, которые индивидуализируют предприятия, находящиеся на территории Российской Федерации. В отношении иных обозначений, хотя и сходных по своему существу с коммерческими, но используемых для индивидуализации предприятий, находящихся на территории других государств, исключительное право, предусмотренное ГК РФ, не действует.

Однако, требование известности коммерческого обозначения в пределах определенной территории в принципе предопределяет характер исключительного права на указанное средство индивидуализации, а именно: такое исключительное право имеет локальный характер, его действие всегда ограничено определенной территорией (город, район, улица и т.д.).

Не исключено сосуществование коммерческих обозначений, известных в пределах различных (не пересекающихся) территорий, как это имеет место в данном случае. Аналогичный вывод изложен в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2018 по делу № А14-5540/2017, 09.04.2019 по делу № А32-53611/2017.

Как правомерно указано судом области, критерий наличия сходства сравниваемых обозначений до степени смешения не подтвержден, доказательства пересечения интересов индивидуального предпринимателя ФИО4 и ответчика на одной территории отсутствуют. Совпадение словесного элемента «БАРС» на различных непересекающихся территориях не дает оснований суду сделать вывод о том, что ответчиком допущено нарушение прав индивидуального предпринимателя ФИО4 на принадлежащий ему товарный знак.

Также судом области установлено, что товарный знак, принадлежащий Истцу, возник путем отчуждения услуг 42 класса МКТУ от товарного знака  БАРС по свидетельству № 223639, который был зарегистрирован 04.10.2002  обществом с ограниченной ответственностью «НВЦ АГРОВЕТЗАЩИТА» (впоследствии Общество с ограниченной ответственностью «Научно-внедренческий центр Агроветзащита»). Правообладателем товарного знака с даты регистрации до 12.11.2019 года являлось общество с ограниченной ответственностью «Научно-внедренческий центр Агроветзащита».

Из представленного в материалы дела ответа ООО «Научно-внедренческий центр Агроветзащита» (далее – Компания) на запрос исх. № 46 от 05.02.2021 (л.д.1-2 т.4) следует, что Компания с 1993 года является производителем широкого ассортимента ветеринарных препаратов собственного производства. Товарный знак «БАРС» использовался для маркировки собственной продукции, что соответствует деятельности, предусмотренной 5 классом МКТУ.

16.08.2018  в Компанию обратилась ФИО6 с предложением отказаться от прав на товарный знак № 223639 в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, либо  заключить договор об отчуждении исключительных прав в отношении указанных услуг в связи с неиспользованием.

Позднее, ИП ФИО6 обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 223639 и № 248254 вследствие их неиспользования.

Поскольку оказанием услуг в 42 классе МКТУ Компания не занималась, между сторонами было заключено мировое соглашение. Компания передала ИП ФИО6 исключительное право на товарный знак № 223639, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.10.2002 в отношении услуги 42 класса МКТУ - реализация товаров.

Также ООО «Научно-внедренческий центр Агроветзащита» указано, что с момента регистрации не вводило в оборот обозначение «БАРС» в качестве индивидуализации деятельности по оказанию услуг 42 класса МКТУ и передало исключительное право на товарный знак в отношении услуг 42 класса МКТУ во избежание несения дополнительных судебных расходов.

Судом области также принято во внимание, что общество «Барс-Ритейл» получило исключительное право на использование спорного обозначения в качестве права на фирменное наименование с момента его государственной регистрации в качестве юридического лица с 30.11.2012. Истец не имеет фирменного наименования, получил право на использование товарного знака № 734719 с 16.03.2020.

Ответчик документально подтвердил факт осуществления деятельности по реализации товаров в г. Рязань под коммерческим обозначением «Барс» с 1991 года и преемственность в передачи бренда «Барс» задолго до отчуждения исключительных прав на товарный знак в пользу истца.

ООО «Барс-Ритейл» было организовано путем реорганизации ООО «Торговый дом «Барс» в форме выделения. Данное обстоятельство подтверждается Протоколами общего собрания участников ООО «Торговый дом «Барс» от 07.09.2012 и от 21.11.2012, а также пунктами 27, 112, 113 Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения об ООО «Барс-Ритейл», № 3559 от 30.11.2012.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Барс» было зарегистрировано 26.04.2001, согласно пункту 15 Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения об ООО «Торговый дом «Барс» и Решению об учреждении, принятому Протоколом № 1 собрания учредителей ООО «Торговый дом «Барс» от 24.04.2001.

14.10.2002 Рязанское территориальное управление МАП удовлетворило ходатайство ООО «Торговый дом «Барс» о получении в собственность основных производственных средств (нематериальных активов) ОАО «Рязанский торговый дом «Барс», зарегистрированного в качестве юридического лица 19.11.1991.

19.08.2003 Уставом и Учредительным договором утвержден состав участников указанного Общества, одним из которых становится Открытое акционерное общество «Рязанский торговый дом «Барс». При этом пункт 1.1. учредительного договора ООО «Торговый дом «Барс» от 19.08.2003  гласит, что стороны договора пришли к соглашению быть участниками Общества для ведения совместной хозяйственной деятельности.

Кроме того, 19.08.2003 открытое акционерное общество «Рязанский торговый дом «Барс» внесло в качестве вклада в уставный капитал ООО «Торговый дом «Барс» имущество, в состав которого, в том числе, вошли здание настоящего торгового центра «Барс» и земельный участок под ним по адресу: 

<

...> (Протокол общего собрания участников ООО «Торговый дом «Барс»). Вместе с этим, ОАО «Рязанский торговый дом «Барс» передало рекламную конструкцию (вывеску) «Торговый дом Барс».

В соответствии с частью 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и Единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно части 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, как обоснованно отмечено судом области, коммерческое обозначение в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия может использоваться путем размещения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет».

В этой связи, суд пришел к выводу об использовании ответчиком не принадлежащего истцу знака обслуживания, а иного средства индивидуализации коммерческого обозначения, которое также имеет иной правовой режим, чем знак обслуживания.

В данном случае отсутствуют какие-либо основания полагать, что использование ответчиком обозначения «БАРС» в городе Рязани способствует продвижению им своих услуг на рынке именно в связи с известностью товаров, работ и услуг, осуществляемых под спорным товарным знаком истца.

При этом судом области также принята во внимание правовая позиция, изложенная в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2015 по делу № А55-1744/2015, согласно которой в наименовании торгового предприятия, с учетом установленного Гражданским кодексом Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, который направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Судом, с учетом пояснений истца, установлено, товарный знак № 734719 используется лицензиатом этого товарного знака для индивидуализации зоомагазина «БАРС».

Таким образом, непосредственно истцом не ведется деятельность с использованием товарного знака № 734719 для обозначения товаров для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Апелляционная инстанция также соглашается с выводами суда о наличии признаков злоупотребления правом со стороны истца.

В частности, суд области свой вывод мотивировал тем, что в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Таким образом, основанием для привлечения ответчика к ответственности является установление факта нарушения им исключительных прав истца.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. При этом товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 Гражданского кодекса), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения указанных требований арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предусмотрено, что не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Согласно пункту 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе осуществляющего действия по аккумулированию товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции.

Вместе с тем могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих, в совокупности с другими обстоятельствами дела, подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя. Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

При рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя. Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 по делу        № 310-ЭС15-2555 указано, что с учетом установленного Гражданского кодекса Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойной защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

В рамках исследования данного обстоятельства судом установлено, что сведениями свидетельства на товарный знак № 734719  БАРС подтверждено наличие у истца прав правообладателя.

Однако вопреки требованиям части 1 статьи 65 АПК РФ истец не представил доказательств того, что занимается предпринимательской деятельностью, в которой реализует свои исключительные права на товарные знаки, правообладателем которых является.

В свою очередь ответчиком в материалы дела представлена информация о 519 зарегистрированных товарных знаков истца и заявленных 1606 знаков на регистрацию. Зарегистрированные в качестве товарных знаков обозначения в своем большинстве представляют собой широко используемые в гражданском обороте словесные обозначения.  Согласно информации, размещенной в Картотеке арбитражных дел в свободном доступе за последние три года предприниматель ФИО4 является истцом более чем в 300 арбитражных делах, связанных с оспариванием прав на объекты интеллектуальной собственности, ответчиками в которых являются компании, занимающиеся реальной предпринимательской деятельностью.

Также судом обращено внимание на то, что 30.03.1999 общество с ограниченной ответственностью «НВЦ АГРОВЕТЗАЩИТА» (производитель лекарственных ветеринарных препаратов) подало заявку на регистрацию товарного знака «БАРС». 04 октября 2002 года был зарегистрирован товарный знак «БАРС» № 223639. 21 февраля 2019 года ИП ФИО6 обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к ООО «Научно-внедренческий центр Агроветзащита» о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, в том числе, по свидетельству Российской Федерации  № 223639 вследствие их неиспользования. 03.09.2019  вынесено определение об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу. ООО «НВЦ Агроветзащита» указывает, что не использовало товарный знак для оказания услуг 42 класса МКТУ. 12 ноября 2019 года зарегистрировано отчуждение части товарного знака   от ООО «НВЦ Агроветзащита» к  ИП ФИО6, знаку присвоен номер № 734719. 16 марта 2020 года зарегистрирован договор отчуждения товарного знака  № 734719 от  ИП ФИО6 к ИП ФИО4 В марте 2020 года ИП ФИО5 получила претензию от ИП ФИО4 с требованиями о прекращении использования обозначения «БАРС» и взыскании компенсации за такое использование. Во избежание ответственности за нарушение прав ИП ФИО5 заключила с Истцом лицензионный договор, а также получила расписку, представленную Ответчиком в материалы дела, согласно которой Истец не будет требовать компенсацию за нарушение прав на товарный знак в случае использования ИП ФИО5 товарного знака для оказания услуг по реализации товаров. 25 марта 2020 года между ИП ФИО5 и ИП ФИО4 был заключен лицензионный договор. 26 марта 2020 года Истец направил Ответчику досудебную претензию.

Ответчик и связанные с ним лица на протяжении длительного времени использовал обозначение «БАРС» для индивидуализации деятельности по реализации товаров.  В материалы дела представлены архивные выписки из газет с 1991 года, содержащие указание на деятельность магазина «БАРС», также представлены дипломы, грамоты, полученные Ответчиком и аффилированными с ним лицами при ведении деятельности по реализации товаров. Письмом Союза Рязанской Торгово-промышленной палаты подтверждается, что сеть супермаркетов «Барс» является знаковым предприятием розничной и оптовой торговли города Рязани, за всё время существования продуктовая торговая сеть «Барс» неоднократно становилась лучшим предприятием региона, участвовала в программе «100 лучших товаров», в течение 13 лет была победителем регионального конкурса «Диплом «Доверия потребителей», дважды оказывалась лучшей в конкурсе «Лидер доверия» в номинации «Признание потребителей», трижды получала дипломы церемонии «Деловые итоги года» и была признана лучшей сетью супермаркетов региона, а руководство сетью неоднократно удостаивалось благодарностью региональных органов власти за вклад в развитие социально-экономического потенциала региона.

Учитывая вышеизложенное, суд области пришел к правильному выводу, что при изложенных обстоятельствах невозможно признать, что целью приобретения истцом прав на товарный знак было его использование. Поведение истца противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров и услуг правообладателя. Отсутствие доказательств использования истцом товарного знака обуславливает фактическую невозможность смешения в глазах потребителя товарного знака истца с наименованием, использованным ответчиком.

Недобросовестность цели приобретения товарного знака определяется намерением причинить вред хозяйствующим субъектам, использующим такое обозначение. Наличие такой цели следует из совокупности доказательств и в незначительности промежутка времени, прошедшего между моментом приобретения и моментом использования исключительного права на товарный знак, при отсутствии самостоятельного использования и вложения средств в приобретение известности товарным знаком, наличия предшествующего широкого использования обозначения Ответчиком.

Таким образом, отказ в удовлетворении заявленных требований является правомерным.

Доводы заявителя жалобы о том, что иск по настоящему делу предъявлен в защиту исключительного права на товарный знак и том, что неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом, не могут быть приняты во внимание.

Как разъяснено в пункте 154 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака, или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Верховный Суд Российской Федерации в определении от 23.07.2015 № 310-ЭС15-2555 разъяснил, что с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойной защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца. Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2020 по делу № А19-9570/2019, оставленным без изменения определением судьи Верховного суда РФ от 02.09.2020 № 302-ЭС20-12732, само по себе неиспользование товарного знака не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, поскольку не запрещено законом, при этом последствия неиспользования товарного знака предусмотрены в статье 1486 ГК РФ. Однако неиспользование средства индивидуализации может быть оценено судом в совокупности с иными доказательствами по делу, подтверждающими, что цель регистрации и использования знака обслуживания противоречит основной функции этого знака, состоящей в индивидуализации услуг, оказываемых правообладателем.

Следует отметить, что в данном случае истцом в материалы дела не представлено доказательств использования им либо под ее контролем спорного товарного знака в целях индивидуализации услуг, оказываемых правообладателем. 

Цель использования товарного знака истцом противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и реализуемых товаров, и преследует единственную цель - извлечение дохода от правообладания товарным знаком, что в свою очередь свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя, о злоупотреблении истцом своим правом.

Признание наличия в действиях истца по приобретению и использованию спорного знака обслуживания злоупотребления правом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права.

Ссылка заявителя жалобы на судебную практику не может быть принята во внимание апелляционным судом, поскольку судебные акты, на которые ссылается апеллянт, вынесены по иным фактическим обстоятельствам дела.

Иные доводы, содержащиеся в жалобе, не влияют на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, поскольку, не опровергая выводов суда первой инстанции, сводятся к несогласию с оценкой суда установленных обстоятельств по делу и имеющихся в деле доказательств, что не может рассматриваться в качестве основания для отмены судебного акта.

Оснований для отмены решения суда первой инстанции, предусмотренных частью 4 статьи 270 АПК РФ, судом апелляционной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения апелляционной жалобы индивидуального предпринимателя ФИО4 и отмены вынесенного решения.

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Рязанской области от 14.04.2021 по делу                                    № А54-3729/2020 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по Интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме, по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 288.2  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба на постановление подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

                          Е.И. Афанасьева

Судьи

                          Е.В. Мосина

                          Н.А. Волошина