ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А42-5883/2023

28 мая 2024 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     22 мая 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме  28 мая 2024 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  М. Л. Згурской

судей  М. Г. Титовой, Н. О. Третьяковой

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем судебного заседания      Р. А. Фолленвейдером

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-7841/2024)  ООО «Ригель Дистрибьюшн»  на решение Арбитражного суда  Мурманской области от 02.02.2024 по делу № А42-5883/2023, принятое по иску ООО «Ригель Дистрибьюшн»

к          ИП ФИО1

о          взыскании  компенсации 

при участии:  

от истца: ФИО2 (доверенность от 20.05.2024)

от ответчика: не явился (извещен)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Ригель Дистрибьюшн» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; далее – общество, истец), уточнив требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации (далее – АПК РФ), обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>; далее – предприниматель, ответчик),  в котором просило взыскать 7 170 404 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 572498 и №572382, запретить осуществлять предложение к продаже и продажу товаров, маркированных обозначением «RIGIL», взыскать судебную неустойку в размере 5000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта и 3 987 руб. расходов по покупку спорного товара.

Решением от 02.02.2024 суд взыскал с предпринимателя в пользу общества   7 974 руб. компенсации, 6 065 руб. расходов по уплате государственной пошлины и 3987 руб. судебных издержек на покупку спорного товара; запретил предпринимателю осуществлять предложение к продаже и продажу товаров, маркированных обозначением «RIGIL», на маркетплейсах Ozon и Wildberries; взыскал с предпринимателя в пользу общества судебную неустойку по неимущественному требованию в размере 5000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, в остальной части в удовлетворении иска отказал и взыскал с общества в доход федерального бюджета 21 329 руб. государственной пошлины.

В апелляционной жалобе общество просит отменить решение в части определения размера компенсации и вынести по делу новый судебный акт, которым взыскать с предпринимателя 7 170 404 руб. компенсации и 46 523 руб. расходов по уплате государственной пошлины, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права. По мнению подателя жалобы, суд необоснованно снизил размер компенсации, рассчитанный истцом  на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Предприниматель, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в суд апелляционной инстанции не явился. Ходатайство об отложении рассмотрения апелляционной жалобы ответчиком не заявлено. С заявлением о принятии участия в судебном заседании путем проведения онлайн-заседания ответчик не обращался. Апелляционная инстанция считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие ответчика, поскольку он извещен надлежащим образом, а материалы дела и характер спора позволяют рассмотреть дело без его участия в соответствии с пунктом 3 статьи 156, пунктом 1 статьи 266 АПК РФ.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность решения суда в обжалуемой части проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Rigel Premium Accessories LLP является правообладателем товарных знаков , зарегистрированных 26.04.2016 и 25.04.2016 в отношении товаров 03, 05, 06, 07, 09, 14, 17, 18, 20, 21, 30, 32, 33-го, а также услуг 35, 39, 40, 42, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) по заявкам от 31.10.2014 № 2014736730 и от 03.09.2014 № 2014729725 соответственно.

Между иностранным лицом – Rigel Premium Accessories LLP (ОС394435) и обществом (доверительный управляющий) заключен договор доверительного управления от 27.09.2016 ДУ-19-09, по условиям которого доверительный управляющий принимает в управление исключительные права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 572498 и 572382, зарегистрированные 26.04.2016 и 25.04.2016 в отношении товаров 03, 05, 06, 07, 09, 14, 17, 18, 20, 21, 30, 32, 33-го, а также услуг 35, 39, 40, 42, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков по заявкам от 31.10.2014 № 2014736730 и от 03.09.2014 № 2014729725 соответственно (далее - товарные знаки). 

По условиям договора общество, как доверительный управляющий, обязуется осуществлять управление исключительными правами на товарные знаки в интересах учредителя от своего имени, в том числе: использовать товарные знаки любым не противоречащим закону способом; совершать любые юридические и фактические действия; выявлять нарушения исключительных прав на товарные знаки; вести переписку с нарушителями исключительных прав; заключать лицензионные договоры; предъявлять иски в суде, связанные с защитой прав и законных интересов. 

Государственная регистрация договора доверительного управления исключительным правом не предусмотрена законом. 

Спорные товарные знаки зарегистрированы в отношении следующих товаров: аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей, в том числе для ухода и гигиены полости рта; вода ароматическая, в том числе для ухода и гигиены полости рта; гель для отбеливания зубов; мел для чистки; пасты зубные, в том числе отбеливающие; полоски для освежения дыхания; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, в том числе для ухода и гигиены полости рта; туалетные принадлежности, в том числе для ухода и гигиены полости рта; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для отбеливания зубов; полоски для отбеливания зубов; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; средства для отбеливания зубов, за исключением используемых для медицинских целей; амальгамы стоматологические; антисептики; бальзамы для медицинских целей, том числе ухода и гигиены полости рта; клеи для зубных протезов; лосьоны для фармацевтических целей, в том числе для зубов и полости рта; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства для отбеливания зубов медицинские; травы лекарственные; фарфор для зубных протезов; ферменты дляфармацевтических целей; цементы зубные; аппараты для очистки под высоким давлением; машины моечные; держатели для зубочисток; зубочистки; изделия щеточные; нити зубные; устройства для орошения ротовой полости; флаконы; щетки; щетки зубные; щетки зубные электрические / устройства зарядные для аккумуляторных батарей; изделия из частично обработанных пластмасс; каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не отнесенные к другим классам; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; латекс [каучук]; мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки; пластмассы, частично обработанные.

Как указывает истец, ему стало известно о продаже предпринимателем на маркетплейсах Ozon и Wildberries товаров под обозначением «RIGIL»: отбеливающие полоски для зубов (артикулы 938655890, 938657162), электрическая зубная щетка (артикулы 859214410, 120852848).

Ссылаясь на установленный факт незаконного использования товарного знака при продаже товаров под обозначением «RIGIL», общество направило в адрес предпринимателя претензию от 20.03.2023 с требованием о выплате компенсации.

Претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения,  что явилось основанием для обращения общества в суд с настоящим иском.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из принадлежности истцу исключительного права на спорные товарные знаки и доказанности факта нарушения ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав. Суд счел возможным снизить размер компенсации, взыскал с ответчика 7 974 руб.  компенсации, 6 065 руб. расходов по уплате государственной пошлины и 3 987 руб. судебных издержек на покупку спорного товара; запретил предпринимателю осуществлять предложение к продаже и продажу товаров, маркированных обозначением «RIGIL», на маркетплейсах Ozon и Wildberries; взыскал с предпринимателя в пользу общества судебную неустойку по неимущественному требованию в размере 5000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, в остальной части в удовлетворении иска отказал.

Истец не согласен с решением суда в части определения размера компенсации.

Апелляционная инстанция считает, что решение суда в обжалуемой части подлежит изменению.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Судом установлено, что предпринимателем в спорный период осуществлялась продажа товаров (полосок, ирригаторов), маркированных знаками «RIGIL», «SIGIL», «RELLY», «GOODDY».

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд пришел к выводу, что имеется вероятность смешения товарного знака и обозначения Rigil в глазах потребителя. 

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 Постановления № 10.

 В пункте 61 Постановления № 10 отмечено, что, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

При этом истец представляет свой расчет компенсации, исходя из сведений, имеющихся у него, а ответчик вправе такой расчет аргументированно оспорить.

При определении размера компенсации суд первой инстанции пришел к выводу, что расчет компенсации, произведенный истцом, не подтверждает, что каждая включенная в него единица реализованного предпринимателем товара, содержала маркировку, сходную с товарным знаком «RIGEL», то есть являлась контрафактной. 

На основании предоставленной информации суд установил, что материалами дела подтвержден факт продажи 2 зубных щеток и 4 упаковок отбеливающих полосок с нанесенным наименование «RIGIL», в связи с чем, взыскал с ответчика 37 974 руб. компенсации из расчета (1156,00+1619,00+303,00+303,00+303,00+303,00 руб. стоимость товара) х 2. 

Апелляционная инстанция не согласна с указанными выводами суда первой инстанции.

Расчет компенсации произведен истцом в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ исходя из двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В обоснование взыскиваемой суммы компенсации и ее стоимости при продаже ответчиком третьим лицам товара, незаконно маркированного сходным с товарными знаками обозначением, истцом представлены:

 1) данные аналитики МПСТАТС о количестве проданного ответчиком товара и его стоимости для третьих лиц; 

2) видеозапись покупки 14.09.2023 и получения товара «Отбеливающие полоски», артикул 938655890,  938657162; 

3) чеки о покупке товара от 21.03.2023 на сумму 1 156 руб. («Электрическая зубная щетка», артикул 859214410 на Ozon), от 10.05.2023 на сумму 1 619 руб. («Электрическая зубная щетка», артикул120852848 на Wildberries), от 14.09.2023 № 1795 («Отбеливающие полоски», артикул 938655890 на Ozon) на сумму 303 руб. и от 14.09.2023 № 1744 («Отбеливающие полоски», арт. 938657162 на Ozon) на сумму 303 руб.; 

4) приобретенный у предпринимателя товар и упаковки от него; 

5) скриншоты о предложении предпринимателем к продаже на маркетплейсах Ozon и Wildberries товара, маркированного обозначениями «RIGIL»; 

6) видеозапись о предложении предпринимателем к продаже на маркетплейсах Ozon и Wildberries товара, маркированного обозначениями «RIGIL».

Указанные доказательства представлены в подтверждение факта нарушения с учетом разъяснений, изложенных в пунктах 25 и 55 Постановления № 10.

Из данных, полученных через сервис аналитики МПСТАТС, усматривается, что предпринимателем продано: 

на маркетплейсе OZON:

- «Отбеливающие полоски» (артикул 938655890)  за период с мая по август 2023 года 104 штуки на общую сумму 29 662 руб.; 

-  «Отбеливающие полоски» (артикул 938657162) за период с мая по август 2023 года 687 штук на общую сумму 232 255 руб.; 

- «Электрическая зубная щетка» (артикул 859214410)  за период с февраля по март 2023 года 53 штуки на общую сумму 66 079 руб.

на маркетплейсе на Wildberries:

- «Электрическая зубная щетка» (артикул 120852848) за период с декабря 2022 года по август 2023 года 1755 штук на общую сумму 3 257 206 руб.

Итого 2 599 фактов продажи на сумму 3 585 202 руб.

Размер компенсации определен истцом в двукратном размере стоимости товаров в сумме 7 170 404 руб.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 62 Постановления № 10, истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Вместе с тем, из фактических обстоятельств дела следует, что ответчик фактически признал использование спорного обозначения на вводимом в гражданский оборот товаре в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, и не оспорил данные, полученные истцом через сервис аналитики МПСТАТС.

Согласно постановлению Суда по интеллектуальным правам от 14.06.2023 (С01-671/2023) система мониторинга https://mpstats.io/ должна учитываться судами как доказательство, подтверждающее реализацию ответчиком контрафактной продукции. Доводы ответчика о несогласии с приведенным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании заявленной истцом стоимости реализованной ответчиком контрафактной продукции и должны подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

В нарушение статьи 65 АПК РФ ответчик не представил доказательства иного количества введенного в гражданский оборот товара, доказательств иной стоимости и цене реализованного третьим лицам товара, на котором использовались обозначения, сходные с товарными знаками.

Данные о стоимости и количестве проданного товара, ООО «Вайлдберриз», ООО «Интернет Решения» и ответчиком представлены не были. 

Суд первой инстанции сделал несоответствующий представленным в материалы дела доказательствам вывод о том, что владельцы платформ Ozon и Wildberries не принимают участия в организации продажи товаров, только предоставляют право доступа к функционалу платформы для третьих лиц, а также что ООО «Вайлдберриз» и ООО «Интернет Решения» в силу технических особенностей не имеют возможностей представить данные о стоимости и количестве проданного товара. 

Истцом в материалы дела представлены публичные договоры присоединения, определяющие правоотношения ответчика с владельцами платформ Ozon и Wildberries – ООО «Интернет Решения и ООО «Вайлдберриз» соответственно, по условиям которых указанные лица осуществляют доставку купленного через их сервис товара покупателю, т.е. товара, купленного покупателем у ответчика, осуществляют взаиморасчеты покупателя с ответчиком, т.е. принимает оплату за товары предпринимателя и передают вырученные от реализации товаров денежные средства ответчику, предоставляют отчеты ответчику о продажах, то есть о количестве проданного товара и его стоимости.

Таким образом, вопреки выводам суда первой инстанции, указанные лица располагали данными о стоимости и количестве проданных предпринимателем товаров, и могли их представить. 

Вывод суда о том, что предпринимателем в спорный период осуществлялась продажа товаров (полосок, ирригаторов), маркированных знаками «RIGIL», «SIGIL», «RELLY», «GOODDY», не соответствует представленным в материалы дела доказательствам. 

Из материалов дела следует, что ответчик изменял название карточек товаров, предлагаемых к продаже под указанными выше артикулами на платформах Ozon и Wildberries. Однако ответчик не представил в материалы дела доказательств о количестве вводимого в гражданский оборот товара, в том числе маркированного обозначением как «REELY», «GOODY», «SIGIL».

При таких обстоятельствах, в отсутствие иных данных о стоимости и количестве проданного предпринимателем товара, у суда первой инстанции не имелось правовых оснований для изменения (снижения) заявленного истцом размера компенсации.

О снижении размера компенсации ответчик не заявлял.

Таким образом, с ответчика следует взыскать 7 170 404 руб. компенсации.

В остальной части выводы суда первой инстанции сторонами не оспариваются.

Учитывая изложенное, решение суда подлежит изменению, а заявленные предприятием требования - удовлетворению в полном объеме.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда  Мурманской области  от 02.02.2024 по делу      №  А42-5883/2023  изменить, изложив его в следующей редакции:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ригель Дистрибьюшн» (ОГРН 

<

***>) 7 170 404 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 572498 и №572382, 49 523 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 3 987 руб. судебных издержек на покупку спорного товара.

Запретить индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРН 

<

***>) осуществлять предложение к продаже и продажу товаров, маркированных обозначением «RIGIL», на маркетплейсах OZON и WILDBERRIES. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ригель Дистрибьюшн» (ОГРН 

<

***>) судебную неустойку  по неимущественному требованию в размере 5000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 21 329 руб. государственной пошлины по иску.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

ФИО3

Судьи

 

М.Г. Титова

 ФИО4