/

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-24867/2015

30 января 2018 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     23 января 2018 года

Постановление изготовлено в полном объеме  30 января 2018 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Будылевой М.В.

судей  Горбачевой О.В., Лущаева С.В.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем с/з Сивцевой П.С.

при участии:  

от истца: Чуйко А.В. по доверенности от 03.04.2015;

от ответчика: Игнатович К.А. по доверенности от 02.06.2017 №31, Смехов Д.Е. по доверенности от 02.06.2017 №31;

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-26016/2017)  ООО "Скат" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.08.2017 по делу № А56-24867/2015 (судья О.В. Яценко), принятое 

 

по иску ИП Нилица Дмитрия Юрьевича 

к ООО "Скат"

о защите нарушенного исключительного права и взыскании компенсации 

установил:

Индивидуальный предприниматель Нилиц Дмитрий Юрьевич (далее – истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью «Скат» (далее - ответчик) о признании незаконным использование патента на изобретение № 2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель № 148137 в части пункта 1 формулы; об обязании прекратить использование патента на изобретение № 2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель № 148137 в части пункта 1 формулы без получения разрешения в установленном законом порядке; об обязании опубликовать в официальном бюллетене ФИПС  «Изобретения. Полезные модели» решение суда о допущенном нарушении патентных прав истца; о взыскании компенсации в размере 300 000 руб., расходов на оплату экспертизы в размере 80 000 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб., расходов по уплате государственной пошлины, расходов на закупку  ПВХ лодки в размере 31 500 руб., расходов по нотариальному заверению письменных доказательств в размере 13 800 руб. 

Решением суда от 21.06.2016, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2016, исковые требования удовлетворены в части признания незаконным использования ООО "Скат" патента на изобретение № 2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель № 148137 в части пункта 1 формулы. Суд обязал ООО "Скат" прекратить использование патента на изобретение № 2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель № 148137 в части пункта 1 формулы, без получения разрешения в установленном законом порядке, а также опубликовать в официальном бюллетене ФИПС  «Изобретения. Полезные модели» решение суда о допущенном нарушении патентных прав истца. С ответчика в пользу истца взысканы компенсация в размере 200 000 руб., расходы на оплату экспертизы в размере 80 000 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 15 000 руб., расходы на закупку ПВХ лодки в размере 31 500 руб. и расходы по нотариальному заверению письменных доказательств в размере 13 800 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 09.03.2017 указанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Решением суда от 24.08.2017 исковые требования удовлетворены в части признания незаконным использования ООО "Скат" патента на изобретение №2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель № 148137 в части пункта 1 формулы. Суд обязал ООО "Скат" прекратить использование патента на изобретение № 2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель №148137 в части пункта 1 формулы, без получения разрешения в установленном законом порядке, а также опубликовать в официальном бюллетене ФИПС  «Изобретения. Полезные модели» решение суда о допущенном нарушении патентных прав истца. С ответчика в пользу истца взысканы компенсация в размере 200 000 руб., расходы на оплату экспертизы в размере 80 000 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 15 000 руб., расходы на закупку ПВХ лодки в размере 31 500 руб. и расходы по нотариальному заверению письменных доказательств в размере 13 800 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано.

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит судебный акт отменить. Податель жалобы полагает, что изделие «надувная лодка «REFF» модели R-320нд» вводилось им в гражданский оборот до даты приоритета полезной модели по патенту РФ №148137.

От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором он просит судебный акт оставить без изменения. По мнению истца, ответчиком не доказан факт возникновения у него права преждепользования на полезную модель.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы жалобы, считает решение суда незаконным и необоснованным.

Представитель истца против удовлетворения требований жалобы возражал, просил судебный акт оставить в силе по основаниям, изложенным в отзыве.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем патента Российской Федерации № 2389633 на изобретение - моторная надувная лодка (варианты), с датой приоритета от 19.11.2007; патента Российской Федерации №148137 на полезную модель - надувное эластичное днище килеобразной формы маломерного надувного судна, с датой приоритета от 21.08.2014.

Выявив факт реализации ответчиком надувной лодки ПВХ "REEF", модель R-320нд с серийным номером № 14759, с использованием названных патентов, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя заявленные требования, признал их обоснованными в части признания незаконным использования ответчиком патента на изобретение №2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель № 148137 в части пункта 1 формулы, а также обязал ответчика опубликовать в официальном бюллетене ФИПС  «Изобретения. Полезные модели» решение суда о допущенном нарушении патентных прав истца. Размер компенсации определен судом в размере 200 000 руб. Кроме того, распределены судебные расходы по делу. В удовлетворении остальной части иска отказано. 

Апелляционная коллегия, исследовав материалы дела и доводы жалобы, не находит оснований для отмены решения суда в связи со следующим.

Пунктами 1 и 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) установлено, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Согласно заключению эксперта ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» Станковского Виктора Михайловича от 10.03.2016, составленному на основании определения суда от 05.11.2015 о назначении патентно-технической экспертизы, в производстве (конструкции) надувной лодки «REFF», модель R-320нд, с серийным номером № 14759 используется патент РФ на изобретение № 2389633 (согласно абзацу 1 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ), используется патент РФ на полезную модель № 148137 в соответствии с пунктом 1 формулы полезной модели. 

На основании выводов эксперта, представленное на экспертизу изделие содержит все признаки независимого пункта формулы № 1 по патенту на полезную модель № 148137 и все признаки независимого пункта формулы № 2 по патенту на изобретение  № 2389633.

Отклоняя довод ответчика о том, что изделие "моторная надувная лодка "REEF", модель R-320нд" вводилось ответчиком в гражданский оборот (продавалось третьим лицам) с 06.07.2014, то есть ранее даты приоритета патента Российской Федерации на полезную модель № 148137 (21.08.2014), суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

Пунктом 1 статьи 1361 ГК РФ, в редакции, действовавшей на дату приоритета патента Российской Федерации на полезную модель № 148137 - 21.08.2014, установлено, что лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382 ГК РФ) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Согласно пункту 2 статьи 1361 ГК РФ для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

Следовательно, преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

В пункте 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных пунктом 2 статьи 1361 ГК РФ, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В обоснование возражений на иск ответчик представил в материалы товарные накладные от 13.08.2014 № 306 и от 06.07.2014 № 125/7, подтверждающие передачу товара - лодка REEF-320нд и лодка REEF-320kс - третьим лицам.

При этом из указанных документов не представляется возможным установить факт использования при изготовлении товара определенной полезной модели. 

Более того, доказательства оплаты поставленного товара ответчиком в материалы дела не представленные. Представленные в суд апелляционной инстанции платежные поручения от 08.07.2014 №340, от 03.09.2014 №494 не могут быть приняты судом в качестве надлежащего доказательства оплаты товара, поставленного по вышеуказанным товарным накладным, поскольку в назначении платежей указаны только реквизиты договоров, без ссылки на конкретную товарную накладную.

Также апелляционный суд не принимает в качестве надлежащего доказательства ввода в гражданский оборот спорной продукции договоры поставки №10 от 15.05.2014, №12 от 25.05.2014, поскольку данные документы подтверждают только намерение сторон на реализацию соответствующего товара, но не факт его поставки.

Кроме того, ответчиком в подтверждение факта подготовки к вводу в гражданский оборот соответствующей продукции в суд апелляционной инстанции представлены Технические условия ТУ 7440-001-69251052-2014, срок введения с 15.05.2014. Апелляционная коллегия не может признать данное доказательство надлежащим подтверждением права преждепользования, поскольку он составлен в одностороннем порядке и на его основании не были получены какие-либо сертификаты, доказательства изготовления и продажи товара в соответствии с данными техническими условиями не представлены.

Учитывая изложенное, апелляционный суд полагает правомерным вывод суда первой инстанции о том, что ответчиком не представлены доказательства, подтверждающие, что объем использования им тождественного решения до и после даты приоритета патента Российской Федерации на полезную модель № 148137 остался прежним.

Следовательно, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил исковые требования в части признания незаконным использования ответчиком патента на изобретение № 2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель №148137 в части пункта 1 формулы, а также обязании ответчика прекратить использование патента на изобретение № 2389633 в части пункта 2 формулы и патента на полезную модель № 148137 в части пункта 1 формулы без получения разрешения в установленном законом порядке.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ исковые требования в части обязания ответчика опубликовать в официальном бюллетене ФИПС «Изобретения. Полезные модели» решение суда о допущенном нарушении патентных прав истца обоснованно удовлетворены судом первой инстанции.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права.

Статьей 1406.1 ГК РФ установлено, что в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно пункту 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд первой инстанции, оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ в совокупности все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, пришел к обоснованному выводу о том, что требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав являются обоснованными.

Учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, отсутствие в материалах дела доказательств ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятных убытков правообладателя, а также руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, апелляционный суд полагает обоснованным вывод суда первой инстанции о наличии оснований для взыскания с ответчика в пользу истца компенсации в размере 200 000 руб. 

Правовые основания для удовлетворения остальной части требований о взыскании компенсации отсутствуют. Указанный вывод суда первой инстанции сторонами в апелляционном порядке не оспаривается.    

Распределяя судебные расходы по настоящему делу, суд первой инстанции правомерно возложил на ответчика обязанность по возмещению расходов истца на оплату экспертизы, на оплату услуг представителя, на закупку  ПВХ лодки, а также расходы по нотариальному заверению письменных доказательств. Факт несения и размер расходов подтверждены платежными поручениями от 19.10.2015 № 25 и от 22.01.2015 № 2, квитанцией от 18.02.2015 № 8, договором на оказание юридических услуг от 15.01.2014 и квитанцией к нему от 15.01.2014.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

На основании изложенного, апелляционная коллегия полагает, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, оценил в совокупности и взаимосвязи представленные сторонами доказательства, правильно применив нормы материального и процессуального права принял законное и обоснованное решение. Оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции апелляционным судом не установлено.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 24.08.2017 по делу №  А56-24867/2015  оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление  может быть  обжаловано  в  Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

М.В. Будылева

 

Судьи

 

О.В. Горбачева

 

 С.В. Лущаев