АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-12202/2017

г. Ярославль

26 декабря 2017 года

Резолютивная часть решения вынесена 25.12.2017

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Соловьевой Т.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Акционерного общества Промышленная группа "Спектр-Авто" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к  Обществу с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Продукт автохим" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о   взыскании   960000.00  руб., об обязании прекратить использование товарного знака, об обязании изъять из оборота продукцию, удалить обозначение, размещенное в сети «Интернет», о взыскании судебных расходов

при участии

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 10.07.2017

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности от 10.10.2017, ФИО4, представитель по доверенности от 10.10.2017

установил:

Акционерное общество Промышленная группа "Спектр-Авто" обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Продукт автохим"  об обязании прекратить использование товарного знака, об обязании изъять из оборота продукцию, удалить обозначение, размещенное в сети «Интернет», о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в сумме 960 000 руб., о взыскании судебных расходов в сумме 514 руб.

В судебном заседании объявлен перерыв по 25.12.2017 в соответствии со ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

В судебном заседании истец в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ уточнил размер исковых требований, просил обязать ответчика прекратить использование обозначения «Мухамой», сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации №239248;  взыскать с ответчика компенсацию в пользу истца за незаконное использование сходного до степени смешения обозначения «Мухамой» с товарным знаком по свидетельству №239248 в размере 100 000  руб.; взыскать с ответчика расходы, понесенные на покупку продукции со сходным товарным знаком в размере 514 руб. 

В соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. 

Судом ходатайство об уточнении исковых требований признано соответствующим ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ, принято к рассмотрению.

Ответчик представил письменный отзыв, просит в иске отказать, ходатайствует об уменьшении суммы компенсации. Указал, что  ответчик прекратил  использование обозначений, представил доказательства. 

Заслушав представителей сторон, исследовав письменные материалы дела, суд установил следующее.

АО Промышленная группа «СПЕКТР-АВТО» является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) № 239248 на обозначение «МУХОМОЙ», зарегистрированного в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.02.2003 года (приоритет от 04.04.2001), в отношении товаров 03 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). 

Как следует из искового заявления, НПК «СПЕКТР-АВТО», созданное в 1987 году, и в дальнейшем преобразованное в АО ПГ «СПЕКТР- АВТО» является производителем смазочных материалов, а так же широкого спектра другой автохимической продукции. 

С 2005 года входит в состав Международной Торгово-Промышленной Ассоциации «ДЕЛФИН ГРУП». 

Продукцию под наименованием «МУХОМОЙ» истец производит с конца 90-х годов. В стеклоомывающей жидкости «МУХОМОЙ» впервые был реализован механизм пузырьково-кавитационного эффекта, позволяющего быстро удалять с поверхности лобового стекла насекомых, птичий помет, масляные и топливные пятна, а также пыль и осадки городского смога. Препарат снижает абразивный износ щеток стеклоочистителя и предохраняет стекло от мелких царапин. Препарат является экологически безопасным.

В обоснование исковых требований истцом указано, что в апреле, июне и июле 2017 года истцом был выявлен факт нарушения его исключительных прав на указанный товарный знак путем предложения ответчиком к продаже неограниченному кругу лиц на сайте www.prodautohim.ru стеклоомывателя под наименованием «МУХАМОЙ», предназначенного для очистки стекол в летний период, в отсутствие законных оснований, чем нарушены исключительные права истца. Указанные обстоятельства подтверждаются товарными и кассовыми чеками (л.д. 30-32), а также протоколом осмотра доказательств 50 АБ 0164855 от 11.07.2107 (л.д. 33-37). Как указывает истец, приобретенная 11.04.2017, 12.04.2017 и 28.06.2017 продукция маркирована с указанием производителя ООО «ПК «ПродуктАвтохим», указаны адрес, номера телефонов, а также ссылка на официальный сайт производителя в сети Интернет.

В порядке досудебного урегулирования спора, истец обращался к ответчику с претензиями от 18.04.2017, доказательства направления претензии представлены истцом вы дело (л.д. 28-29). Ответчик оставил претензию без ответа и удовлетворения. 

Оценив в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд считает требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом. 

Материалами дела подтверждается нарушение ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав использования товарного знака,  факт реализации ответчиком продукции с обозначением «Мухамой», сходным до степени смешения с товарным знаком истца подтвержден (совпадение по звучанию, гланое слово – Мухамой),  в связи с чем исковые требования в части обязания ответчика прекратить использование товарного знака №239248 без получения разрешения в установленном законом порядке являются обоснованными и подлежат удовлетворению. Представленными ответчиком доказательствами не подтверждается  прекращение права  использования обозначений, поскольку все доказательства    составлены и выполнены ответчиком, в связи с чем к указанным доказательствам суд относится критически, иных доказательства прекращения ответчиком не представлено.

Правообладатель товарного знака №239248 разрешения ответчику на их использование не давал.

Ответчик на свой вновь созданный, по его мнению, продукт в установленном законом порядке товарный знак не зарегистрировал.   

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда;

- в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Согласно статье 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. 

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. 

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. 

При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения. 

В пункте 43.2 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. 

Факт реализации ответчиком товара с товарного знака №239248 подтверждается представленными в материалы дела доказательствами: товарными и кассовыми чеками (л.д. 30-32), а также протоколом осмотра доказательств 50 АБ 0164855 от 11.07.2107 (л.д. 33-37). Приобретенная продукция маркирована с указанием производителя ООО «ПК «ПродуктАвтохим», указаны адрес, номера телефонов, а также ссылка на официальный сайт производителя в сети Интернет. Ответчиком представленные истцом доказательства документально не оспорены. 

Оценив в  совокупности все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд пришёл к выводу о том, что требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав являются обоснованными. 

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя,  вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Кроме того, судом учитывается уменьшение истцом размера компенсации в самостоятельном прорядке относительно изначально заявленного размера.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2 постановления № 28-П, положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения обществом при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено ответчиком впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер. 

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. 

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. 

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами. 

Истцом при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, следовательно, снижение размера компенсации ниже десяти тысяч рублей, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами. 

Данный правовой подход изложен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 № 305-ЭС16-13233  и п. 21 Обзора  судебной практики Верховного Суда Российской Федерацмии № 3 (2017).

С учётом вышеизложенного, принимая во внимание отсутствие мотивированного заявления и доказательств в обоснование заявления,  снижение истцом  рамера компенсации в самостоятельном порядке, подтверждение нарушение прав истца ответчиком, ходатайство ответчика об уменьшении компенсации суд оставляет без удовлетворения. При этом не имеет правового значения пояснения ответчика об уничтожении спорной продукции в самостоятельном порядке и, как следствие,  возникновение у ответчика убытков, поскольку ответчик своими действиями, в результате своего противоправного поведения,  создал именно эти убытки, которые у него возникли.

Заявитель просит взыскать судебные расходы в сумме 514 руб., за приобретение товара. В качестве доказательств в обоснование требования о взыскании судебных расходов истцом представлены товарные и кассовые чеки (л.д. 30-32), авансовыми отчетами (л.д. 45-46).

          Согласно статье 110 ч. 1 и  2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных требований

         Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса РФ -  к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

          Оценивая заявленные судебные расходы, руководствуясь принципами разумности и соразмерности, соблюдая баланс интересов,  суд считает заявленное  требование о взыскании судебных расходов разумным, обоснованным  и подлежащим удовлетворению в полном объеме в сумме  514 руб. расходов на приобретение товара. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Продукт автохим" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) прекратить использование обозначения «МУХАМОЙ», являющийся сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации №239248.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Продукт автохим" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу Акционерного общества Промышленная группа «Спектр-Авто» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) компенсацию в размере 100 000 руб., судебные издержки 514 руб., расходы по уплате государственной пошлины 10 000 руб. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Возвратить акционерному обществу Промышленная группа «Спектр-Авто» на основании п.п. 3 п.1 ст. 333.40 НК РФ 12 200 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению №414 от 17.08.2017 (платежное поручение в деле).

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Соловьева Т.А.