РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-78914/24-12-681

03 июля 2024 года

г. Москва

Резолютивная часть решения суда изготовлена 24 июня 2024 года

Решение суда в полном объеме изготовлено 03 июля 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Чадова А. С. 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению

истца: ООО «Джин» (ИНН 

<

***>)

к ответчику: ООО «РЕГСЕРВИС» (ИНН 

<

***>)

3-е лицо: ООО «РЕГИСТРАТОР ДОМЕННЫХ ИМЕН РЕГ.РУ»

о защите прав на товарный знак и взыскании компенсации в размере 320.000 рублей, 

руководствуясь ст.ст. 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, ст.ст. 4, 65, 110, 167, 170-176, 226-229 АПК РФ,

УСТАНОВИЛ:

С учетом уточнения заявленных требований ООО «Джин» (далее – истец) обратился в арбитражный суд с иском к ООО «РЕГСЕРВИС» (далее – ответчик) о защите прав на товарный знак и взыскании компенсации в размере 320.000 рублей.

Заявление мотивировано тем, что ответчик осуществлял использование объектов интеллектуальной деятельности без надлежащего разрешения правообладателей.

Определением от 03.05.2024 г. исковое заявление было принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам гл. 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно материалам дела, в соответствии с положениями ст.ст. 121, 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны надлежащим образом были извещены о принятии заявления к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Ответчиком в установленные определением от 03.05.2024 года сроки отзыв не представлен.

24.06.2024 г. Арбитражным судом г. Москвы вынесена резолютивная часть по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства (в порядке ст. 229 АПК РФ).

Изучив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя подлежащим удовлетворению в части по следующим основаниям.

Согласно материалам дела, Индивидуальный предприниматель ФИО1 является правообладателем товарного знака «BONDIBON» зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Свидетельство № 497160 от 02.10.2013 г.) 09 класс по МКТУ (инструменты для информационных технологий) и 28 класс по МКТУ (Игры, игрушки) (Далее-Товарный знак). 

ООО «Джин» (Далее Истец) - Лицензиат по Лицензионному договору на использование товарного знака, заключенного между ООО «Джин» (Лицензиат) и Индивидуальным предпринимателем ФИО1 (Лицензиар) (РД0443142 от 13.09.2023 г.). 

Согласно вышеуказанному договору, Лицензиату предоставлены исключительные права на использование, распространение и введение в гражданский оборот товаров с нанесенным на него товарным знаком, в том числе право реализовывать товар через онлайн-платформы. 

Помимо Лицензии на использование вышеуказанного товарного знака Истец является фактическим владельцем сайта https://www.bondibon.ru/, содержащего информацию об Истце и продукции «BONDIBON». 

В ходе мониторинга сети Интернет в декабре 2023 года Истцу стало известно о существовании доменного имени bondibon-shop.ru, использование которого нарушает исключительное право Истца на товарный знак, поскольку обозначение, включенное в домен, принадлежащий Истцу, а также обозначение, размещенное на страницах домена bondibon-shop.ru, является сходным с товарным знаком Истца , и используется в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

То обстоятельство, что Ответчик является администратором доменного имени bondibon-shop.ru, подтверждается сведениями из WHOIS.

Доменное имея bondibon-shop.ru содержит обозначение bondibon. Также спорное обозначение размещено и на страницах самого сайта https://bondibon-shop.ru/ при предложении к продаже товаров. Спорное обозначение используется в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак Истца.

В данном случае у Ответчика отсутствуют законные права и интересы в отношении использования спорного обозначения, поскольку он не является владельцем объекта интеллектуальной деятельности, и доменное имя не отражает имени или фирменного наименования компании Ответчика. Таким образом, действия Ответчика нарушают исключительные права Истца на товарный знак. 

В целях пресечения действий по нарушению интеллектуальных прав Истец просит суд признать регистрацию ответчиком доменного имени нарушением исключительного права истца и аннулировать регистрацию доменного имени.

Посчитав свои права нарушенными, истец также обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в размере 320.000 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, следует отметить, что истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Факт незаконного использования обозначения подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, при этом, вопрос оценки этих доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администрирование обычно включает в себя: обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление резервного копирования компонентов сайта и параметров настройки баз данных; проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте от несанкционированного доступа; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, в т.ч. в случае аварийной ситуации; регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; проведение регламентных работ на сервере (замена или дополнение компонентов сайта, ведение лог-файлов архивных копий, контроль наличия свободного табличного пространства базы данных и др.); обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, необходимых для корректной работы приложения и информации на сайте; выполнение работ по модернизации и доработке функциональных сервисов сайта; внесение изменений в структуру и дизайн сайта; иные виды работ.

Администратор домена — физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.

Таким образом, ответственность за содержание информации на сайте администратора домена должен нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

Ответчик как администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Представленные истцом доказательства ответчиком не опровергнуты.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права -к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи 1252 ГК РФ к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Таким образом, суд признает регистрацию спорного доменного имени нарушением прав истца на товарный знак.

Наряду с изложенным, суд отказывает в требовании об аннулировании регистрации доменного имени.

Кроме того, аннулирование доменного имени осуществляется Регистратором самостоятельно на основании вступившего судебного решения в пользу истца, поданного к администратору доменного имени (для доменов в зоне .RU и .РФ).

Согласно Положению «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах» (https://cctld.ru/files/pdf/docs/litigations.pdf), являющемся приложением к Правилом и обязательным для исполнения регистратором:

Действия по реализации преимущественного права регистрации домена после вступления в силу судебного акта по существу спора в отношении данного домена осуществляются регистратором на основании судебного акта, вступившего в законную силу, в случае, если в резолютивной части судебного акта содержится:

(1) запрет администратору использовать в доменном имени обозначение, права на которое принадлежат Правообладателю, и (или)

(2) запрет администратору использовать соответствующее доменное имя, и (или)

(3) признание администрирования домена администратором нарушением прав Правообладателя.

Таким образом, регистратор — это юридическое лицо, обеспечивающее техническое функционирование доменного имени. Функция аккредитованного регистратора заключается в занесении информации, содержащейся в заявке Пользователя, в базу доменных имен. При этом, администрирование доменного имени осуществляется указанным пользователем самостоятельно. Ответственность за использование доменного имени, в соответствии с Правилами несет Администратор доменного имени.

В соответствии с Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 N СП-21/4 "Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров": Администратор доменного имени не может снять с себя ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак и (или) переложить ее на другое лицо посредством заключения какого-либо договора, в частности так называемого договора об аренде доменного имени.

В соответствии с п. 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта, поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации""), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Кроме того, согласно разъяснений, изложенных в  пункте 159 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени, может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

По ходатайству истца данные об администраторе доменного имени истребуются у регистратора доменного имени в порядке, предусмотренном статьей 57 ГПК РФ, статьей 66 АПК РФ.

Указанный подход соответствует сложившейся судебной практике, в соответствии с которой, требования об аннулировании регистрации считаются излишними.

В соответствии с п. 158 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" Требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

В соответствии с Приложением к справке по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденной Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. N СП-21/4, в силу параграфов 4 (a) (i - iii) Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика) аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев:

(i)спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;

(ii)у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;

(iii)спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

В параграфах 4 (c) (i - iii) Политики отмечается, что если администратор доменного имени (ответчик) докажет существование одного или нескольких перечисленных ниже обстоятельств, это может служить основанием для отказа в удовлетворении требований об аннулировании или передаче регистрации доменного имени истцу в соответствии с вышеприведенным параграфом 4 (a) (ii) Политики, например:

(i) до получения извещения об иске администратор доменного имени (ответчик) использовал или готовился использовать доменное имя или имя, сходное до степени смешения с доменным именем, указанным в иске, с целью добросовестного предоставления товаров и услуг;

(ii)администратор доменного имени был широко известен под спорным доменным именем, даже если при этом он не приобрел исключительного права на товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с доменным именем;

(iii)используя доменное имя, администратор доменного имени занимается законной некоммерческой или иной добросовестной деятельностью, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца.

При указанных обстоятельствах, с учетом позиции Верховного суда РФ указанной выше, а также учитывая, что истцом не представлено доказательств злоупотребления правом, которые позволили бы суду, при условии, что ранее истец претензий к ответчику не имел, признать действия ответчика по использованию спорного доменного имени актом недобросовестной конкуренции, суд приходит к выводу, что требования в части аннулирования регистрации доменного имени являются необоснованными.

В соответствии с п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В соответствии с п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя, вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения.

В связи с изложенными обстоятельствам, суд полагает обоснованной в данном случае сумму компенсации в размере 320.000 рублей.

Госпошлина распределяется в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 309, 310, 314, 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167 - 171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Признать регистрацию ООО «РЕГСЕРВИС» (ИНН 

<

***>) в сети «Интернет» доменного имени bondibon-shop.ru нарушением исключительного права ООО «Джин».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РЕГСЕРВИС» (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Джин» (ИНН 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 320.000 (триста двадцать тысяч) рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 15.400 (пятнадцать тысяч четыреста) рублей.

В остальной части иска отказать.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

СудьяА.С. Чадов