﻿

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Казань	Дело №А65-3098/2020 

Дата принятия решения – 30 ноября 2021 года 

Дата объявления резолютивной части – 23 ноября 2021 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Пармёновой А. С.,

при ведении протокола судебного заседания помощником Богдановой У. Н., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "БоркИмпорт", г.Москва, (ОГРН 1065047064697, ИНН 5008042442) к Индивидуальному предпринимателю Климовицкому Марку Аркадьевичу, г.Казань (ОГРНИП 313169004900268, ИНН 165400941919), Индивидуальному предпринимателю Мухаметшиной Асие Анваровне, г.Казань (ОГРНИП 318169000030800, ИНН 165503157569) о запрете использования товарного знака в доменном имени, солидарном взыскании 300 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

с участием представителей:

от истца  – Акимов А.В. по доверенности от 01.06.2021, диплом ВСВ 0567551,

от ответчика-1 Климовицкого М.А. – Дмитриев В.В. по доверенности 15.06.2021, 16.08.2021, удостоверение адвоката № 4403,

от ответчика-2 Мухаметшиной А.А. – Дмитриев В.В. по доверенности 15.06.2021, 16.08.2021, удостоверение адвоката № 4403,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "БоркИмпорт" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Индивидуальному предпринимателю Климовицкому Марку Аркадьевичу (далее – ответчик -1), Индивидуальному предпринимателю Мухаметшиной Асие Анваровне (далее – ответчик -2) о запрете использования индивидуальным предпринимателем Климовицким Марком Аркадьевичем товарного знака «Laurastar», зарегистрированного под номером 1051584  в доменном имени laurastore.ru, о взыскании солидарно с Индивидуального предпринимателя Климовицкого Марка Аркадьевича и Индивидуального предпринимателя Мухаметшиной Асии Анваровны 300 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.02.2020 дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением от 28.04.2020 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.12.2020, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.03.2021, исковые требования удовлетворены частично: Климовицкому М.А. запрещено использовать товарный знак по международной регистрации № 1051584 в доменном имени laurastore.ru; с Климовицкого М.А. и Мухаметшиной А.А. в пользу общества солидарно взыскана компенсация в размере 150 000 рублей, 4500 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины и 50 750 рублей в возмещение судебных издержек, понесенных за составление нотариальных протоколов осмотра доказательств и за приобретение 3 контрафактных товаров. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам  от 30.06.2021 решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.12.2020 по делу № А65-3098/2020 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.03.2021 по тому же делу отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

При новом рассмотрении истец представил копию лицензионного договора, заключенного 30.10.2018 между Дивелит Холдинг С.А. и Лаурастар СА, копию сублицензионного договора, заключенного 15.02.2019 компанией Лаурастар СА и ООО «Борк-Импорт» с копией уведомления Роспатента с его регистрации, письмо-согласие от 14.07.2021г. между компанией Лаурастар СА и ООО  «Борк-Импорт»  (т. 5 л.д. 95-107).

Определением суда от 13.09.2021 принято в порядке ст. 49 АПК РФ уточнение исковых требований, согласно которому истец просил: 

- запретить ответчику-1 (индивидуальному предпринимателю Климовицкому Марку Аркадьевичу) использование товарного знака «Laurastar», зарегистрированного Всемирной организацией интеллектуальной собственности под № 1051584, в доменном имени laurastore.ru в отношении товаров и услуг 7, 11, 37 классов МКТУ (гладильные машины; ротационные паровые прессы, переносные для тканей; аппараты для производства пара; ремонт и техническое обслуживание  электробытовых приборов);

- взыскать с ответчиков солидарно компенсацию за незаконное использование Товарного знака в размере 300 000 (триста тысяч) руб.;

- взыскать с ответчиков солидарно судебные расходы, включая издержки на заверение доказательств в размере 101 500 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 000 руб.

Истцом представлено письменное заявление об изменении предмета иска от 15.11.2021, в котором истец отметил, что с 12.04.2021 г. права администрирования спорного домена laurastore.ru переданы Истцу и в настоящее время Ответчик-1 уже не является администратором данного доменного имени, удовлетворение данного неимущественного требования противоречит принципу исполнимости судебных актов и означает, по сути, общий запрет на использование товарного знака, в связи с чем, истец заявил об изменении предмета иска  в части запрета использования товарного знака на признание администрирования ИП Климовицким М.А. доменного имени «laurastore.ru» в период с 17.03.2015 по 12.04.2021. нарушением исключительных прав ООО «Борк-Импорт» на товарный знак «Laurastar», зарегистрированный Всемирной организацией интеллектуальной собственности под № 1051584.

Предусмотренное частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации право истца (заявителя) при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить предмет или основание иска (заявления) также вытекает из конституционно значимого принципа диспозитивности, который, в частности, означает, что процессуальные отношения в арбитражном судопроизводстве возникают, изменяются и прекращаются, главным образом, по инициативе непосредственных участников спорного материального правоотношения, имеющих возможность с помощью суда распоряжаться своими процессуальными правами, а также спорным материальным правом (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 05.02.2007 N 2-П и от 26.05.2011 N 10-П).

При рассмотрении спора по существу суд обязан выяснить волю лица, обратившегося за судебной защитой, а также квалифицировать заявленные требования с целью распределения бремени доказывания обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора, и соблюдения процессуальных прав лиц, участвующих в деле. При этом праву истца определять существо заявленных требований корреспондирует право другой стороны знать, по какому требованию заявлять свои возражения.

По смыслу части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд не вправе рассматривать требования, которые не соответствуют волеизъявлению истца. Обратное означает нарушение принципа диспозитивности арбитражного процесса.

Аналогичная позиция изложена в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 09.08.2018 N 305-ЭС18-437.

Из данных разъяснений, следует, что при наличии возможности корректного правового обоснования необходимости восстановления нарушенных прав истца ошибка последнего в правовой квалификации отношений сторон и нормативной мотивировке иска не должна препятствовать судебной защите.

Изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику, а изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

Одновременное изменение предмета и основания иска Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не допускается.

Таким образом, предметом иска является материально-правовое требование истца к ответчику о взыскании определенных сумм, совершении определенных действий, воздержании от них, признании наличия или отсутствия правоотношения, изменения или прекращения его. Изменение предмета иска - это изменение материально-правового требования истца к ответчику.

Под основанием иска понимаются фактические обстоятельства, из которых вытекает право требования истца и на которых истец их основывает. При этом в основание иска входят юридические факты, с которыми нормы материального права связывают возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей субъектов спорного материального правоотношения. Основание иска состоит обычно не из одного факта, а из их совокупности, именуемой фактическим составом.

В случае ненадлежащего формулирования истцом способа защиты при очевидности преследуемого им материально-правового интереса, суд сам обязан определить, из какого правоотношения возник спор и какие нормы подлежат применению (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.06.2014 N 18357/13).

В соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Таким образом, рассматривая заявление истца об изменении предмета иска, суд приходит к выводу о том, что признание администрирования ИП Климовицким М.А. доменного имени «laurastore.ru» в период с 17.03.2015 по 12.04.2021. нарушением исключительных прав ООО «Борк-Импорт» на товарный знак «Laurastar» является подтверждением фактических обстоятельств, на которых истец основывает свои требования к ответчику, необходимость  констатировать  нарушение прав истца в резолютивной части решения отсутствует, в связи с чем, судом отказано в изменении предмета иска.

Истец ходатайствовал о приостановлении производства по делу в виду намерения обжаловать отказ суда в принятии изменения предмета иска, затем ходатайствовал об отложении судебного заседания по этому же основанию.

В удовлетворении ходатайств судом отказано, поскольку согласно п. 2 ст. 188 АПК РФ в отношении определения, обжалование которого не предусмотрено настоящим Кодексом, а также в отношении протокольного определения могут быть заявлены возражения при обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

В  судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв до 23.11.2021 до 15 час. 00 мин. После перерыва судебное заседание продолжено без участия представителей сторон.

Как следует из материалов дела, Как следует из материалов дела, Всемирной организацией  интеллектуальной собственности за компанией  DIVELIT HOLDING SA (Дивелит Холдинг С.А.) на основании свидетельства № 1051584 зарегистрировано исключительное право на товарный знак «Laurastar» в отношении товаров и услуг 7,11,37 классов МКТУ (гладильные машины; ротационный  паровые прессы переносные для тканей; аппараты для производства пара; ремонт и техническое обслуживание электробытовых приборов). 

Лицензионным договором   о предоставлении  права использования  товарных знаков (исключительная лицензия) от 30.10.2018 (т. 5 л.д. 95-100)  правообладатель, компания Дивелит Холдинг С.А. (лицензиар)  предоставила  компании Лаурастар СА (лицензиату) право использовать  товарный знак  № 1051584 любым  возможным способом, представлять и защищать  товарный знак в Российской Федерации, в том числе путем  предоставления  третьим лицам  исключительных и  неисключительных сублицензий  на использование  товарного знака любыми способами (включая ООО  «БОРК-ИМПОРТ»).

Согласно п. 4.4. лицензионного договора   о предоставлении  права использования  товарных знаков (исключительная лицензия) от 30.10.2018 лицензиат обязан, в случае  обнаружения противоправного  использования товарного знака третьими лицами, информировать  об этом лицензиара и осуществить мероприятия  по принудительной защите товарных знаков  в России.

Вышеназванный договор заключен на срок  действия исключительного права  на товарные знаки.

Договором о предоставлении права использования  товарных знаков (исключительная сублицензия) от 15.02.2019 (т. 5 л.д. 101-105)  истцу передано право использования товарных знаков, в том числе товарного знака № 1051584, в отношении гладильных машин, ротационных паровых прессов, переносных, для тканей (класс 07(; аппаратов  для производства пара (класс 11); ремонта и технического  обслуживания  электробытовых приборов (класс 37).

В соответствии с п.2.4 сублицензионного договора лицензиат имеет право использовать товарные знаки в объеме, предусмотренном договором, и на срок его действия следующими способами:

- применение Товарных знаков на Товарах, этикетках и упаковке Товаров при ввозе, хранении или перевозке Товаров на территории Российской Федерации;

- применение Товарных знаков на Товарах, этикетках и упаковке Товаров при предложении к продаже (рекламе), продаже, демонстрации на выставках или ином введении Товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

-  применение Товарных знаков при оказании Услуг в отношении Товаров;

- применение Товарных знаков на документации, связанной с введением Товаров в гражданский оборот в Российской Федерации;

- применение Товарных знаков в предложениях о продаже Товаров, в предложениях Услуг, в объявлениях о Товарах и Услугах, на вывесках магазинов, где предлагаются Товары и Услуг в отношении Товаров, в рекламе Товаров и Услуг в отношении Товаров;

- применение Товарных знаков в сети Интернет в доменном имени laurastar.ru, в адресах электронной почты под этим доменным именем и на веб-сайтах, где Товары и Услуги в отношении Товаров предлагаются или рекламируются.

Как предусмотрено п.п.4.7, 4.8 сублицензионного договора, если Лицензиату станет известно, что Товарные знаки противоправно используются третьими лицами, он должен незамедлительно информировать об этом Лицензиара и оказать Лицензиару поддержку в принудительной защите Товарных знаков в России (п. 4.7).    Лицензиат имеет право принудительно реализовать свои исключительные права по настоящему Договору в отношении любого нарушителя на территории Российской Федерации, при этом применяется пункт 4.7 выше (п. 4.8).

В соответствии с п. 6.1,6.2 сублицензионного договора, он заключен сроком до 31 декабря 2019 года и вступает в силу с даты его регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте); договор может быть продлен по взаимному согласию сторон. В случае принятия сторонами решения о продлении настоящего Договора, стороны заключают дополнительное соглашение к договору о продлении срока его действия, которое подлежит регистрации в Роспатенте.

Согласно сведениям Федеральной службы по интеллектуальной собственности (т. 5 л.д. 135-150, т. 6 л.д. 1-20)  государственная регистрация  предоставления  права использования по лицензионному договору  между Дивелит Холдинг С.А. и  компанией Лаурастар СА осуществлена 22.03.2019  за № РД0289392 (т. 6 л.д. 19-20), государственная регистрация  предоставления  права использования по сублицензионному договору между компанией Лаурастар СА и истцом осуществлена 17.06.2019 за № РД0297982 (т. 6 л.д. 10-11).

Сведениями из открытых реестров, размещенных на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, подтверждается продление  срока действия сублицензионного договора  до 31.12.2021.

Компанией Лаурастар СА в письме от  14.07.2021  подтверждено право истца  защищать свои исключительные права в сублицензионному договору в отношении любого нарушителя  на территории Российской Федерации.

Как следует из заявления истца и установлено материалами дела, в сети Интернет функционировал интернет-сайт laurastore.ru посредством которого  осуществлялось предложение к продаже  и реализация товаров, индивидуализированных товарным знаком, а также предложение услуг  по ремонту и техническому обслуживанию  техники. 

В соответствии с информацией предоставленной ООО «РЕГ.РУ» от 08.05.2018, от 21.02.2020 (т. 1 л.д. 73, т. 1 о.л. 110) - регистратора доменного имени laurastore.ru – администратором доменного имени являлся  Климовицкий Марк Аркадьевич  (первый ответчик). Из размещенной на сайте laurastore.ru информации усматривается реализация вторым ответчиком товаров посредством магазина, находящегося по адресу: г. Казань, ул. Спартаковская, д. 6 ТЦ «СуварПлаза», 2 этаж.

Как следует из заявления истца, ответчики  незаконно использовали товарный знак «Laurastar» в своей деятельности,  привлекая, таким образом, клиентов, вводят потребителя в заблуждение относительно правообладателя товаров и услуг.

При новом рассмотрении дела, с учетом позиции кассационной инстанции, изложенной в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 30 июня 2021 года по рассматриваемому делу, заслушав представителей истца и ответчиков в судебном заседании, суд считает требования заявителя подлежащими удовлетворению в части на основании следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. 

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю). 

Правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется в соответствии с положениями статьи 1252 ГК РФ, предусматривающей различные способы защиты нарушенного права. 

Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права (часть 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Исходя из указанных положений, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на результат интеллектуальной деятельности входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ 

В силу пункта 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. 

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. 

Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Защита прав лицензиата (сублицензиата) в отношении конкретного результата интеллектуальной деятельности имеет свои особенности. 

В силу статьи 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ. 

Как разъяснено в пункте 79 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), основанием предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является  нарушение полученных на основании лицензионного договора прав самого лицензиата, а не правообладателя. 

С учетом этого лицензиаты – обладатели исключительной лицензии могут защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Неисключительный же лицензиат для защиты своих интересов против третьих лиц вынужден обращаться к обладателю исключительного права за содействием.

Истец, являясь обладателем исключительной сублицензии на основании договора, заключенного с компанией Лаурастар СА, имеет право реализовывать исключительные права по договору в отношении  любого нарушителя, противоправно  использующего товарный знак, учитывая, что нарушением затронуты правомочия, предоставленные истцу п. 2.4 сублицензионного договора. Указанное право также явствует из письма компании Лаурастар СА от 14.07.2021 (т. 5 л.д. 107).

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров,  для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Как разъяснено в пункте 158 Постановления № 10, требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт). 

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Судом принято уточнение истцом исковых требований, согласно которому истец просил запретить ответчику-1 (индивидуальному предпринимателю Климовицкому Марку Аркадьевичу) использование товарного знака «Laurastar», зарегистрированного Всемирной организацией интеллектуальной собственности под № 1051584, в доменном имени laurastore.ru в отношении товаров и услуг 7, 11, 37 классов МКТУ (гладильные машины; ротационные паровые прессы, переносные для тканей; аппараты для производства пара; ремонт и техническое обслуживание  электробытовых приборов).

При этом требование о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (пункт 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения.

Между тем, сторонами по делу не оспаривалось, что  с 12.04.2021 права администрирования спорного домена  переданы истцу, и на момент рассмотрения спора первый ответчик не является администратором  доменного имени.

Названное обстоятельство препятствует удовлетворению требования истца о запрете  использования первому ответчику товарного знака «Laurastar» в доменном имени laurastore.ru в отношении товаров и услуг 7, 11, 37 классов МКТУ.

В соответствии со статьей 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети ”Интернет”, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

На основании статьи 1252 Гражданского кодекса РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования  о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса.

Исходя из приведенных норм права, а также положений  АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Материалами дела подтверждается, что истец обладает исключительными правами на спорный товарный знак на основании договора о предоставлении права использования товарных знаков (исключительная сублицензия) от 15.02.2019 года, в отношении которых было зафиксировано нарушение со стороны ответчиков.

Положениями п. 4.6 - 4.8 договора о предоставлении права использования товарных знаков (исключительная сублицензия) от 15.02.2019 года установлено, что если лицензиату станет известно, что Товарные знаки противоправно используются третьими лицами, он должен незамедлительно информировать об этом Лицензиара и оказать Лицензиару поддержку в принудительной защите Товарных знаков в России; Лицензиат имеет право принудительно реализовать свои исключительные права по Договору о предоставлении права использования товарных знаков (исключительная сублицензия) от 15.02.2019 года в отношении любого нарушителя на территории Российской Федерации.

Между тем, в  силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. 

В пункте 71 Постановления № 10, разъяснено, что требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата. В силу пункта 1 статьи 323 ГК РФ правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части.

Из материалов дела усматривается и не оспаривается сторонами, что первый ответчик являлся администратором спорного домена в период с 17.03.2015 до 12.04.2021. 

Согласно п. 158 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10  нарушением исключительных прав на товарный знак является фактическое использование доменного  имени, тождественного или сходного до степени смешения с теми, для которых предоставлена  правовая  охрана этому товарному знаку.

Материалами дела установлено, что нарушения исключительных прав истца на товарный знак имели место в результате предложения к продаже на сайте «laurastore.ru»  и реализации 24.06.2019 первым ответчиком товара  стоимостью 38900 рублей, а также в результате предложения к продаже и реализации 14.08.2019 товара в магазине по адресу: г. Казань, ул. Спартаковская, д. 6 ТЦ «СуварПлаза», 2 этаж,  стоимостью 32900 рублей.

При этом, как следует из имеющихся в материалах дела документов, действия ответчиков были согласованы, поскольку информация о розничном магазине (фирменном салоне) была размещена на сайте «laurastore.ru», что подтверждается нотариальным протоколом осмотра  от 22.06.2019 (т. 1 л.д. 128-150, т. 2 л.д. 1-26),  в связи с чем предъявление истцом требования о солидарном взыскании с указанных лиц компенсации за допущенное ими нарушение соответствует действующему гражданскому законодательству и разъяснениям высшей судебной инстанции.

Суд установил, что заявленные истцом обстоятельства – администрирование первым ответчиком интернет-сайта laurastore.ru, продажа первым ответчиком посредством интернет-сайта товара, индивидуализированного обозначением, сходным со спорным товарным знаком, продажа вторым ответчиком товара, индивидуализированного обозначением, сходным со спорным товарным знаком и предлагаемым к продаже в магазине по адресу: г. Казань, ул. Спартаковская, д. 6 ТЦ «СуварПлаза», 2 этаж, подтверждаются материалами дела. 

В подтверждение указанных обстоятельств истцом представлены следующие доказательства. Письмо ООО «РЕГ.РУ» № 6888 от 8.05.2018 (т. 1 л.д. 73) об администраторе доменного имени laurastore.ru- Климовицком Марке Аркадьевиче. Кроме того, аналогичная информация представлена ООО «РЕГ.РУ» по запросу суда (т. 1 л.д. 110). Нотариальный протокол осмотра доказательств от 22.06.2019 (т. 1 л.д. 128-150, т. 2 л.д. 1-26), составленный нотариусом Миллером Николем Николаевичем, об осмотре и приобретении товара с обозначением, сходным с товарным знаком истца на сайте laurastore.ru. Нотариальный протокол осмотра доказательств от 24.06.2019 (т. 2 л.д. 34-47), составленный нотариусом Миллером Николем Николаевичем, об осмотре заказанной 22.06.2019 продукции, содержащей обозначение, сходное с товарным знаком истца, заказанной на сайте laurastore.ru и доставленной нотариусу. Выданные вторым ответчиком кассовый чек, гарантийный талон от 14.08.2019 на сумму 32900 рублей о приобретении товара с обозначение, сходным с товарным  знаком истца, в магазине по адресу: г. Казань, ул. Спартаковская, д. 6 ТЦ «СуварПлаза», 2 этаж. 

Исходя из смысла статьи 1484 ГК РФ, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие тождественности или сходства до степени смешения, используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность оказываемых ответчиком услуг. 

Согласно пункту 13 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве обозначений, используемых ответчиком с товарным знаком истца, является вопросом факта и может быть решен судом без назначения экспертизы. 

Экспертиза назначается только для разрешения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. Вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений применяемых истцом и ответчиком, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. 

Между тем, определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 15.07.2020 по ходатайству ответчика Индивидуального предпринимателя Климовицкого Марка Аркадьевича назначена судебная экспертиза, производство экспертизы поручено акционерному обществу «Реестр-Консалтинг» эксперту Маркину Дмитрию Николаевичу. Перед экспертом поставлены следующие вопросы: 

1. Является ли товарный знак «Laurastar» тождественным и сходным до степени смешения с обозначением «laurastore», входящим в состав доменного имени «laurastore.ru» согласно законодательству РФ, касающемуся товарных знаков, действующему на дату регистрации товарного знака «Laurastar»? 

2. Если сравниваемые наименования являются сходными до степени смешения, то какими именно обозначениями и по каким признакам - фонетическим, графическим, смысловым, художественному сходству (сочетание цветов и тонов, симметрия, внешняя форма) - достигается такое сходство? 

3. Если сравниваемые наименования являются сходными до степени смешения, то являются ли товары и услуги, в отношении которых используются товарный знак «Laurastar» и доменное имя «laurastore.ru» однородными? 

Экспертом представлено заключение судебной экспертизы от 20.08.2020. Согласно ответу на первый вопрос экспертизы товарный знак не является тождественным и сходным до степени смешения с обозначением, в связи с чем, эксперт не осуществлял исследование по второму и третьему вопросам. 

Суд критически оценивает представленное заключение судебной экспертизы, поскольку проведя сравнительный анализ используемого ответчиками обозначения в доменном имени laurastore.ru, с товарным знаком истца «Laurastar» с точки зрения рядового потребителя приходит к выводу о наличии их сходства. Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. 

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг. 

При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического, фонетического и семантического сходства судом учтено, что вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). 

Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей. 

Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Вместе с тем, как разъяснено в п. 75 Постановление Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель), с учетом пункта 162 настоящего постановления. 

Более того, в соответствии с представленной истцом рецензией патентного поверенного Орловой В. В. на заключение эксперта (т. 4 л.д. 23-29) экспертом допущены ошибки в методике сравнения по двум критериям сходства до степени смешения из трех. 

Суд, исследовав представленные в дело доказательства, сравнив обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, с обозначением «laurastore», используемым ответчиками при предложении к продаже товаров и услуг, указывает, что названные выше обозначения фонетически, семантически сходны до степени смешения и могут ввести в заблуждение потребителя. 

Сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом по словесному элементу, в силу совпадения количества букв и звуков, в силу смыслового совпадения, что также усиливает угрозу смешения сравниваемого товарного знака в отношении предлагаемых к продаже однородных товаров и услуг с обозначением, используемым ответчиками, так как обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу, что не соответствует действительности.

Таким образом, администрирование первым ответчиком доменного имени laurastore.ru, посредством которого осуществлена продажа товара, индивидуализированного обозначением, сходным со спорным товарным знаком, продажа вторым ответчиком товара, индивидуализированного обозначением, сходным со спорным товарным знаком и предлагаемым к продаже в магазине по адресу: г. Казань, ул. Спартаковская, д. 6 ТЦ «СуварПлаза», 2 этаж, подтверждаются материалами дела.

Следует отметить, что именно первый ответчик являлся лицом, фактически использовавшим доменное имя laurastore.ru, в отношении товаров, однородных с теми, в отношении которых истец обладает исключительными правами на основании сублицензионного договора, обратное ответчиками не доказано.

При этом, по смыслу ст. ст. 1250, 1252, 1254  ГК РФ, п. 79 Постановления Пленума ВС РФ № 10 администрирование первым ответчиком домена является нарушением прав истца на спорный товарный знак только с учетом объема права, предоставленных лицензиату и срока действия лицензионного договора.

Таким образом, первый ответчик может считаться нарушившим права истца не ранее заключения лицензионного договора о предоставлении права использования  товарных знаков (исключительная сублицензия) от 15.02.2019 (т. 5 л.д. 101-105) .

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10  при заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются (пункт 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, также разъяснено, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

В соответствии с подпунктом 1 части 4 статьи 1515 ГК РФ истец вправе требовать компенсацию в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 ”О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации”).

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно разъяснениям, изложенным в  Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ .

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, однако такое уменьшение должно быть обосновано.

Суд считает заявленную истцом сумму компенсации несоразмерной допущенному нарушению с учетом периода нарушения прав истца, небольшой известности товарного знака широкому кругу потребителей, степени вины нарушителей, факта совершения  ими правонарушения впервые, отсутствия прямого умысла на реализацию контрафактных товаров, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, взыскивает с ответчиков  солидарно  150 000 рублей компенсации.

Доводы ответчиков о несоблюдении  претензионного порядка урегулирования спора, о  судом признаны необоснованными с учетом наличия в материалах дела претензий с доказательствами их направления ответчикам (т. 1 л.д. 91-94), отсутствия у ответчиков намерений на урегулирование спора в досудебном порядке.

Кроме того, истцом заявлено об отнесении на ответчиков  101 500 рублей расходов  на составление нотариальных протоколов осмотра 	 доказательств, приобретение контрафактных товаров.

К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, относятся, в том числе, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В соответствии с пунктом 2 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", перечень судебных издержек, предусмотренный статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не является исчерпывающим. Расходы, понесенные истцом в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

Предметом иска по настоящему делу является взыскание компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак. 

Таким образом, в предмет доказывания по настоящему делу входит установление факта реализации ответчиком товара с использованием спорных товарных знаков, исключительные права на которые принадлежат истцу.

В материалах деда имеются доказательства приобретения у первого ответчика товара на сумму 38 900 рублей (т. 1 л.д. 79), у второго ответчика товара на сумму 32 900 рублей (т. 1 л.д. 86), доказательства оплаты истцом  счетов нотариуса № 332 от 22.06.2019, № ОД—183  от 24.06.2019, № ОД-181 от 22.06.2019 – платежные поручения № 179562 от 2.07.2019, № 179616 от 2.07.2019, № 180143 от 05.07.2019 на сумму 29700 рублей за совершение нотариальных действий.

Таким образом, несение истцом данных расходов, направлено на сбор необходимых доказательств в рамках настоящего дела.

С учетом изложенного, расходы в сумме 101500 рублей отвечают установленным статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации критериям судебных издержек и подлежат взысканию с ответчиков солидарно в качестве судебных издержек по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

По общему правилу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Требование о солидарном взыскании с ответчиков компенсации удовлетворено частично, оплаченная истцом госпошлина в данной части относится солидарно на ответчиков с учетом частичного удовлетворения иска.

Расходы, понесенные первым ответчиком на проведение судебной экспертизы, подлежат отнесению на истца пропорционально удовлетворенным требованиям, в сумме 12500 рублей.

В резолютивной части решения по настоящему делу, размещенной на сайте Арбитражного суда Республики Татарстан 23.11.2021, допущена опечатка, в части взыскания с первого ответчика 6000 рублей расходов по оплате госпошлины в пользу истца.

В соответствии с ч. 3 ст. 179 АПК РФ арбитражный суд, по заявлению лица, участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, других исполняющих решение арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.

Учитывая изложенное, суд считает возможным исправить опечатку в резолютивной части решения по настоящему делу, изложив ее в настоящем решении с исправлением  опечатки.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с Индивидуального предпринимателя Климовицкого Марка Аркадьевича, г.Казань (ОГРНИП 313169004900268, ИНН 165400941919), Индивидуального предпринимателя Мухаметшиной Асии Анваровны, г.Казань (ОГРНИП 318169000030800, ИНН 165503157569) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "БоркИмпорт", г.Москва, (ОГРН 1065047064697, ИНН 5008042442) 150000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, 4500 рублей расходов по оплате госпошлины, 50750 рублей судебных издержек.

В остальной части в иске отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "БоркИмпорт", г.Москва, (ОГРН 1065047064697, ИНН 5008042442) в пользу Индивидуального предпринимателя Климовицкого Марка Аркадьевича, г.Казань (ОГРНИП 313169004900268, ИНН 165400941919) 12500 рублей расходов по оплате судебной экспертизы.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателей.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Судья	                                                                                     А. С. Пармёнова