﻿

ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А28-1562/2020

г. Киров

12 ноября 2021 года

Резолютивная часть постановления объявлена 10 ноября 2021 года.	

Полный текст постановления изготовлен 12 ноября 2021 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Малых Е.Г.,

судей	Савельева А.Б., Щелокаевой Т.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания   Братухиной Е.В.,

при участии в судебном заседании:

представителя истца – Вагина А.Н. по доверенности от 10.06.2020,

представителя ответчика – Китайчик А.В. по доверенности от 15.12.2020, 

представителя ответчика – Кузмича С.М., директор, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «АБВ» на решение Арбитражного суда Кировской области от 16.08.2021 по делу № А28-1562/2020

по иску общества  с  ограниченной  ответственностью  «АБВ»  

к обществу  с  ограниченной  ответственностью «Региональный  деловой  центр Смайл»  

третьи лица: ООО «Омега», ООО «Яндекс» 

о взыскании 450 000 рублей 00 копеек,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «АБВ» (далее – ООО «АБВ», истец) обратилось с иском в Арбитражный суд Кировской области к обществу с ограниченной ответственностью «Региональный деловой центр Смайл» (далее – ООО «РДЦ Смайл», ответчик) о взыскании 450 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, 7 500 рублей расходов на оплату услуг нотариуса и 12 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решением Арбитражного суда Кировской области от 16.08.2021 исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 100 000 рублей компенсации и 4 333,67 рублей судебных расходов.

ООО «АБВ» с принятым решением суда не согласно, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит обжалуемое решение изменить в части, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Заявитель жалобы не согласен с определенным судом первой инстанции размером компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Указывает, что суд первой инстанции верно определил обстоятельства дела и подлежащие применению нормы права, сделал правильные выводы о факте нарушения ответчиком исключительных прав истца. Вместе с тем, по мнению истца, при определении размера компенсации суд не учел, что ответчиком умышленно использовался популярный товарный знак истца в целях продвижения своих услуг; представленным в материалы дела отчетом эксперта определена сумма причиненных убытков в размере 453 424 рублей. Считает, что не имелось объективных причин для снижения заявленного истцом размера компенсации; определенная судом сумма компенсации не способствует формированию уважительного отношения к чужой интеллектуальной собственности и нарушает баланс интересов сторон.

ООО «РДЦ Смайл» в представленном отзыве возражает против удовлетворения апелляционной жалобы. Также указывает, что истцом не доказаны юридически значимые обстоятельства для определения суммы компенсации за незаконное использование товарного знака; на момент предполагаемого нарушения истец не являлся известным предприятием, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что аббревиатура «АБВ» известна широкой публике; ответчик не создавал объявление с использованием аббревиатуры «АБВ» при рекламе собственных услуг, указанные обстоятельства могли произойти вопреки воли ответчика, что свидетельствует об отсутствии его вины; ответчик не создавал объявления с переменной частью заголовка и не выбирал в качестве ключевого слова защищаемый элемент товарного знака. Также считает, что истец не доказал размер причиненных убытков, указывает возражения относительно представленного в материалы дела отчета оценки работ (услуг) в рыночных ценах по восстановлению нарушенных прав правообладателя товарного знака. 

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 30.09.2021 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 01.10.2021 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 АПК РФ. На основании указанной нормы стороны надлежащим образом уведомлены о рассмотрении апелляционной жалобы.

В судебном заседании стороны поддержали собственные позиции, дали пояснения, ответили на вопросы суда.

Законность решения Арбитражного суда Кировской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела, ООО «АБВ» является правообладателем товарного знака № 549476, дата приоритета: 16.10.2013, дата регистрации: 31.07.2015, срок действия регистрации: 16.10.2023, в отношении услуг 41 класса МКТУ; охраняемыми словестными элементами товарного знака являются «АБВ» и «Abvkirov».

Нотариально заверенным протоколом осмотра доказательств  от 19.09.2019, подтверждается, что на дату осмотра в сети «Интернет» распространялась реклама с использованием в тексте рекламного объявления словесного элемента АБВ». 

Также истец предоставил суду заверенные представителем истца снимки экранов (скриншоты), датированные 23 – 25.09.2019 и содержащие аналогичные тексты объявлений (т.1 л.д.39).

Исходя из того, что поисковая система «Яндекс» в ответ на запрос пользователей Интернет в виде словесного элемента товарного знака № 549476 выдает в качестве рекламы ссылки на страницы сайта ответчика www.smile-43.ru, содержащего информацию об ответчике и его услугах, истец обратился к ответчику с претензией о выплате компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак в размере 450 000 рублей.

Неисполнение указанных требований явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения решения суда исходя из нижеследующего.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ).

В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно статье 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 157 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В соответствии со статьей 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» под рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, ответчиком допущено нарушение исключительных прав истца на товарный знак, путем размещения охраняемых элементов товарного знака при рекламе собственных услуг в сети «Интернет» с использованием поисковой системы «Яндекс».

Согласно материалам дела, для защиты нарушенного права истец заявил требования о выплате компенсации в сумме 450 000 рублей на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, согласно которой размер компенсации определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

На основании пунктов 61 и 62 Постановления № 10 заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив обстоятельства дела, суд первой инстанции пришел к выводу о частичном удовлетворении иска и определил сумму компенсации в размере 100 000 рублей.

При определении суммы компенсации суд учитывал, в том числе, географию использования товарного знака, количество автошкол в г.Кирове, и общую численность населенного пункта, среднюю стоимость обучения в автошколе в спорный период, непродолжительность периода допущенного ответчиком нарушения, статистику количества пользователей, заинтересовавшихся указанной рекламой.

Представленный истцом в материалы дела отчет об определении работ (услуг) в рыночных ценах по восстановлению нарушенных прав правообладателя товарного знака получил надлежащую оценку суда первой инстанции.

Суд пришел к обоснованному выводу, что использованный экспертом затратный метод оценки в полной мере не может свидетельствовать об обоснованности  размера заявленной компенсации в спорный период нарушения исключительных прав. 

Повторно оценив обстоятельства дела по правилам статьи 71 АПК РФ в их совокупности и взаимосвязи, судебная коллегия находит определенный судом первой инстанции размер компенсации обоснованным и соразмерным последствиям допущенного ответчиком нарушения исключительных прав истца.

Относительно доводов ответчика о недоказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца судебная коллегия указывает следующее.

Как установлено судом и следует из материалов дела, в спорный период поисковая система «Яндекс» в ответ на запрос пользователей сети «Интернет», если этот запрос содержал в себе фразу «автошкола АБВ», осуществляла показ рекламного объявления, содержавшего обозначение АБВ, идентичное одному из охраняемых элементов товарного знака истца, а также ссылку на страницы сайта ответчика www.smile-43.ru, содержащего информацию об ответчике и его услугах.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/2004 и от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/2011, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (абзац 5 пункт 162 постановления N 10).

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 "О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания" (с учетом даты приоритета товарных знаков истца), а также действующими Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Апелляционный суд исходит из того, что значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. При восприятии комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, внимание потребителя, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

В данном случае словесный охраняемый элемент АБВ (в особенности в сочетании с неохраняемым элементом – словом «автошкола») имеет с очевидностью доминирующий характер в спорном комбинированном товарном знаке; именно название учебного заведения имеет основное значение для потенциального потребителя при идентификации исполнителя соответствующей образовательной услуги; при этом графическое оформление товарного знака, включая наличие графических элементов (в данном случае – в виде рулевого колеса с наложенными на него кистями рук), носит, скорее, второстепенный характер; это имеет особенное значение при идентификации исполнителя услуг при поиске его в сети Интернет, т.к. поисковые запросы в подавляющем большинстве случаев делаются путем внесения в поисковое окно текста.

В рассматриваемом случае также следует учитывать правовую позицию, содержащуюся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13 из которой следует, что добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с товарным знаком.

Таким образом, несовпадение всех элементов сравниваемых обозначений подтверждает лишь отсутствие между обозначениями тождества, но не могло привести к выводу об отсутствии сходства.

При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции ответчик не привел доводов, которые бы опровергали факт использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Также вопреки доводам ответчика, суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал доводы истца и возражения ответчика относительно лица, ответственного за размещение указанной информации.

В материалы дела представлены доказательства, что спорное рекламное объявление было создано ответчиком в электронной форме; указанное обозначение (автошкола АБВ) было использовано в качестве ключевой фразы для отображения спорной рекламы в поисковой системе «Яндекс» и сервиса «Яндекс.Директ». Согласно пояснениям ООО «Яндекс» указанная реклама размещена ответчиком, в подтверждение чего представлены скриншоты интерфейса модерации (том 4 лист дела 69-71).

Сведений, опровергающих представленные третьим лицом ООО «Яндекс» данные и подтверждающих, что к созданию и редактированию спорного рекламного объявления причастны иные лица, не являющиеся законными представителями или работниками ответчика, либо что отображение в тексте объявления фразы «автошкола АБВ» стало следствием технической ошибки, в материалах дела не имеется; при этом обязанность доказать такие обстоятельства возложена на ответчика в силу части 1 статьи 65 АПК РФ, т.к. эти обстоятельства образуют основания заявленных им возражений против иска, а доказательства истца и пояснения третьего лица в совокупности с достаточностью указывают на ответчика как на нарушителя исключительных прав истца.

Ссылка ответчика на приложение №3 к ответу ООО «Яндекс» от 06.11.2020 (т.3 л.д.71) не может быть признана состоятельной, т.к. в самом ответе третье лицо определенно указало на то, что ответчиком было создано рекламное объявление в редакции, включавшей переменную часть объявления; также из указанного ответа следует, что спорное рекламное объявление включало два заголовка, в связи с чем замена переменной части одного из них на выбранную ответчиком ключевую фразу полностью соответствовало условиям договора между ответчиком и обществом «Яндекс».  Те же сведения были приведены третьим лицом в письменном отзыве на исковое заявление (т.4 л.д.7).

Ссылка ответчика на нотариальный протокол осмотра от 12.02.2021 правильно была отклонена судом, т.к. этот протокол не опровергает ни факт размещения в сети «Интернет» спорного рекламного объявления в указанный судом первой инстанции период времени, ни факт создания этого рекламного объявления самим ответчиком.

Доводы ответчика о возможной технической ошибке носят вероятностный характер и не подтверждаются материалами дела. При рассмотрении дела в суде первой инстанции ответчик не заявлял о проведении технических исследований или консультаций применительно к статьям 82, 87.1 АПК РФ в целях установления обстоятельств возможной технической ошибки. Доказательств использования ключевой фразы помимо воли ответчика материалы дела также не содержат.

Также суд отклоняет доводы ответчика об отсутствии доказательственного значения представленной ООО «Яндекс» информации о количестве посещений сайта ответчика через поисковую систему «Яндекс» с использованием спорного обозначения в качестве ключевой фразы. Ответчик не представил иной статистики посещения спорного сайта, не привел убедительных доводов о недостоверности представленной третьим лицом информации.

Доводы ответчика о недоказанности размера причиненных истцом убытков, а также о необоснованности определенного судом первой инстанции размера компенсации оценены и отклоняются.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы. 

Руководствуясь статьями 258, 268 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Кировской области от 16.08.2021 по делу № А28-1562/2020 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «АБВ» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Кировской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий                                      

Е.Г. Малых

 

Судьи        	 

А.Б. Савельев

Т.А. Щелокаева