ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Батюшкова, д.12, г. Вологда, 160001

E-mail: 14ap.spravka@arbitr.ru, http://14aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А05-10589/2018

г. Вологда

06 марта 2020 года

 

Резолютивная часть постановления объявлена 04 марта 2020 года.

В полном объёме постановление изготовлено 06 марта 2020 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Шадриной А.Н., судей Зайцевой А.Я. и                    Романовой А.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2 на решение Арбитражного суда Архангельской области от 19 ноября 2019 года по делу                  № А05-10589/2018,  

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Смешарики» (место нахождения: 197046, Санкт-Петербург, набережная Петроградская, дом 34, литера А; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (адрес: 165300, Архангельская область; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, далее - Предприниматель) о взыскании 150 000 руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства – рисунки «Ежик», «Крош», «Нюша», «Бараш», «Кар-Карыч», «Лосяш», «Копатыч», допущенное при продаже торта 18 мая 2018 года в кулинарии «Печка» по адресу: 

<

...> (с учетом уточнения исковых требований).

Решением суда от 27 декабря 2018 года, оставленным без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от               03 апреля 2019 года, исковые требования удовлетворены частично. С Предпринимателя в пользу Общества взыскано 10 000 руб. компенсации, а также 367 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказано. 

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 12 июля               2019 года решение суда от 27 декабря 2018 года и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03 апреля          2019 года отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Архангельской области. 

Суд кассационной инстанции указал на следующее.

Судам следовало в совокупности оценить доводы истца и представленные им доказательства, подтверждающие не только размещение ответчиком в каталоге предложения к продаже торта, содержащего спорные изображения «Ежик», «Крош», «Нюша», «Бараш», «Кар-Карыч», «Лосяш», «Копатыч» и единичный факт изготовления по заказу представителя истца, но и саму возможность его изготовления по заказу любого лица, выразившего намерение приобрести товар. 

Допущенное ответчиком нарушение необоснованно признано судами разовой сделкой, совершенной однократно.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 3                   статьи 1301 ГК РФ. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ одновременно и минимальным и максимальным размером компенсации, предусмотренным законом.

При этом суду, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, надлежит также определять, на что конкретно направлены доводы ответчика о снижении размера компенсации – на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного законом предела.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования произведения тем способом, который использовал нарушитель, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, представленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и, с учетом части 1 статьи 65 АПК РФ должны подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

В силу абзаца второго пункта 15 части 2 статьи 289 АПК РФ указания арбитражного суда кассационной инстанции (в том числе на толкование закона), изложенные в его постановлении об отмене решения, постановления суда первой, апелляционной инстанций обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

При новом рассмотрении дела истец в порядке статьи 49 АПК РФ уточнил исковые требования и просил взыскать с ответчика 300 000 руб. компенсации.

Решением суда от 19 ноября 2019 года исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Предприниматель с решением суда не согласился и обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт. В обоснование доводов жалобы указывает на то, что размер стоимости права использования произведения (рисунка персонажа) при изготовлении одного торта установлен и объективно составляет 150 руб. (10 % от цены спорного товара в сумме 1 500 руб.), то есть двойная стоимость составит 300 руб. На момент рассмотрения настоящего спора исключительные права на спорные персонажи были переданы от Общества лицензиату – Смешарики ГмбХ с номером в торговом реестре 164063. Следовательно, Общество не является надлежащим истцом по делу.  

Исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность решения суда, изучив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для ее удовлетворения.

Как следует из материалов дела, Обществом (заказчик) с автором ФИО3 заключен авторский договор заказа от 15.05.2003                            № 15/05-ФЗ/С, в соответствии с которым автор обязался разработать образы, имена, логотип, произведения фирменного стиля для проекта «Смешарики» (далее - произведения) для их использования в Brandbook и в иных проектах заказчика. 

На основании пунктов 1.2 и 1.3 указанного договора все работы по созданию произведений выполняются автором на основании принадлежащей заказчику творческой концепции анимационного сериала «Смешарики». Под творческой концепцией сериала подразумевается описание жанровой модели, основного сюжета описания персонажей и их среды обитания, в виде иллюстраций и текстового материала, которые дают полное представление о внешнем виде, характере персонажей и мире, в котором они живут. 

В пункте 1.4 договора от 15.05.2003 № 15/05-ФЗ/С его стороны предусмотрели, что все имущественные авторские права на произведения, т.е. исключительные права на их использование любым образом, включая переделку и внесение других изменений, принадлежат заказчику                               (ООО «Смешарики»). Авторские права, переходящие к заказчику в соответствии с настоящим договором, являются исключительными. 

О передаче исключительных прав заказчику также указано в разделе 4 договора (пункты 4.1 - 4.5.1). При этом согласно пункту 4.1 договора исключительные права на весь срок действия авторских прав переходят к заказчику с момента подписания акта приема-передачи произведений. 

По акту приема-передачи от 15.06.2003 ФИО3 передал Обществу рисунки (изображения) персонажей анимационного сериала «Смашарики» и права на них, в том числе в отношении персонажей «Ежик», «Крош», «Нюша», «Бараш», «Кар-Каркарыч», «Лосяш», «Копатыч». В данном акте содержатся изображения (рисунки) персонажей. 

Таким образом, Общество является правообладателем исключительных авторских прав на изображения персонажей анимационного сериала «Смешарики», в том числе  персонажей «Ежик», «Крош», «Нюша», «Бараш», «Кар-Карыч», «Лосяш», «Копатыч».

В торговом помещении кулинарии «Печка» по адресу:              

<

...> представителем Общества был заказан торт с изображениями, имитирующими образы персонажей «Ежик», «Крош», «Нюша», «Бараш», «Кар-Карыч», «Лосяш», «Копатыч».

Заказанный торт 18.05.2018 получен представителем Общества и  оплачен полностью на основании кассового чека от 18.05.2018.

В подтверждение факта предложения торта к продаже и его реализации в материалы дела Обществом представлен кассовый чек от 18.05.2018 на общую сумму 2 983 руб. (оплачивалось два торта, по одному из которых требования в рамках настоящего дела не заявлялись), а также фотографии спорного торта, видеосъемка заказа и покупки торта. 

Общество разрешение на использование указанных выше персонажей Предпринимателю не давало.  

Ссылаясь на то, что реализацией торта и рекламой на основании каталога Предпринимателем были нарушены исключительные права Общества на произведения (образы персонажей) из анимационного сериала «Смешарики»: «Ежик», «Крош», «Нюша», «Бараш», «Кар-Карыч», «Лосяш», «Копатыч», Общество направило ответчику претензию от 31.05.2018  (направлена по почте 31.07.2018) с требованием о выплате компенсации в сумме 600 000 руб.

Поскольку претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, Общество обратилось в суд с настоящим иском.

С учетом уточнения требований истец просил взыскать с ответчика 300 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав.

Суд первой инстанции при новом рассмотрении учел указания арбитражного суда кассационной инстанции, признал требования Общества законными, обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.

Апелляционная инстанция не находит оснований для отмены или изменения данного судебного акта.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.  Использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ предусмотрено, что объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.

В силу пункта 3 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме

На основании части 7 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным в пункте 3 этой же статьи.

Ответчиком при рассмотрении дела  не оспаривалось, что персонажи анимационного сериала "Смешарики" "Ежик", "Крош", "Нюша", "Бараш", «Кар-Карыч», "Лосяш", "Копатыч" являются самостоятельными произведениями, так как они обладают необходимыми индивидуализирующими характеристиками (форма, цвет и т.п.), которые позволяют их узнавать даже при использовании отдельно от всего произведения (анимационного сериала) в целом.

Охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем переработки (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 Кодекса).

Таким образом, использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации произведения может осуществляться только с разрешения правообладателя (автора) или уполномоченного им лица. Предложение к продаже товара, на котором имеется изображение, сходное до степени смешения с произведением (персонажем), используемым без разрешения его автора или уполномоченного им лица, является нарушением авторского права.

Материалами дела подтверждается, что на основании заключенного с автором авторского договора заказа от 15.05.2003 № 15/05-ФЗ/С Общество является обладателем исключительных прав на персонажи анимационного сериала "Смешарики", в том числе: "Ежик", "Крош", "Нюша", "Бараш", "Кар-Карыч", "Лосяш", "Копатыч".

Довод апеллянта о том, что  исключительное право на персонажей анимационного сериала "Смешарики" в соответствии с  лицензионным договором от 11.12.2008 № 11-12/08 ИЛ/М переданы компании "Смешарики ГмбХ" с номером в торговом реестре 164063, проверен судом апелляционной инстанции и признан несостоятельным, поскольку Обществом в материалы настоящего дела представлены доказательства расторжения указанного  лицензионного договора (соглашение о расторжении от 01.03.2013).

Факт изготовления и продажи Предпринимателем спорного торта подтверждается кассовым чеком от 18 мая 2018 года, в котором содержатся сведения об ответчике как о продавце, видеозаписью процесса заказа торта и его покупки, фотографиями торта. При этом судом установлено, что торт, изготовленный Предпринимателем, полностью соответствует торту, фотография которого была размещена в каталоге. 

Доказательств наличия у Предпринимателя прав на использование образов персонажей "Ежик", "Крош", "Нюша", "Бараш", "Кар-Карыч", "Лосяш", "Копатыч",  исключительные права на которые принадлежат истцу,  ответчик не представил.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; 

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Требование Общества о взыскании компенсации основано на положениях подпункта 3 пункта 1 статьи 1301 ГК РФ. 

Как следует из разъяснений высшей судебной инстанции, приведенных в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, снижение размера компенсации, исчисленного исходя из двукратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров) или двукратного размера стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Пунктом 61 постановления № 10 определено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец в обоснование размера компенсации, определяемой в двукратном размере стоимости права использования произведения, представил следующие документы:

- лицензионный договор о передаче неисключительной лицензии                        от 09.01.2008 № 009-01/08-ММ (далее - лицензионный договор), заключенный между обществом "Смешарики" (лицензиар) и обществом "Мармелад медиа" (лицензиат), согласно которому последнему передана неисключительная лицензия на использование произведений и/или оригинал - макетов в форме продукции, изготовляемой и/или распространяемой лицензиатом и/или его сублицензиатами на территории Российской Федерации, а также для упаковки, маркировки этой продукции (Цена, по которой лицензия была предоставлена Истцом, в Лицензионном договоре не указана). В приложении к данному договору в качестве передаваемых произведений указаны персонажи анимационного сериала "Смешарики";

- сублицензионный договор о передаче неисключительной лицензии                     от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Мармелад Медиа" и обществом с ограниченной ответственностью "Комбинат питания Алтуфьево", с приложением к договору, сумма данного договора составляет 300 000 рублей.

В пунктах 3.1 и 3.2 договора от 10.04.2015 № 10/04-15 НЛ/С указано, что сублицензиат выплачивает вознаграждение за выпускаемую продукцию с использованием произведений в размере 10 % от стоимости реализованной продукции.

За период с 10.04.2015 по 31.07.2016 в счет причитающегося вознаграждения сублицензиат выплачивает минимальный размер вознаграждения (аванс) в сумме 300 000 руб. (пункт 3.2 договора                                от 10.04.2015 № 10/04-15 НЛ/С).

Дополнительным соглашением от 29.07.2016 стороны договора                            от 10.04.2015 № 10/04-15 НЛ/С продлили срок передачи прав и период, за который выплачивается аванс, до 31.07.2017, а дополнительным соглашением от 28.06.2017 - до 31.07.2018. 

Ссылаясь на то, что по условиям пункта 3.3 договора от 10.04.2015                     № 10/04-15 НЛ/С сумма аванса (минимального вознаграждения) в сумме                   300 000 руб. является невозвратной (не подлежит возврату вне зависимости                  от того, реализует сублицензиат продукцию и/или договор будет расторгнут), Общество заявило о том, что данная сумма является той минимальной платой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведений при производстве кондитерской продукции. 

Суд первой инстанции согласился с указанной позицией Общества.

Довод апеллянта о необоснованности определенного истцом размера компенсации, отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку вопреки требованиям статьи 65 АПК РФ, ответчиком не представлено каких-либо доказательств, в том числе лицензионных договоров или иных сведений о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения истца. 

Несогласие с суммой компенсации не свидетельствуют о том, что стоимость права использования произведения истцом завышена.

Представленные ответчиком контррасчеты размера платы по лицензионному договору исходя из количества персонажей, одного способа использования и продажи одного торта не могут быть приняты судом во внимание, так как ответчиком совершена не однократная разовая сделка. Из представленной суду видеозаписи усматривается, что явившийся в кафе представитель Общества заказал ответчику изготовить торт, выбрав вариант в предложенном им каталоге, а затем в назначенную дату получил готовое кондитерское изделие.Следовательно, в данном случае каталог является предложением к продаже товаров по образцам, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах, представленными в фотографиях и других информационных материалах.

Ссылка ответчика на  заключение эксперта по результатам оценочной экспертизы от 23 сентября 2019 года № 690/19 проведенной в рамках дела                   № А05-10586/2018 также признается судом апелляционной инстанции несостоятельной, поскольку в рамках вышеназванного ответчиком дела суд признал указанное заключения эксперта ненадлежащим доказательством по  оспариванию заявленной истцом платы в суме 300 000 руб.

Поскольку соответствующих доказательств, обосновывающих иной размер компенсации, рассчитанной исходя из двукратной стоимости права использования произведения, ответчиком не представлено (лицензионные договоры и иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения), механизмами доказывания, предусмотренными арбитражным процессуальным законодательством, ответчик также не воспользовался (не ходатайствовал о назначении экспертизы по оценке стоимости права использования произведения, принадлежащего истцу), исходя из распределения бремени доказывания и отсутствия доказательств, подтверждающих обоснованность размера компенсации в ином размере, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что исковые требования общества правомерно удовлетворены судом первой инстанции в полном объеме.

Оснований для применения постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П, у суда не имеется, так как оно касается случаев взыскания компенсации на основании подпункта 1 статьи 1301 ГК РФ. В данном случае истцом взыскивается компенсация в размере, определенным по правилам подпункта 3 статьи 1301 ГК РФ, который по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является одновременно и минимальным и максимальным размером компенсации, предусмотренным законом.

Доводы ответчика о злоупотреблении истцом предоставленными правами являлись предметом рассмотрения суда первой инстанции и получили надлежащую правовую оценку с которой суд апелляционной инстанции согласен.

Других убедительных  доводов, основанных на доказательственной  базе, позволяющих отменить обжалуемый судебный акт в апелляционной  жалобе не содержится.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы расходы по уплате государственной пошлины на основании статьи 110 АПК РФ относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

п о с т а н о в и л :

решение Арбитражного суда Архангельской области от 27 декабря                 2018 года по делу № А05-10589/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2 – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

А.Н. Шадрина

Судьи

А.Я. Зайцева

А.В. Романова