АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ

 Именем Российской Федерации

Дело № А40-101730/23-134-568

10 ноября 2023 года

город Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 октября 2023 г. Решение в полном объёме изготовлено 10 ноября 2023 г. 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Титовой Е.В.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании (с учетом перерыва с 18 октября 2023 года по 25  октября 2023 года) дело по исковому заявлению:  

истец: Закрытое акционерное общество «Собрание» (308000, Белгородская область,  Белгород город, Славы Проспект, 28, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  23.12.2002, ИНН: 

<

***>)  

ответчик: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (123995, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 23.06.2004, ИНН: 

<

***>)  

третье лицо 1: Общество с ограниченной ответственностью «Трейдмарк» (309513,  Россия, Белгородская обл., Старооскольский г.о., Старый Оскол г., ФИО2 ул., д.  17А, помещ. 43, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.07.2021, ИНН:  

<

***>)  

третье лицо 2: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный  институт промышленной собственности» (121059, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  05.09.2002, ИНН: 

<

***>)  

о признании незаконным уведомления Роспатента от 27.10.2022 г. в связи с незаконным  расширительным толкованием Роспатентом п.3 ст.1519 Гражданского кодекса РФ,  выраженного в необходимости ООО «ТрейдМарк» иметь право использования НМПТ   № 65 «Русская водка» для дальнейшей регистрации перехода исключительных прав по  договору об отчуждении исключительного права на товарные знаки б/н от 29.07.2022 г.  в отношении товарных знаков РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ по Свидетельству № 225397 и  RUSSIAN ELEMENT по Свидетельству 420116.  

о признании незаконным отказа Роспатента в регистрации перехода исключительных  прав по договору об отчуждении исключительного права на товарные знаки б/н от  29.07.2022 г. в отношении товарных знаков РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ по Свидетельству №  225397 и RUSSIAN ELEMENT по Свидетельству 420116 в пользу ООО «ТрейдМарк».  

об обязании Роспатента провести регистрацию перехода исключительных прав в  отношении товарных знаков РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ по Свидетельству № 225397 и  RUSSIAN ELEMENT по Свидетельству 420116ООО в пользу ООО «ТрейдМарк», по  договору об отчуждении исключительного права на товарные знаки б/н от 29.07.2022 г.  заключенному между ЗАО «Собрание» и ООО «ТрейдМарк», с учетом уточнений  принятых в порядке ст. 49 АПК РФ;  

при участии в судебном заседании: до перерыва: 

от истца: ФИО3, (удостоверение адвоката № 12499 от 14 февраля 2023 года,  доверенность № б/н от 31 марта 2023 года);  

от ответчика: ФИО4, (паспорт, доверенность № 01/4-32-263/41к от 10 февраля  2023 года, диплом);  

от третьего лица: не явилось, извещено; 

от истца: ФИО3, (удостоверение адвоката № 12499 от 14 февраля 2023 года,  доверенность № б/н от 31 марта 2023 года);  

от ответчика: ФИО5, (удостоверение, доверенность № 01/4-32-270/41к от 10  февраля 2023 года, диплом);  

от третьего лица 1: не явилось, извещено; 

от третьего лица 2: ФИО5, (удостоверение, доверенность № 41-0041-12 от  20 января 2023 года, диплом);  

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество «Собрание» (далее – истец) обратилось в  Арбитражный суд города Москвы с иском к Федеральной службе по интеллектуальной  собственности (далее – ответчик) о признании незаконным уведомления Роспатента от  27.10.2022 г. в связи с незаконным расширительным толкованием Роспатентом п.3  ст.1519 Гражданского кодекса РФ, выраженного в необходимости ООО «ТрейдМарк»  иметь право использования НМПТ № 65 «Русская водка» для дальнейшей регистрации  перехода исключительных прав по договору об отчуждении исключительного права на  товарные знаки б/н от 29.07.2022 г. в отношении товарных знаков РУССКИЙ  ЭЛЕМЕНТ по Свидетельству № 225397 и RUSSIAN ELEMENT по Свидетельству  420116, о признании незаконным отказа Роспатента в регистрации перехода  исключительных прав по договору об отчуждении исключительного права на товарные  знаки б/н от 29.07.2022 г. в отношении товарных знаков РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ по  Свидетельству № 225397 и RUSSIAN ELEMENT по Свидетельству 420116 в пользу  ООО «ТрейдМарк», об обязании Роспатента провести регистрацию перехода  исключительных прав в отношении товарных знаков РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ по  Свидетельству № 225397 и RUSSIAN ELEMENT по Свидетельству 420116ООО в  пользу ООО «ТрейдМарк», по договору об отчуждении исключительного права на  товарные знаки б/н от 29.07.2022 г. заключенному между ЗАО «Собрание» и ООО  «ТрейдМарк», с учетом уточнений принятых в порядке ст. 49 АПК РФ.  

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с  ограниченной ответственностью «Трейдмарк», Федеральное государственное  бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности».  Третье лицо Общество с ограниченной ответственностью «Трейдмарк», надлежащим  образом уведомленное о месте и времени судебного разбирательства, в судебное  заседание не явился. В порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ суд счел возможным  рассмотреть дело в отсутствие представителя указанного лица.  

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме. 

Представитель Ответчика возражал против удовлетворения исковых требований  по доводам отзыва на иск, представил ходатайство о прекращении производства по  делу по части требований.  

Удовлетворяя ходатайство о прекращении производству по делу в части  требований о признании незаконным уведомления Федеральной службы по  интеллектуальной собственности (ИНН: 

<

***>) от 27 октября 2022 года,  выраженного в необходимости ООО «ТрейдМарк» иметь право использования НМПТ   № 65 «Русская водка» для дальнейшей регистрации перехода исключительных прав по  договору об отчуждении исключительного права на товарные знаки от 29 июля 2022  года в отношении товарных знаков РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ по Свидетельству № 225397  и RUSSIAN ELEMENT по Свидетельству 420116, суд исходит из следующего.  

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу,  если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.  

По смыслу статьи 1248 ГК РФ защита прав заявителей, связанных с действиями  Роспатента, совершенные им в ходе экспертизы заявленного обозначения, также может  быть осуществлена при оспаривании в административном порядке окончательных  решений Роспатента по результатам экспертизы, в том числе путем проверки  правомерности доводов, содержащихся в запросах и в уведомлениях.  

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации,  изложенной в Определении от 2.10.2003 N 393-О, досудебный (административный)  порядок урегулирования споров не только не исключает, а напротив, предусматривает  возможность последующего судебного контроля в ходе оспаривания в суде решения  соответствующего административного органа.  

В соответствии с положениями пункта 51 Правил составления, подачи и  рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически  значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков  обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства  экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, в случае  необходимости представления дополнительных материалов, без которых проведение  экспертизы заявленного обозначения невозможно, заявителю направляется запрос  дополнительных материалов. В запрос дополнительных материалов включаются  замечания, предложения, возникающие при проведении экспертизы заявленного  обозначения.  

Как указано в пункте 102 Административного регламента предоставления  Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по  государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного  знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак,  их дубликатов, утвержденного приказом Министерства экономического развития  Российской Федерации от 20.07.2015 N 483 (далее - Административный регламент),  если в результате осуществления административного действий по проверке  соответствия заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения  требованиям законодательства Российской Федерации установлено, что без  дополнительных материалов проведение экспертизы заявленного обозначения  невозможно, заявителю направляется запрос с указанием необходимых  дополнительных материалов и предложением представить запрашиваемые  дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления указанного  запроса или в течение трех месяцев со дня направления копий противопоставленных  заявке материалов, если заявитель запросит указанные копии в течение двух месяцев со  дня направления запроса.  

Запрос, предусмотренный абзацем первым пункта 102 Административного  регламента, может быть направлен заявителю неоднократно (пункт 104 указанного  Регламента).  

Из изложенного следует, что направление запроса является одним из этапов  процедуры рассмотрения заявления о государственной регистрации заявленного  обозначения в качестве товарного знака. Иными словами, указанные действия являются  "промежуточным" этапом, предшествующим принятию Роспатентом решения о  государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.  

Уведомление ФИПС от 27 октября 2022 года не является результатом  рассмотрения Роспатентом заявления ООО «ТрейдМарк» от 29 августа 2022 года, а  также не является документом, предрешающим такой результат, поскольку  упомянутый запрос лишь информирует заявителя об имеющихся препятствиях для  государственной регистрации обозначения по заявке.  

В свою очередь, действия ФИПС по направлению уведомления от 27 октября  2022 года, в установленном действующим законодательством досудебном  (внесудебном) порядке не обжаловались. В связи с этим действия ФИПС по  направлению уведомления от 27 октября 2022 года также не могут быть оспорены  заявителем в судебном порядке. Таким образом, поскольку требование признать  недействительным уведомление ФИПС от 27 октября 2022 года не подлежит  рассмотрению в суде, производство по настоящему делу в приведенной части подлежит  прекращению.  

При этом суд отмечает, что подготовительные действия, осуществляемые  ФИПС, могут быть предметом судебной проверки при рассмотрении законности  решения Роспатента, принятого по завершении соответствующей административной  

процедуры. 

Рассмотрев материалы дела, основания и предмет заявленных требований,  оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу об удовлетворении  исковых требований в части признания незаконным отказа Федеральной службы по  интеллектуальной собственности в регистрации перехода исключительных прав по  договору об отчуждении исключительного права на товарные знаки от 29 июля 2022  года, а также в части обязания Федеральной службы по интеллектуальной  собственности (ИНН: 

<

***>) осуществить регистрацию договора об отчуждении  исключительного права на товарные знаки от 29 июля 2022 года, на основании  следующего.  

Как следует из материалов дела, между ЗАО «Собрание» (далее 

Правообладатель) и ООО «ТрейдМарк» (далее Приобретатель) заключён договор об  отчуждении исключительного права на товарные знаки б/н от 29.07.2022 г. в  

отношении товарных знаков РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ по Свидетельству № 225397 и RUSSIAN ELEMENT по Свидетельству 420116 (далее Договор). 

Согласно п.2.4 Договора, все расходы связанные с регистрацией несет  Приобретатель.  

Приобретатель обратился в Роспатент с заявлением о государственной  регистрации отчуждения исключительного права товарные знаки по Договору, к  заявлению были приложены платежное поручение об оплате госпошлины и 3  экземпляра договора отчуждения.  

Приобретатель 27.10.2022 г. получил от Роспатента уведомление о  необходимости предоставления недостающих или (и) ненадлежаще оформленных  документов для рассмотрения заявления.  

В уведомлении от 27.10.2022 г. Роспатент указывает на то обстоятельство, что  на территории РФ зарегистрировано НМПТ «Русская водка» ( № 65) в отношении товара  водка.  

У ЗАО «Собрание» и ООО «ТрейдМарк» отсутствует право использования  наименования места происхождения товара НМПТ 65. В связи с чем, заявителю было  предложено предоставить некий ответ, дополнительные документы затребованы не  были.  

Заявитель не предоставил Роспатенту ответ, ввиду незаконности требований  указанных в уведомлении от 27.10.2022 г.  

07.02.2023 г. Приобретатель получил уведомление от Роспатента об отказе в  государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарные знаки  225397, 420116 по Договору.  

Согласно части 1 статьи 198 АПК РФ, граждане, организации и иные лица  вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными  ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)  органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают,  что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не  соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и  законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности,  незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для  осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта  недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному  правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых  законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с  соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской  Федерации, пункт 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от  01.07.1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой  Гражданского кодекса Российской Федерации»).  

В соответствии с частью 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении дел об  оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)  государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,  должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку  оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий  (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному  правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые  приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия  (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и  действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере  предпринимательской и иной экономической деятельности.  

В соответствии с частью 5 статьи 200 АПК РФ обязанность доказывания  соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному  нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения,  совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица  надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение  оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших  основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых  действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение  или совершили действия (бездействие).  

Учитывая требования указанных норм процессуального права, бремя  доказывания по таким спорам распределяется следующим образом: на орган,  осуществивший оспариваемые действия, возлагается бремя доказывания наличия  полномочий на осуществления оспариваемых действий и соответствие оспариваемых  действий закону и иным нормативным правовым актам, в то время как на заявителя  

возлагается бремя доказывания нарушения оспариваемыми действиями своих прав и  законных интересов в предпринимательской и иной экономической деятельности.  

В своем отзыве Роспатент указывает на то обстоятельство, что по результатам  рассмотрения заявления ООО «Трейдмарк» от 29.08.2022 г. о государственной  регистрации отчуждения исключительных прав на товарный знак РУССКИЙ  ЭЛЕМЕНТ, Роспатент посчитал что условия регистрации не соблюдены и на основании  п.65 Административного регламента направил заявителю соответствующее  уведомление.  

При этом, согласно п.65 Административного регламента, если условия  регистрации не соблюдены, Роспатентом заявителю направляется предложение в  течении 3 месяцев со дня направления указанного уведомления представить  недостающие и (или) ненадлежаще оформленные документы.  

Как было указано выше, подготовительные действия, осуществляемые ФИПС, 

могут быть предметом судебной проверки при рассмотрении законности решения  

Роспатента, принятого по завершении соответствующей административной процедуры.  

При буквальном прочтении уведомления от 27.10.2022 г. очевидно, что  недостающих и (или) ненадлежаще оформленных документов от ООО «Трейдмарк»  установлено не было. Единственный изложенный в нем довод - это отсутствие у ООО  «Трейдмарк» права на НМПТ № 65 «Русская водка», что по мнению Роспатента, в  соответствии с п.3 ст.1519 Гражданского кодекса исключает возможность дальнейшей  регистрации. Иных замечаний к ООО «Трейдмарк» уведомление от 27.10.2022 г. не  содержит.  

Уведомление от 27.10.2022 г. было основано на незаконном систематическом  толковании Роспатентом пункта 3 статьи 1489 ГК РФ. Между ЗАО «Собрание» и  Роспатентом уже был рассмотрен аналогичный спор по делу А40-35976/2021, в  котором действия Роспатента были признаны незаконными.  

В рассматриваемом деле товарный знак по свидетельству Российской  Федерации № 277987 изначально не был зарегистрирован как включающий в качестве  неохраняемого элемента НМПТ, в материалах дела нет сведений и о том, что общество  «Собрание» является правообладателем названного НМПТ.  

Единственный довод в уведомлении от 27.10.2022 г. об отсутствии у заявителя  права на НМПТ № 65 «Русская водка» является незаконным и основан на недопустимом  и незаконном толковании Роспатентом п.3 ст.1489 ГК РФ. Так как иных доводов  уведомление от 27.10.2022 г. не содержит, то нарушений Административного  регламента заявителем не допущено. Соответственно последующий отказ Роспатента в  государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарные знаки  225397, 420116 по Договору является также незаконным.  

Заявление о государственной регистрации отчуждения исключительного права  на товарный знак и договор отчуждения оформлены в полном соответствии с  требованиями действующего законодательства.  

Ссылка Роспатента на то обстоятельство, что ООО «Трейдмарк» могло  представить ответ на уведомление от 27.10.2022 г. и это могло привести к иному  итоговому решению, также несостоятельна, поскольку оснований для запроса ответ на  требования в уведомлении у ответчика не имелось, соответственно и отказ в  регистрации перехода права является незаконным.  

Расходы на оплату государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика  по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.  

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 156, 167171, 176-177, 180, 198, 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Производство по делу № А40-101730/2023-134-568 в части требования о  признании незаконным уведомления Федеральной службы по интеллектуальной  собственности (ИНН: 7730176088) от 27 октября 2022 года, выраженного в  необходимости ООО «ТрейдМарк» иметь право использования НМПТ № 65 «Русская  водка» для дальнейшей регистрации перехода исключительных прав по договору об  отчуждении исключительного права на товарные знаки от 29 июля 2022 года в  отношении товарных знаков РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ по Свидетельству № 225397 и  RUSSIAN ELEMENT по Свидетельству 420116 – прекратить.  

Признать незаконным отказ Федеральной службы по интеллектуальной  собственности (ИНН: 

<

***>) в регистрации перехода исключительных прав по  договору об отчуждении исключительного права на товарные знаки от 29 июля 2022  года.  

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности (ИНН:  

<

***>) осуществить регистрацию договора об отчуждении исключительного  права на товарные знаки от 29 июля 2022 года.  

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ИНН:  

<

***>) в пользу Закрытого акционерного общества «Собрание» (ИНН:  

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 600 руб.  

Возвратить Закрытому акционерному обществу «Собрание» (ИНН: 

<

***>)  из федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 400 руб., уплаченную  по платежному поручению № 67 от 04 мая 2023 года.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца со дня его принятия.  

Судья: Е.В. Титова