ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-87051/2023

Дело № А40-83721/22

г. Москва

14 марта 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 26 февраля 2024 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 14 марта 2024 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Пирожкова,

судей А.И. Трубицына, О.Н. Лаптевой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.Н. Хрущак,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

Индивидуального предпринимателя ФИО1 на решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 октября 2023 года по делу № А40-83721/22, принятое по исковому заявлению Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 315784700075868) к ООО "НТ-МДТ" (ОГРН 

<

***>), третье лицо: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления дальневосточного отделения Российской академии наук (ОГРН 

<

***>) о взыскании компенсации за использование товарного знака,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 21.04.2022, ФИО3 по доверенности от  21.04.2022,

от ответчика: явился, извещён,

от третьего лица: не явился, извещён,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака № 188978 в размере 83 220 000 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05 августа 2022 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 ноября 2022 года, требования удовлетворены в полном объеме.

Суд по интеллектуальным правам постановлением от 18 января 2023 года решение Арбитражного суда города Москвы от 05.08.2022 по делу № А40-83721/2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.11.2022 по тому же делу отменил. Дело направил на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

В своем постановлении от 18 января 2023 года, суд кассационной инстанции указал, что суды первой и апелляционной инстанций не дали правовой оценки доводам ответчика о наличии в действии предпринимателя признаков злоупотребления правом (использование спорного товарного знака до приобретения исключительного права на товарный знак истцом, осведомленность истца о длительном использовании товарного знака ответчиком, приобретения известности товарным знаком за счет действий ответчика, предоставление права использования товарного знака сторонним организациям за незначительную сумму). Указанные обстоятельства в случае подтверждения факта злоупотребления истцом соответствующим исключительным правом (ст.10 ГК РФ), согласно разъяснений суда кассационной инстанции является самостоятельным основанием для отклонения исковых требований о взыскании компенсации. 

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам в своем постановлении указал на то, что суды первой и апелляционной инстанций не исследовали доводы ответчика о том, что представляя право использовать спорный товарный знак за незначительную сумму, предприниматель таким образом определил фактическую ценность данного средства индивидуализации.

При новом рассмотрении решением от 25 октября 2023 года Арбитражный суд города Москвы по настоящему делу в удовлетворении исковых требований отказал.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, представитель истца обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить  и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В обоснование доводов заявитель апелляционной жалобы указал, что суд вынес решение без учета и выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для дела, не принял во внимание недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела. Суд нарушил и неправильно применил нормы материального и процессуального права.

Представители истца в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержали в полном объеме.

Извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе, путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах Девятого арбитражного апелляционного суда и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации http://www.arbitr.ru/, представители ответчика и третьего лица в заседание не явились.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, полагает, что оспариваемый судебный акт подлежит отмене исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ЗАО «Нанотехнология МДТ» (сокращенное фирменное наименование ЗАО «НТ-МДТ») зарегистрировало товарный знак № 188978 - графическое изображение (марка имеет стилизованный дизайн), состоящий из синего прямоугольника с круглым вырезом и красного треугольника через него, в Российском Агентстве по патентам и товарным знакам 25 мая 2000 года (дата приоритета 25 октября 1999 года), в отношении товаров и/или услуг 09кл. по МКТУ (к которому относятся приборы научные и исследовательские – то есть атомно-силовые микроскопы и сканирующие зондовые микроскопы). 

07 марта 2019 года между ЗАО «НТ-МДТ», в лице конкурсного управляющего ФИО4 и Индивидуальным предпринимателем ФИО1 был заключен договор купли-продажи имущественного комплекса ЗАО «НТ-МДТ», предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности в составе: нематериальные активы, основные средства, финансовые вложения (полный состав имущества содержится в Приложении № 1 к данному Договору). Так в числе прочего ИП ФИО1 стала правообладателем исключительных прав на товарный знак № 188978. 

22 мая 2019 года в Федеральное государственное бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (далее по тексту ФИПС) было подано ходатайство (заявление) об отчуждении исключительного права Закрытого акционерного общества «Нанотехнология МДТ» /ИНН 

<

***>/ в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 в отношении товарного знака № 18897. Государственная регистрация отчуждения права была совершена 17 сентября 2019 года за № РД0310556.

Впоследствии Предпринимателем были выявлены факты поставки ООО «НТМДТ» наукоемкого оборудования, относящемуся к товарам 9 класса МКТУ в различные высшие учебные заведения и научные центры. Поставки такого оборудования, на котором имеется изображение товарного знака № 188978, осуществлялись в рамках заключенных государственных контрактов и договоров с единственным поставщиком, информация о которых содержится в открытом доступе на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

Ответчиком использовался спорный товарный знак, начиная с момента создания общества (мая 2013 года), при этом никаких договоров об отчуждении прав, о предоставлении лицензии (исключительной или неисключительной) между ЗАО «НТМДТ» (предыдущего правообладателя), ИП ФИО1 (нынешнего правообладателя) и ООО «НТ-МДТ» не заключалось. Вышеуказанные действия ответчика являются нарушением прав ИП ФИО1 на товарный знак № 188978, являются длительными, умышленными и как следствие, грубыми, причиняющими финансовые 3 А40-83721/22 убытки как непосредственно индивидуальному предпринимателю, так и компаниям, которые используют указанный товарный знак в рамках заключенных лицензионных договоров. 

Истец, пользуясь правом, установленным частью 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая факт нарушения ООО «НТ-МДТ» исключительных прав на товарный знак № 188978, полагает необходимым определить компенсацию в размере 83 220 000 руб. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом. 

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Как закреплено в подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. 

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 1229, 1252, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд первой инстанции установил, что истцу принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 188978, что лицами, участвующими в деле, не оспаривается; факт нарушения исключительного права на названный товарный знак при поставке товара по договору от 24.09.2019 подтвержден вступившими в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 14.02.2022 по делу № А40-64463/20, которое имеет для настоящего дела преюдициальное значение в силу положений части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; приняв во внимание доводы ответчика о том, что товарный знак (знак обслуживания) является средством индивидуализации товаров, работ, услуг и предназначен для достижения целей предпринимательской деятельности, прежде всего для достижения прибыли, в то время как ИП ФИО1 заключая лицензионный договор, предоставила право использования спорным товарным знаком ООО «Эмтион» за минимальное вознаграждение, которое лицензиатом никогда не выплачивалось более трех лет (в течение всего срока действия договора), следовательно действия истца по предоставлению права использования товарного знака сторонним организациям за незначительную сумму, возможно расценить как имитацию деятельности, направленной на создание видимости осуществления предпринимательской деятельности по использованию приобретенного товарного знака, что в совокупности с обстоятельствами предъявления в рамках настоящего дела компенсации в заявленном размере 83 220 000 рублей очевидным образом свидетельствует о намерении истца причинить вред ответчику путем подачи иска на заявленную сумму, усмотрел в действиях истца злоупотребления правом, что в силу части 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Принимая во внимание доводы апелляционной жалобы истца, суд апелляционной инстанции не может согласиться с данными выводами суда первой инстанции исходя из следующего.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 14 февраля 2022 года по делу № А40-64463/20, ООО «НТ-МДТ» запрещено использовать товарный знак по свидетельству № 188978 для товаров 9 класса МКТУ, в том числе «атомно-силовые микроскопы»; «сканирующие зондовые микроскопы», «микроскопы», без получения разрешения в установленном законом порядке, в частности: изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать, вводить в гражданский оборот иными способами или хранить для этих целей товары 9 класса МКТУ, на которых нанесено изображение товарного знака № 188978, в том числе, обязать прекратить предлагать к продаже с использованием сети Интернет на сайтах с доменными именами ooo.ntmdt.ru, ntmdt-si.ru или иными способами вводить в гражданский оборот товары 9 кл. МКТУ с изображение указанного товарного знака 

В рамках дела № А40-64463/20 судами установлено, что «при сравнении именно графических изображений возникает сходство до степени смешения. Фактически можно сделать вывод, что за исключением незначительного элемента – расположения красного треугольника по отношению к синему квадрату с круглым вырезом, два вышеуказанных графических изображения тождественны.» «Включение одного обозначения (графического – изобразительного элемента) в другое, используемое ответчиком, влечет сходство используемых обозначений. 

Суды в рамках указанного дела также установили, что «Товарный знак ответчика зарегистрирован исключительно для предоставления услуг по 42 классу МКТУ. Между тем, первоначальным правообладателем товарного знака № 188978 являлось ЗАО «Нанотехнология МДТ» (сокращенное фирменное наименование ЗАО «НТ-МДТ»). С момента учреждения ЗАО «НТ-МДТ» именно указанной компанией использовался товарный знак № 188978 для индивидуализации производимой продукции (СЗМ и АСМ – которые относятся к приборам для научных целей, то есть товарам 9 класса МКТУ), рядом с которым всегда размещалось коммерческое обозначение: «NT-MDT». 

Для иных товаров и услуг товарный знак № 188978 никогда не использовался, среди конечных потребителей данный товарный знак всегда ассоциировался с высокотехнологичным (наукоемким) оборудованием. Все вышеприведенные факты подтверждаются рекламным буклетом ЗАО «НТ-МДТ» за 2011 год и нотариально удостоверенным переводом показаний ФИО5 (бывшего генерального директора ЗАО «НТ-МДТ» и ООО «Измерительные приборы») от 28 февраля 2020 года, которые были представлены в Совет по рассмотрению споров и апелляций Ведомства по патентам и товарным знакам США. Наряду с прочим, истцом были представлены доказательства (в том 5 числе и фото) подтверждения факта использования ответчиком товарного знака № 188978 для индивидуализации товаров, относящихся к 9 кл. по МКТУ: в рамках исполнения Договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию № 31908298861-2205316 от 15 октября 2019 года, в части реализации п.п. 2.3. Приложения 2, ответчик осуществил поставку и сборку «Модуля комбинированного рассеивания» в Исследовательскую школу химических и биомедицинских технологий Томского Политехнического университета. 02 марта 2020 года экспертная комиссия осуществила проверку поставленного ответчиком товара и по итогам работы установила использование товарного знака № 188978 (графического изображения). 

Также факт использования товарного знака истца подтверждается договором о закупке товаров (работ, услуг) № 825390076277190000350000 (номер договора 19 04 68), заключенным 24 сентября 2019 года между ФГБУ науки «Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук» (ИАПУ ДВ РАН) и ответчиком на поставку многофункциональной автоматизированной системы ИНТЕГРА Спектра, цена договора составила 41 610 000 рубля 00 копеек. На поставленном в рамках данного договора оборудовании нанесен товарный знак, правообладателем которого является истец. Указанное оборудование - многофункциональная автоматизированная система ИНТЕГРА Спектра относится к товарам 9 кл. по МКТУ (но не к услугам, предусмотренным 42 кл. по МКТУ). 

Факт незаконного использования товарного знака № 188978 ответчиком также подтверждается копией протокола осмотра доказательств за 2016-2017 год – сайта ООО «НТМДТ», на котором имеются предложения к продаже СЗМ и АСМ, на которых нанесен спорный торговый знак. При этом в указанный период торговый знак № 725517, с датой приоритета 17 февраля 2018 года, не был зарегистрирован ответчиком. 

Пункт 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации и не связывает его с моментом получения исключительных прав правообладателя по договору об отчуждении товарного знака от прежнего правообладателя.». 

Таким образом, судами в рамках дела № А40-64463/20, установлен факт незаконного использования ответчиком товарного знака истца по свидетельству №188978. 

В силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к обстоятельствам освобожденным от доказывания относятся обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица

В подтверждение своих доводов о правомерности использования спорного товарного знака ответчиком не представлено договоров об отчуждении прав, о предоставлении лицензии (исключительной или неисключительной) между ЗАО «НТ-МДТ» (предыдущего правообладателя) и ООО «НТ-МДТ», равно как между ИП ФИО1 (нынешним правообладателем) и ответчиком. 

Вместе с тем, суд первой инстанции посчитал, что ответчик имел право использовать спорный товарный знак, так как являлся аффилированным с ЗАО «НТ-МДТ» компаниями.

Согласно пункту 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" контролирующее лицо также подлежит привлечению к субсидиарной ответственности и в том случае, когда после наступления объективного банкротства оно совершило действия (бездействие), существенно ухудшившие финансовое положение должника. Указанное означает, что, по общему правилу, контролирующее лицо, создавшее условия для дальнейшего значительного роста диспропорции между стоимостью активов должника и размером его обязательств, подлежит привлечению к субсидиарной ответственности в полном объеме, поскольку презюмируется, что из-за его действий (бездействия) окончательно утрачена возможность осуществления в отношении должника реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление платежеспособности, и, как следствие, утрачена возможность реального погашения всех долговых обязательств в будущем. 

В абзаце втором п. 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" указано, если допущенные контролирующим лицом нарушения явились необходимой причиной банкротства, применению подлежат нормы о субсидиарной ответственности, совокупный размер которой, по общим правилам, определяется на основании абзацев первого и третьего п. 11 ст. 61.11 Закона о банкротстве. 

Доводы ответчика о том, что он не имеет отношения  ни к ЗАО «НТ-МДТ», ни к его кредиторам в рамках дела о банкротстве подлежит отклонению, поскольку в рамках дела № А40-119764/16  было установлено, что ООО «НТ-МДТ» создано при участии его руководителя ФИО6 с целью получения прибыли в обход ЗАО «НТ-МДТ» и ООО «Измерительные приборы»; привлечение ООО «НТ-МДТ» (ИНН 

<

***>) к субсидиарной ответственности на 263 498 826 рублей вызвано умышленными и виновными действиями данной компании, а также группы лиц в составе ФИО5, ФИО6, ФИО6 и ФИО7 по выводу активов и банкротству ЗАО «НТ-МДТ» и ООО «Измерительные приборы». 

Истец обосновано полагает, что ООО «НТ-МДТ» пользуется репутацией третьего лица – ЗАО «НТ-МДТ», что подтверждается выданным УФАС по городу Москве предупреждением № 08-09/2021 о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства и вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 15.09.2021 по делу №А40-129633/21 (т. 5 л.д. 108-115).

Как отмечено в абзаце третьем пункта 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Таким образом, признание наличия в действиях истца по приобретению и использованию спорного знака обслуживания злоупотребления правом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права.

Вопрос о наличии в действиях лица признаков злоупотребления правом является вопросом факта, и подразумевает возможность его установления исходя из фактических обстоятельств конкретного дела и представленных в материалы дела доказательств.

 Вопреки позиции ответчика, обстоятельства использования спорного товарного знака ЗАО «НТ-МДТ» (предыдущим правообладателем) до приобретения исключительного права на товарный знак истцом подтверждаются сведениями, размещенными на сайте Российского агентства по патентам и товарным знакам, предыдущий правообладатель – ЗАО «НТ-МДТ», который использовал самостоятельно до конца 2015 спорный товарный знак, также заключал лицензионные договора (которые были зарегистрированы в установленном законом порядке) с ООО «Измерительные приборы» (ранее ЗАО «НТИ») и ООО «НТК». 

При этом данные компании, входящие в группу лиц (группу компаний) «НТ-МДТ» и/или «NT-MDT», аффилированные с ЗАО «НТ-МДТ», что подтверждается определениями Арбитражного суда города Москвы по делам № А40-119764/16-88-157 «Б» от 14.09.2022 и №А40-238657/17 от 24.03.2022 (том № 5 л.д. 45-98), оформляли свои правоотношения по использованию спорного товарного знака в установленном законом порядке, путем заключения соответствующих лицензионных и/или дистрибьютерских договоров. 

Ответчику, являющемуся контролирующим должника ЗАО «НТ-МДТ» лицом и привлеченным к субсидиарной ответственности по обязательствам данной компании, было хорошо известно о заключении данных лицензионных договоров с ООО «Измерительные приборы» (ранее ЗАО «НТИ») и ООО «НТК», а также о сумме ежемесячных платежей по данным лицензионным договорам в размере 2 100 000 рублей за право использования товарного знака по свидетельству РФ № 188978. 

Таким образом, ЗАО «НТ-МДТ», предыдущий правообладатель товарного знака по свидетельству РФ № 188978, использовал спорный товарный знак с 2000 года по конец 2018 года (как сам лично, так и через компании, которым предоставлено право использования товарного знака по лицензионным договорам).

Факт использования ИП ФИО1 спорного товарного знака с 2019 года при производстве и реализации товаров 9 класса по МКТУ, и соответственно получение прибыли в существенном размере (подтверждающееся представленными налоговыми декларациями (том  7 л.д. 18-23), установлен решением суда по делу № А40-64463/20 и имеет преюдиционное значение.

Таким образом, у суда первой инстанции не было оснований для выводов о злоупотреблении правом со стороны ИП ФИО1, со ссылкой на неиспользование товарного знака лично правообладателем.

Вместе с тем, направляя дело на новое рассмотрение Суд по интеллектуальным правам в постановлении указал, что суды первой и апелляционной инстанций не исследовали доводы ответчика о том, что представляя право использовать спорный товарный знак за незначительную сумму, предприниматель таким образом определил фактическую ценность данного средства индивидуализации. Обращение предпринимателя с иском к лицу, использующему сходное со спорным товарным знаком обозначение с иском о взыскании 83 220 000 рублей, не проверено судами на предмет наличия в действиях истца признаков намерения причинить другому лицу вред путем взыскания с него необоснованно высокой и не соответствующей определенной им самим ценности товарного знака компенсации.

Так опровергая доводы ответчика в части предоставления истцом права использования спорного товарного знака на незначительную сумму  ИП ФИО1 в материалы дела представлены лицензионные договора (в том числе копии, полученные в ФИПС), которые зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством (том 7 л.д. 36-60), согласно условиям которых вознаграждение Лицензиару за право использования товарного знака № 188978 составляет от 175 000 руб. до 1 675 000 руб. ежеквартально.

В тоже время истец, воспользовавшись правом, установленным подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, произвел расчет компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 188978 в размере 83 200 000 руб., исходя из в двукратного размера стоимости товара по договору о закупке товаров (работ, услуг) № 825390076277190000350000 (номер договора 19 04 68), а именно: (41 610 000 руб. х 2).

При избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой цены. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Суд апелляционной инстанции соглашается с доводами ответчика, что заявленный истцом размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 188978 исходя из в двукратного размера стоимости товара по договору о закупке товаров (работ, услуг) № 825390076277190000350000 (номер договора 19 04 68) является необоснованно завышенным,  и исходя из размера вознаграждения по представленным истцом лицензионным договорам не соответствующей определенной самим  истцом ценности товарного знака, в связи с чем полагает возможным снизить размер заявленной компенсации, установив баланс между применяемой к ответчику мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба, причиненного истцу нарушением его исключительных прав до однократной стоимости товара по договору о закупке товаров (работ, услуг) № 825390076277190000350000 (номер договора 19 04 68), а именно:  определить размер компенсации в сумме 41 610 000 руб. 

Суд апелляционной инстанции полагает, что данный размер компенсации не влечет недобросовестного обогащения истца, а также избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, при этом безусловно лишает последнего стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности.

Учитывая изложенное, оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд считает, что решение суда подлежит отмене.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 25.10.2023 по делу №А40-83721/22 отменить.

Взыскать с  ООО "НТ-МДТ" в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 компенсацию в размере 41 610 000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 203 000 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам. 

Председательствующий судья:  Д.В. Пирожков 

Судьи:  А.И. Трубицын 

 О.Н. Лаптева 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.