Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-66546/2020

29 ноября 2023 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  28 ноября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен  29 ноября 2023 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Виноградовой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАРТ" (адрес:  Россия 192283, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА. БУХАРЕСТСКАЯ, 89, ЛИТ.А, 12Н, ОГРН:  );

ответчики: 1) ФИО2; 

2) ФИО3; 

3) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК" (адрес:  Россия 192284, г. Санкт-Петербург, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Аллея Малая Каштановая, 9, 1, 420; Россия 193318, г. Санкт-Петербург, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Бадаева, 14, 2, 33; Россия 630108, ГОРОД. НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛИЦА. ШИРОКАЯ, ДОМ/3, ПОМЕЩЕНИЕ 1); 

4) Матвеев Вадим Валерьевич администратор домена; Суд по интеллектуальным правам (адрес:  Россия 121357, Москва, Москва, ул. Лермонтовская, д. 17; Россия 127254, Москва, Москва, Огородный пр-д,5,стр.2, ОГРН:  )

о взыскании

при участии

- от истца: ФИО7, доверенность от 20.12.2022 до перерыва;

- от ответчиков: ФИО8, до перерыва,

установил:

Истец - АО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАРТ" обратился в суд с иском о запрете ФИО2, ФИО3 и ООО "БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК" использовать товарный знак «ДОМОВОЙ», зарегистрированный по свидетельству № 591658, с датой приоритета от 24.12.2014 года, в предложениях к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью товаров, маркированных товарным знаком «Домовой» по свидетельству № 591658; о запрете ООО "БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК" самостоятельно или с привлечением третьих лиц изготавливать упаковку, маркированную с товарным знаком «ДОМОВОЙ» по свидетельству № 591658, об изъятии из гражданского оборота и уничтожить за счет ответчиков без какой бы то ни было компенсации товары, а у ООО "БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК" дополнительно упаковку, маркированную знаком «ДОМОВОЙ», находящиеся у ответчиков к моменту вступления в силу решения суда, о взыскании с ФИО2 и ФИО3 с каждого из ответчиков в размере 75 000,00 руб., а всего 150 000,00 руб.

По ходатайству истца к участию в деле привлечен ФИО6 в качестве ответчика-4, поскольку по сведениям, предоставленным АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» в арбитражный суд, указанное лицо является администратором доменного имени bolshoy.ru. 

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2022 судебные акты по делу отменены, дело передано на новое рассмотрение.

В своем постановлении суд кассационной инстанции указал: судами первой и апелляционной инстанции не учтено, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии в сравниваемых обозначениях совпадающих элементов. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения. Сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент "Домовой", который занимает центральное положение как в товарном знаке истца, так и в используемом ответчиками комбинированном обозначении. Суды первой и апелляционной инстанции поставили под сомнение охраноспособность словесного элемента "Домовой", входящего в состав товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 591658, тогда как данный словесный элемент в названном товарном знаке не дискламирован. Вывод об отсутствии у слова "Домовой" различительной способности выходит за рамки компетенции суда, рассматривающего спор о защите исключительного права на этот товарный знак. Судами не проведен анализ на предмет идентичности либо однородности товаров, предлагаемых к продаже ответчиками с использованием спорного обозначения, и товара 13-го класса МКТУ, для индивидуализации которого зарегистрирован товарный знак истца.

Определением от 09.11.2022 производство по делу было приостановлено. Определение отменено постановлением суда апелляционной инстанции от 17.02.2023.

Суд установил следующее.

Истец указывает, что является правообладателем комбинированного зарегистрированного товарного знака со словесным элементом «Домовой» № 591658, с датой приоритета от 24.12.2014 (Товарный знак «Домовой»).

В магазинах Ленинградской области и Санкт-Петербурга истцом обнаружен товар «Фонтан настольный ФН001003» «ДОМОВОЙ» (Товар).

Магазины принадлежат Индивидуальным предпринимателям ФИО2 и ФИО3.

На упаковке Товара имеется ссылка на сайт в сети Интернет www.bolshoy.ru. На странице в сети Интернет, находящейся по сетевому адресу https://www.bolshoy.ru/o-kompanii/, указано, что упаковка товара является собственной разработкой компании «Большой праздник».

На сайте в сети Интернет www.bolshoy.ru размещены также предложения о продаже товара «Фонтан настольный ФН001003» «ДОМОВОЙ».  

Истец полагает, что лицом, размещающим предложения о продаже товара «Фонтан настольный ФН001003» «ДОМОВОЙ», является ООО «БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), основываясь на данных, которые содержатся в заключении ООО «1 АРКА Консалтинг» от 31.08.2020 и протоколе осмотра письменных доказательств 78 АБ 9755392 от 20.01.2021.

По мнению истца, поскольку только за Истцом как правообладателем зарегистрированного товарного знака «ДОМОВОЙ» закреплено право на использование в своей деятельности обозначений с его использованием (в том числе в сети Интернет), иные лица вправе использовать любые обозначения, сходные до степени смешения с данным наименованием, только при наличии письменного согласия от Истца.

Поскольку Истец не давал разрешения на использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «Домовой», на упаковке товаров, которые реализуют индивидуальные предприниматели ФИО2 и ФИО3, а Ответчик ООО «БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК» предлагает к продаже на сайте www.bolshoy.ru, не заключал договоров, дающих право ответчикам реализовывать товары с упаковкой с обозначением «Домовой», не давал разрешения на изготовление ООО «БОЛЬШОЙ  ПРАЗДНИК» упаковки со спорным обозначением, указанные лица нарушают его права, как правообладателя товарного знака «Домовой».

В отношении ответчика ФИО6 истец указывает, что данное лицо несет ответственность за содержание информации на сайте www.bolshoy.ru как администратор домена, так как использование ресурсов сайта без его контроля невозможно, поскольку именно администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

В отзыве на иск ООО «Большой праздник» указывает, что не является и никогда не являлось администратором (владельцем) доменного имени www.bolshoy.ru. Общество не осуществляет обеспечение функционирования сервера с этим именем, поддержание сайта в работоспособном состоянии, обеспечение доступности сайта, осуществление резервного копирования компонентов сайта, осуществление резервного копирования параметров настройки баз данных, а также иные виды работ.

ООО «Большой Праздник» не является и никогда не являлось участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляло импорт спорного товара по контракту от 07.02.2017г. № PXR/Ru-17-2017. Прилагаемый Истцом сертификат соответствия №ТС RU C-CN.C325.A.00061 не содержит информации о том, что ООО «Большой Праздник» является импортером товара «Фонтан настольный ФН001003 ДОМОВОЙ».

ИП ФИО2 и ИП ФИО3 в отзыве указали, что к материалам дела не приобщены образцы приобретенного товара, а также фактические данные, подтверждающие принадлежность торговой точки Ответчикам, отсутствует видеозапись, непрерывно фиксирующая дату, время, место продажи контрафактного товара, процесс непосредственной его покупки в магазине. Таким образом, не доказано нарушение ответчиками исключительных прав истца.

В дополнениях к отзывам ответчики также указали, что спорное обозначение не имеет сходства до степени смешения с товарным знаком № 591658; действия Истца по государственной регистрации товарного знака № 591658 в отношении 13 класса МКТУ являются злоупотреблением правом.

Истец представил дополнительную позицию по иску, в которой указал, со ссылкой на Обзор судебной практики от 15.11.2023, что отсутствуют основания расценивать его действия как злоупотребление правом.

Ответчики указали, что решением Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2023, вступившим в законную силу, исковые требования ФИО2 удовлетворены: досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 591658 в отношении товара 13-го класса МКТУ "фейерверки".

Рассмотрев доводы сторон, обстоятельства дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (в том числе путем размещения обозначения тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком).

Принадлежность АО «УК «СТАРТ» товарного знака «Домовой» подтверждается свидетельством на товарный знак № 591658. МКТУ 13 указывает на право истца реализовывать фейерверки под товарным знаком «Домовой».  

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Исходя из вышеприведенных норм закона и позиций судебной практики, для установления факта нарушения исключительных прав на товарный знак значение имеет не только сходство товарного знака со спорными обозначениями, но и однородность товаров, фактически выпускаемых обладателем товарного знака и ответчиком, поскольку вероятность смешения может возникнуть лишь в случае обращения на рынке товаров, маркированных товарным знаком, и товаров, сходных или маркированных обозначением, сходным с ним до степени смешения.

Суд по интеллектуальным правам в деле N СИП-797/2021 пришел к выводу о высокой степени сходства товарного знака по свидетельству № 591658 и изображения, используемого ФИО2, по фонетическому и семантическому критериям, ввиду того что они включают в себя словесный элемент "Домовой", выполняющий основную индивидуализирующую функцию. Незначительные графические отличия являются второстепенными и не влияют на вывод о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Наряду с этим суд установил высокую степень однородности товаров 13-го класса МКТУ "фейерверки", для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, и товаров пиротехнического назначения, которые предполагает реализовывать ФИО2

Между тем, суд констатировал недоказанность использования АО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАРТ" спорного товарного знака в установленный трехлетний период.

По результатам оценки документов, представленных АО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАРТ" (в частности, заключения общества с ограниченной ответственностью "1 АРКА Консалтинг" от 31.08.2020, скриншотов с сайта tddomovoy.ru и интернет-страниц в социальных сетях, приказа об утверждении бланка с товарным знаком "Домовой", чеков), суд пришел к выводу о том, что они не подтверждают использование спорного товарного знака в отношении товара 13-го класса МКТУ "фейерверки" в соответствующий трехлетний период.

Заключение общества с ограниченной ответственностью "1 АРКА Консалтинг" от 31.08.2020 составлено по заказу АО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАРТ" и само по себе не подтверждает ввод товара в гражданский оборот, скриншоты социальных сетей не содержат сведений об использовании спорного товарного знака в отношении товара "фейерверки", представленная на сайте ответчика информация о пневмохлопушках и чеки об их реализации также не подтверждают использование товарного знака в отношении товара "фейерверки", поскольку указанная продукция не является пиротехническим изделием.

АО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАРТ" не представил надлежащих доказательств использования спорного товарного знака в соответствующий трехлетний период за вычетом вышеуказанного непродолжительного периода времени, объявленного нерабочими днями (мораторий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)).

Согласно пункту 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Участвующие в настоящем деле лица также являлись участниками указанного судебного процесса.

Таким образом, является установленным тот факт, что в период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака (с 25.05.2018 по 24.05.2021) включительно, товарный знак для товаров спорной категории не использовался, товар истцом фактически не выпускался.

Исходя из этого, на момент подачи настоящего иска исключительные права истца на данный товарный знак не могли быть нарушены ответчиками, поскольку в отсутствие на рынке однородных товаров истца потребители не могли быть введены в заблуждение относительно принадлежности товара производителю.

Кроме того, требования истца о запрете использования спорного обозначения подлежат исполнению на будущее время, тогда как на момент вынесения настоящего решения прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 591658 в отношении товара 13-го класса МКТУ "фейерверки".

При таких обстоятельствах иск не подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.