ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-74768/2023

14 марта 2024 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     12 марта 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме  14 марта 2024 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Горбачевой О.В.

судей  Геворкян Д.С., Загараевой Л.П.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем с/з ФИО1

при участии:  

от истца: ФИО2 по доверенности от 02.05.2023

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 10.01.2024

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-4528/2024) ООО "Барус Инструмент" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.12.2023 по делу № А56-74768/2023, принятое

по иску ООО "Юниконт СПБ"

к ООО "Барус Инструмент"

о взыскании, 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Юниконт СПБ" (далее - общество, истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  с исковым заявлением, уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ,  к ООО "БАРУС ИНСТРУМЕНТ" (далее - ответчик) о взыскании компенсации за нарушение права на товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969 в размере 1 000 000 рублей.

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены.

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт.

В судебном заседании представитель ответчика доводы жалобы поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель истца с жалобой не согласился, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.  

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "UNIMACH", зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству Российской Федерации N 424969, приоритет товарного знака установлен с 04.03.2009.

Товарный знак зарегистрирован  в отношении 

07  класса МКТУ – держатели для режущих инструментов машин, станков; инструменты режущие (детали машин); корпуса машин; машины гибочные; машины для гофрирования, теснения; машины для доводки; машины для штамповки; машины правильные; машины резальные; машины формовочные; механизмы зубчатые; механизмы подающие (детали машин); направляющие машин, станков; ножи (детали машин); ножи электрические; ножницы электрические; передачи зубчатые; передачи редукционные понижающие; передачи силовые; прессы (машины промышленные); прессы штамповочные (для горячей штамповки); приводы (трансмиссии) для машин; резаки (детали машин); станины машин; станки; станки металлообрабатывающие; станки фрезерные; суппорты станков (детали машин); устройства для управления машинами или двигателями; 

09 класса МКТУ – аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях]; 

42 класса МКТУ – изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования технические; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; экспертиза инженерно-техническая.

В обоснование исковых требований истец указал на следующие обстоятельства:

 на 23-ей международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообработка-2023» (далее – Выставка), проходившей с 22 по 26 мая 2023 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр», Правообладатель выявил нарушение исключительного права на товарный знак «UNIMACH» по свидетельству Российской Федерации № 424969:

в первом павильоне на стенде под номером 1D20 неограниченному кругу лиц демонстрировался и предлагался  каталог  «расходные материалы  для лазерной резки», в котором  использовано обозначение  Unimash®, сходное до  степени смешения с товарным знаком, по свидетельству Российской Федерации № 424969;

обозначение "UNIMACH" используется также ответчиком непосредственно на сайте https://www.avito.ru при предложении к продаже расходников для лазерной резки. В предложении к продаже  своей       продукции при описании  ответчик указывает: «расходники для станков лазерной резки. Всегда в наличии расходники для оптических лазерных режущих голов … UNIMACH и многих других.».  

В рамках соблюдения досудебного порядка урегулирования спора истцом в адрес ответчика направлено претензионное письмо с требованием о прекращении использования  обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком и выплате компенсации.

Претензионное письмо в части выплаты компенсации оставлено ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения с исковым заявлением в суд.

Суд первой инстанции установил, что материалами дела подтверждаются действия ответчика, свидетельствующие о незаконном использовании словесного обозначения «Unimash» и  "UNIMACH", сходных до степени смешения с товарным знаком "UNIMACH" по свидетельству на товарный знак Российской Федерации N 424969, что является нарушением исключительного права истца.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы  апелляционной жалобы, считает решение суда первой инстанции  подлежащим изменению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения.

в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В силу пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Материалами дела установлено,  что  истец является правообладателем товарного знака "UNIMACH", зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству Российской Федерации N 424969.

Факт использования обозначений «Unimash»  в каталоге, распространяемом на выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообработка-2023» и  "UNIMACH", при предложении  к продаже товаров на торговой площадке https://www.avito.ru, подтверждается материалами дела и не оспаривается ответчиком.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

С учетом установленной степени сходства обозначений, а также однородности товаров  суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Материалами дела установлен  как факт  изготовления ответчиком  каталога «Расходные материалы  для лазерной резки», так и его распространение на выставке.

На странице № 6 Каталога отражена информация «Компания Барус Инструмент» - поставщик  расходных материалов  и некоторых запчастей для широкого  спектра оптоволоконных и СО2 лазерных станков резки металла. Всегда в наличии  на складе наиболее  популярные позиции расходных материалов совместимых со станками  широко распространенными  на нашем рынке. К данным позициям можно отнести комплектующие голов лазерных станков  таких  фирм как: …  Unimash® … В каталоге  представлен ассортимент комплектующих для  станков  резки, чистки и сварки, лазерной  оснастки: Лазерные  сопла, керамические держатели, защитные стекла, фокусные и коллиматорные линзы, головы и комплектующие лазерных станков. В каталоге представлены позиции для комплектующих  станков с головами следующих производителей: … Unimash® - российский производитель технологических  комплексов обработки металла и занимается изготовлением и поставками  станков лазерной резки и листогибочного оборудования. Это действительный пример отечественной компании, которая производит оборудование достойное конкуренции  с мировыми  лидерами отрасли».

На указанной  странице также  указана Правовая Информация: … Unimash® … - зарегистрированные  торговые марки.  Торговые марки, приведенные в каталоге – собственность соответствующих компаний и упоминаются исключительно  для справок. Марки машин, детали, описания и номера моделей упоминаются  здесь исключительно для удобства  проверки совместимости.

На странице 20 каталога  отражена информация: ОЕМ части для голов производителя Unimash®, …, ОЕМ Сопла для голов Unimash®,…, на странице 22 каталога информация:  ОЕМ Защитные секла для голов Unimash®, …, ОЕМ Линзы для голов Unimash®.

При этом, ответчиком установлено, что при изготовлении каталога была допущена ошибка в  наименовании торговой  марки  "UNIMACH", в связи с чем в каталоге  указано обозначение Unimash.

Обозначение "UNIMACH" на сайте https://www.avito.ru  использовано при предложении к продаже расходников для лазерной резки. В предложении к продаже  своей            продукции при описании товара   ответчик указывает: «расходники для станков лазерной резки. Всегда в наличии расходники для оптических лазерных режущих голов … UNIMACH и многих других.».  

По мнению ответчика, обозначения, сходные до степени смешения, использованы  в каталоге и  на сайте https://www.avito.ru  в качестве справочной информации,  определяющей, что  производимые и реализуемые  расходные материалы  может быть совместимы со оборудованием, производимым  и маркированным  товарным знаком  по свидетельству  № 424969.

Доводы ответчика о том, что в рассматриваемом случае использование ответчиком товарного знака истца  в каталоге и на сайте носило информационный характер, целью которого является информирование неопределенного круга лиц о совместимости запасных частей с оборудованием, маркированным товарным знаком  по свидетельству  № 424969, признаются ошибочными, поскольку доказательства   наличия  поручения или согласия истца  на информирование покупателей о своей продукции и ее совместимостью с продукцией ответчика  не предоставлены.

Аналогичная позиция изложена также в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2022 N С01-1327/2021 по делу N А65-26298/2020 (Определением Верховного Суда РФ от 01.11.2022 N 306-ЭС22-20113 отказано в передаче дела N А65-26298/2020 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства данного постановления).

Какие-либо доказательства, подтверждающие передачу ответчику исключительных прав на использование вышеуказанного товарного знака, в материалах дела отсутствуют.

По  мнению суда апелляционной инстанции, информация, содержащая указание на товарный знак, принадлежащий истцу, размещена ответчиком для привлечения внимания к продукции, производимой ответчиком. 

Из искового заявления следует, что компенсация рассчитана истцом на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения), размер компенсации в сумме 1 000 000 рублей обоснован, по мнению истца,  высокой степенью посещаемости   выставки «Металлообработка-2022»,  наличия в каталоге  ссылки на  сайт ответчика, что обеспечивает  в свою очередь  высокую посещаемость данного интернет ресурса и могло способствовать  отвлечению потенциальных  покупателей  Правообладателя, нарушение является грубым.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд первой инстанции  признал  заявленные размер  компенсации в сумме 1 000 000 рублей соответствующим допущенному нарушению  и отвечающему принципам соразмерности и разумности.

Вместе с тем,  судом первой инстанции не учтено то обстоятельство, что  ответчиком не  допущено использование обозначения, сходного до степени смешения  с товарным знаком истца, в виде маркировки собственной продукции.

В каталоге и на сайте размещена информация о конкретном товаре, производимом истцом,  со ссылкой на совместимость  запасных частей с оборудованием, производимым  с использованием товарного знака по свидетельству № 424969. При этом,  в каталоге  имеется прямая ссылка на производителя оборудования и указание, что обозначение (торговая марка) используется только в качестве справочной информации.

Использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в целях продвижения собственного товара, с точным указанием товарного знака в качестве обозначения оборудования,  с которым  имеется совместимость, хотя и создает  опасность возможности  возникновения у  потенциального потребителя мнения о том, что производителем  запасных частей, предлагаемых к продаже  ответчиком является истец, однако   с учетом  опубликованного текста  как в каталоге, так и в описании товаров на сайте, свидетельствует о том, что фактическим производителем товара является ответчик. 

Указанные обстоятельства имеют существенное значение для определения размера компенсации и  подлежат  учету.

Истец ссылаясь в исковом заявление о том, что использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, могло способствовать  отвлечению потенциальных  покупателей  Правообладателя,  не предоставил в суд допустимых и относимых доказательств, что  после  проведения выставки и распространения каталога, а также опубликования предложений к продаже запасных частей  на Авито, снизились продажи расходных материалов к  производимому оборудованию, маркированному спорным товарным знаком.

Принимая во внимание тот факт, что  ответчиком  обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, использовано для  информирования потребителей о  совместимости запасных частей с оборудованием, производимым  с использованием товарного знака, товарный знак на товаре не размещался, на момент рассмотрения дела  в суде первой инстанции  ответчик прекратил использование обозначения, нарушение не носило грубый характер (в каталоге  размещена информация  о производителе оборудования, правообладателе товарного знака), фактов неоднократности не установлено, доказательства  вероятных имущественных потерь соотносимых  с заявленной к  взысканию компенсации  в материалы дела не предоставлено,  а также принимая во внимание низкую стоимость расходных материалов, предлагаемых к реализации ответчиком (250 рублей), использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, не является существенной частью хозяйственной деятельности ответчика,  с учетом принципов разумности и соразмерности последствиям нарушения, апелляционный суд приходит к выводу, что в рассматриваемом случае компенсация подлежит определению в размере 300 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции считает, что размер компенсации в сумме 300 000 рублей является достаточным, чтобы возместить возможные материальные потери истца вследствие нарушения его исключительного права на товарный знак, а также достаточной для того, чтобы ответчик впредь не нарушал исключительные права истца.

На основании изложенного решение суда первой инстанции подлежит изменению.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии с положениями ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями  269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области  от 29.12.2023 по делу N А56-74768/2023 изменить, изложив резолютивную часть решения в следующей редакции.

Взыскать с ООО "БАРУС ИНСТРУМЕНТ" (ИНН 

<

***>) в пользу ООО "ЮНИКОНТ СПБ" (ИНН 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969, в размере 300 000 рублей,  расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 900 руб.

В остальной части в удовлетворении  требований отказать. 

Производство по требованию об обязании ответчика прекратить использование любых обозначений, сходных с товарным знаком «UNIMACH», прекратить.

Постановление  может  быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

О.В. Горбачева

Судьи

 

Д.С. Геворкян

 

Л.П. Загараева