РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-133892/23-134-754

25 декабря 2023 года

город Москва

Резолютивная часть решения объявлена  07 декабря 2023 г.

Решение в полном объёме изготовлено 25 декабря 2023 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Титовой Е.В.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению: 

истец 1: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА» (192174, 

<

...>, ЛИТЕР Е, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.12.2005, ИНН: 

<

***>) 

истец 2: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНИКОНТ СПБ» (192174, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КИБАЛЬЧИЧА УЛ, Д. 26, ЛИТЕРА Е, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.04.2005, ИНН: 

<

***>) 

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИТ ТЕХНОЛОГИЕН» (117105, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, ВАРШАВСКОЕ Ш., Д. 1А, ПОМЕЩ. 3К/1П, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2006, ИНН: 

<

***>) 

о взыскании в пользу истца 1 компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «UNICONT» по свидетельству № 409013 в размере 100 000 руб., о взыскании в пользу истца 2 компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «UNICONT» по свидетельству № 409013 в размере 700 000 руб., 

при участии в судебном заседании:

от истцов: ФИО2, (паспорт, доверенность № 15 от 02 мая 2023 года, доверенность № 40 от 02 мая 2023 года, диплом); 

от ответчика: ФИО3, (паспорт, доверенность № б/н от 29 ноября 2023 года, диплом);

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА» (далее – истец 1), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНИКОНТ СПБ» (далее – истец 2)  обратились в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИТ ТЕХНОЛОГИЕН» (далее – ответчик) о взыскании в пользу истца 1 компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «UNICONT» по свидетельству № 409013 в размере 100 000 руб., о взыскании в пользу истца 2 компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «UNICONT» по свидетельству № 409013 в размере 700 000 руб. 

Представитель  Истцов в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель Ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по доводам отзыва на иск и дополнений к нему.

Рассмотрев материалы дела, основания и предмет заявленных требований, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, на основании следующего.

Как следует из материалов дела, 20.05.2010 года зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 409013  для товаров 09 класса МКТУ, правообладателем которого являлось Общество с ограниченной ответственностью «Юниконт СПб» (ИНН: 

<

***>) (далее - «Истец 2», ООО «Юниконт Спб»). 27.03.2023 года зарегистрирован переход права на Товарный знак на основании Договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг, согласно которому Правообладателем Товарного знака с даты регистрации договора (27.03.2023 г.) является Общество с ограниченной ответственностью «НПК Морсвязьавтоматика» (ИНН: 

<

***>) (далее - «Правообладатель», ООО «НПК МСА», Истец 2).

В обоснование заявленных требований истцы указали, что обнаружили и зафиксировали факт неправомерного использования товарного знака путем предложения к продаже товаров на интернет-сайте https://it-t.ru/. Согласно сведениям, размещенным на Сайте и визуально исследованными Истцами, ООО «ИТ ТЕХНОЛОГИЕЙ» (Ответчик) предлагает неопределенному кругу лиц приобрести «Ультразвуковой уровнемер для небольших емкостей UNICONT PSW», являющийся товаром 09 класса МКТУ, в наименовании которого используется обозначение «UNICONT». Сходство является высоким, поскольку фонетически и графически сопоставляемые словесные элементы идентичны.  С целью фиксации представленной на ресурсе https://it-t.ru/ информации произведены распечатки, товар позиционировался как произведенный компанией NIVELCO, Венгрия. Из осмотра электронной страницы https://it-t.ru/prod/nivelco_process_control_co/ следует, что неограниченному кругу лиц предлагается товар, однородный к тем, которым предоставлена правовая охрана по товарному знаку «UNICONT» по свидетельству № 409013. 

В адрес Ответчика Истцами была направлена претензия за исх. № 943/2 от 10.05.2023 с требованием выплаты компенсации, рассчитанной по правилам пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ

Поскольку инициированный досудебный порядок урегулирования спора не принес положительного результата, истец обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд исходит из следующего.

В подтверждение факта использования объектов исключительных авторских прав истца в материалы дела представили скриншоты осмотра спорного сайта в информационной-телекоммуникационной сети Интернет.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика, в свою очередь, входит доказывание законности использования спорного обозначения. 

Исковые требования Истцов основаны на том, что Ответчиком нарушены исключительные права на товарный знак «» по свидетельству РФ № 409013, зарегистрирован в отношении товаров 09 Класса МКТУ.

Из материалов дела следует, что на сайте, фактическим владельцем которого является ответчик, размещены товары с обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком, права на которые принадлежат истцам, также указаны наименование и цена товара, а также зафиксирована функция заказа товаров.

Возражая против удовлетворения исковых требований, Ответчик ссылается на отсутствие нарушения исключительных прав Истцов в связи с наличием договорных отношений с производителем Nivelco Process Control Company, продукция которого представлена на сайте Ответчика, что исключает возможность применения понятия «контрафактный» по отношению к используемому обозначению. Ответчик также указывает на то, что указание производителя исключает вероятность смешения с Истцами.

Доводы Ответчика о том, что перечень продукции, размещённый на сайте https://it-t.ru/ по совпадению буквенных обозначений «UNICONT», является товаром производства производителя Nivelco Process Control Company подлежат отклонению, поскольку в рассматриваемом случае предъявление покупателю (неограниченному кругу лиц - посетителям сайта) каталога продукции, в содержании которого установлено наличие спорных обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истцов, для последующего выбора и заказа товара является предложением к продаже.

В данном случае требование заявлено ввиду предложения товаров к продаже (заказу) неограниченному кругу лиц, а не ввиду реализации товара с признаками контрафактности. При этом материалами дела подтверждено, что деятельность, осуществляемая Ответчиком, подразумевает предложение к продаже товаров со спорным обозначением «UNICONT», что является нарушением исключительных прав Истцов.

Кроме того, Ответчик приводит доводы о том, что он является дистрибьютером венгерского производителя Nivelco, в ассортимент которого входят продукты модельного ряда под обозначением UNICONT, а данная организация является правообладателем словесного товарного знака «unicont», зарегистрированного в Национальном ведомстве интеллектуальной собственности Венгрии (Регистрационный номер 175391, Приложения №3-4) по 9 классу МКТУ - Трансформаторы тока со входом по току и/или напряжению и цифровой индикацией. По мнению Ответчика, введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации с согласия венгерской компании Nivelco, являющейся правообладателем товарного знака «unicont», товаров под обозначением UNICONT в соответствии со ст. 1487 Гражданского кодекса не является нарушением исключительного права на товарный знак истцов.

Отклоняя доводы Ответчика в данной части, суд исходит из недоказанности обстоятельств получения Ответчиком разрешения у  правообладателя товарного знака с обозначением «UNICONT», правовая охрана которого действовала бы на территории Российской Федерации.

Доводы Ответчика о необходимости оформления нотариального осмотра интернет-страниц, а также отсутствия полномочий ФИО4  на осмотр сайта Ответчика, отклонены, представленная истцами совокупность доказательств в обоснование своей позиции признана достаточной, поскольку адрес интернет-страницы, с которой сделана распечатка - каждая зафиксированная интернет -страница в адресной строке содержит необходимые сведения (вверху каждой зафиксированной странице отображается адресная строка), каждая зафиксированная интернет-страница в правом нижнем углу зафиксировала также дату и точное время фиксации доказательства.

Доказательств, опровергающих обстоятельства, зафиксированные истцами на досудебной стадии, ответчиком не представлено. При этом решающее правовое значение для дела имеет сам факт неправомерного использования товарного знака истцов. Аргументы Ответчика не опровергают доказанность факта нарушения, поскольку сведения, полученные с использованием сети Интернет, в отсутствие установленных судом пороков в средствах и методах их получения не могли быть необоснованно исключены из доказательственной базы по делу. 

В целях установления обстоятельств наличия либо отсутствия факта нарушения Ответчиком исключительных прав Истцов на товарный знак, судом проведён сравнительный анализ сходства товарного знака Истцов и обозначений, используемых Ответчиком, а также проведён анализ однородности товаров.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, а также нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10). 

В абзаце пятом пункта 162 постановления от 23.04.2019 N 10 указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Сравнив обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, с обозначением, используемым Ответчиком, можно утверждать о том, что указанные выше обозначения фонетически, семантически и графически (визуально), а также в силу производимого общего зрительного впечатления, обусловленного наличием общего элемента, имеющего словесный характер - «UNICONT», сходны до степени смешения с товарным знаком истца и могут ввести в заблуждение потребителя относительно лица, предлагающего к продаже товары.

Предлагаемый к продаже на сайте ответчика товар является электрическим товаром, относящимся к 09 классу МКТУ, в предложении к продаже указано обозначение «UNICONT», сходное до степени смешения со словесным элементом товарного знака «UNICONT» по свидетельству № 409013. Материалами дела подтверждена однородность части товаров 9 класса МКТУ. в отношении которых действует правовая охрана Товарного знака к товарам, в отношении которых использовалось обозначение «UNICONT PSW».

Суд также отмечает, что размещение на сайте ответчика каталога продукции со спорным обозначением, для последующего выбора и заказа продукции , является фактическим предложением к продаже, осуществленным в нарушение требований закона без получения согласия правообладателя .

В результате исследования представленных в материалы дела доказательств установлено наличие сходства сравниваемых обозначения и товарного знака, а также однородность товаров, в отношении которых ответчиком использовано спорное обозначение, с товарами, для которых зарегистрирован товарный знак истцов.

Поскольку материалами дела подтвержден факт наличия у истцов исключительных прав на товарный знак, в отношении которого заявлены исковые требования, а также факт нарушения ответчиком исключительных прав истцов, взыскание с ответчика компенсации за каждое нарушение исключительных прав правомерно.

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя, вместо возмещения убытков, выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. 

Из чего следует, что размер компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяется судом исходя из характера нарушения. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 62 Постановления N 10, по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Заявленная истцом компенсация 100 000руб. надлежащим образом обоснована нормативно и подкреплена собранными по нарушению доказательствами, в связи с чем исковые требования, заявленные истцом 1 о взыскании компенсации 100 000руб. подлежат удовлетворению.

Вместе с тем, суд полагает, что компенсация в заявленном истцом 2 размере 700 000руб. является чрезмерной, не соответствует требованию справедливого судебного разбирательства, а также принципу соразмерности гражданско-правовой ответственности и, тем самым, приводит к осуществлению прав истца с нарушением прав и свобод ответчика сверх меры, в какой это необходимо в целях защиты. 

Исходя из характера и длительности нарушения, также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд считает необходимым снизить сумму взыскиваемой компенсации, взыскиваемой в пользу истца 2, до 100 000 руб. По убеждению суда, установленный размер компенсации соразмерен последствиям совершенного ответчиком нарушения, является необходимой и достаточной санкцией, направленной, с одной стороны, на восстановление имущественного положения правообладателя, а с другой, на стимулирование ответчика к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности, способствует восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя.

Расходы на оплату государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 1225, 1229, 1252,  1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ИТ Технологиен» (ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «НПК Морсвязьавтоматика» (ИНН: 

<

***>) компенсацию в размере 100 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 000 руб. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ИТ Технологиен» (ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Юниконт СПБ» (ИНН: 

<

***>) компенсацию в размере 100 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 427 руб. 60 коп. 

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья:                                                                             Е.В.Титова