№ 09АП-30846/2020-ГК

Дело № А40-8288/20

г. Москва

25 декабря 2020 года

Резолютивная часть постановления объявлена 07 октября 2020 года 

Постановление

 изготовлено в полном объеме 25 декабря 2020 года 

Судья Девятого арбитражного апелляционного суда Н.И. Левченко (единолично),

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А40-8288/20, 

принятое судьей Е.Н. Киселевой в порядке упрощенного производства, 

по иску Индивидуального предпринимателя ФИО2 

(ОГРНИП 311028012400084)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Лента.Ру»

(ОГРН: 

<

***>; 115280, 

<

...>, помещение 21фа1)

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Рамблер Интернет Холдинг»

о взыскании 50 000 рублей компенсации

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: извещен, представитель не явился

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 02.07.2020

от третьего лица: ФИО4 по доверенности от 02.07.2020

У С Т А Н О В И Л:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее –   ИП ФИО2, истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью «Лента.Ру» (далее – ООО «Лента.Ру», ответчик) о взыскании 50 000 рублей компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ №№ 332894, 634741, принадлежащими истцу.

Исковые требования заявлены на основании статей 1491, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы тем, что истец является правообладателем товарных знаков, содержащих слово «Мотор» по свидетельствам РФ № 332894 и № 634741, зарегистрированных в том числе в отношении перечня услуг 35 класса МКТУ.

ИП ФИО2 ссылается на использование ответчиком обозначение «motor» на сайте в сети Интернет https://motor.ru/, а также в доменном имени этого сайта, в частности для продвижения товаров третьих лиц без заключения с истцом лицензионного договора на использование товарных знаков, тогда как по мнению истца используемое ответчиком обозначение «motor» является сходным до степени смешения с товарными знаками истца.

Истец заявляет, что ответчиком были оказаны услуги с использованием обозначения, сходным до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцу, на сумму более 15 млн. рублей за последние три года до даты предъявления претензии. В связи с этим, сторона полагает, что имеет право на компенсацию в размере 30 млн. рублей, равной двукратному размеру стоимости оказанных услуг с использованием товарных знаков истца.

В тоже время истец заявил требование о взыскании 50 000 рублей компенсации.  

Определением арбитражного суда первой инстанции от 29.01.2020 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), о чем стороны извещены надлежащим образом.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 20.05.2020 иск удовлетворен.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, истец, ответчик, Общество с ограниченной ответственностью «Рамблер Интернет Холдинг» (далее – ООО «Рамблер Интернет Холдинг») в порядке статьи 42 АПК РФ, обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами.

Истец просил изменить мотивировочную часть решения от 20.05.2020, исключить довод о том, что истец воспользовался правом, установленным подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а также довод о соразмерности размера взыскиваемой компенсации в сумме 50 000 рублей.

Информация о принятии апелляционных жалоб вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу (www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.08.2020 суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, ООО «Рамблер Интернет Холдинг» привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельны[ требований относительно предмета спора.

При этом суд исходил из наличия между ответчиком и ООО «Рамблер Интернет Холдинг» лицензионного договора на использование товарных знаков «Мотор» и «Motor», которыми владеет  ООО «Рамблер Интернет Холдинг». При этом рассмотрение вопроса сходства до степени смещения товарных знаков истца и лица, предоставившего ответчику права на использование собственных товарных знаков, с учетом классов МКТУ на которые они распространяются, затрагивает права правообладателя на использование принадлежащих ему товарных знаков, и при постановке вывода о сходстве до степени смещения товарных знаков наличествуют правовые последствия в виде ограничения исключительных права правообладателя товарного знака.

В заседании суда апелляционной инстанции 07.10.2020 представители ответчика и третьего лица против удовлетворения иска возражали.

Истец, надлежащим образом уведомленный о времени и месте судебного заседания, в суд для участия в разбирательстве не явился.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей ответчика и третьего лица, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы от 20.05.2020 подлежит отмене, а исковые требования оставлению без удовлетворения на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, товарный знак приобретен истцом по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак у ООО «Строительная база «Курумоч» (ОГРН 

<

***>, зарегистрировано 12.04.2005, деятельность прекращена 07.12.2012, конкурсное производство завершено определением АС Самарской области от 23.10.2012 по делу № А55-20170/2011) по договору об отчуждении исключительного права от 13.03.2017  № РД0218236.

Указанный товарный знак был приобретен истцом в рамках процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица ООО «Строительная база «Курумоч», о чем указано в определении Арбитражного суда Самарской области от 13.04.2017 по делу № А55- 11771/2016.

Товарный знак был приобретен ООО «Строительная база «Курумоч» у первоначального правообладателя - ООО «Научно-производственное объединение «Мотор» (ОГРН 

<

***>, зарегистрировано 16.02.2001, деятельность прекращена 24.12.2009, конкурсное производство завершено определением арбитражного суда Самарской области от 30.01.2013 по делу № А55- 12033/2010) по договору об отчуждении исключительного права 03.02.2012 № РД0094229.

ООО «Научно-производственное объединение «Мотор» непосредственно перед отчуждением товарного знака в пользу ООО «Строительная база «Курумоч» были изменены отдельные элементы товарного знака, удален словесный элемент, указывающий на изначального правообладателя, о чем 27.01.2012  внесена запись в Госреестр.

При этом товарный знак до и после внесения изменений не использовался, поскольку деятельность ООО «Научно-производственное объединение «Мотор» была прекращена 24.12.2009, а деятельность ООО «Строительная база «Курумоч» была прекращена 07.12.2012. 

Как указывает истец, он предоставил ООО «Дубрава» неисключительную лицензию на срок действия исключительного права на товарный знак № 332894 на территории РФ в отношении всех услуг (договор зарегистрирован в Государственном реестре 28.06.2018). При этом истец подтверждает, что самостоятельно данный товарный знак не использует.

Вместе с тем истцом не предоставлен лицензионный договор с ООО «Дубрава», а равно и доказательства его стоимости и исполнения. Использование ООО «Дубрава» товарного знака № 332894 подтверждается только видеофайлом, из которого видно наличие баннера и распечаткой информации на бумажном листе у входа в помещение, где указано «магазин МОТОР» и реквизиты ООО «Дубрава».

При этом из представленного в видеофайле кассового чека следует, что место расчетов - «магазин Автозапчасти», а не «магазин МОТОР», как утверждает истец. Таким образом, представленные истцом доказательства противоречат друг другу.

Из видеофайла также следует, что в непосредственной близости к входу в здание по адресу нахождения ООО «Дубрава» (Республика Башкортостан, 

<

...>) присутствуют баннеры следующего содержания: «Автозапчасти», «Все для рыбалки», «Товары для дома и сада», «УфаРитуал.рф», «СтройМаркет». При таких обстоятельствах достоверно установить из представленного видеофайла, кто именно и какую деятельность осуществляет под спорным обозначением «Мотор», а также куда зашло лицо, осуществлявшее видеосъемку, не представляется возможным.

Кроме того, лицензиат истца и ответчик осуществляют деятельность в различных регионах страны, что также подтверждает отсутствие вероятности или угрозы смешения обозначения ответчика и товарных знаков истца.

При этом необходимо принять во внимание также то, что представленная в видеофайле вывеска не является непосредственным воспроизведением торгового знака, принадлежащего истцу, поскольку имеет иное графическое начертание и дополнительное слово «Автозапчасти».

Из изложенного следует, что доказательств использования истцом товарного знака № 332894 при оказании услуг по рекламе и продвижению товаров (для третьих лиц) не представлено.

Товарный знак истца по свидетельству РФ № 634741 зарегистрирован истцом 02.11.2017 с приоритетом от 18.07.2016. Данный товарный знак имеет незначительные графические отличия от знака № 332894 - более светлый цвет и иная нижняя часть букв.

Доказательств использования самим истцом товарного знака № 634741 (в том числе путем привлечения лицензиата) при оказании услуг по рекламе и продвижению товаров (для третьих лиц) не представлено.

Использование ответчиком обозначения «motor» осуществляется под контролем правообладателя поскольку ООО «Лента.Ру» использует товарный знак в рамках корпоративных отношений с ООО «Рамблер Интернет Холдинг».

Согласно сведениям ЕГРЮЛ на момент заключения лицензионного договора единственным учредителем ООО «Лента.Ру» и ООО «Рамблер Интернет Холдинг» являлось Тексо Холдинг Лимитед, а генеральным директором было одно лицо.

С 12.07.2019 и до настоящего времени учредителем ООО «Рамблер Интернет Холдинг»  является ООО «Эпоха Диджитал», а учредителем ООО «Лента.Ру» с 24.01.2017 до настоящего времени является ООО «Рамблер&Ко Медиа». В свою очередь, учредителем ООО «Рамблер&Ко Медиа» с 12.07.2019 также является ООО «Эпоха Диджитал».

Таким образом, с момента заключения лицензионного договора до настоящего времени ООО «Лента.Ру» и ООО «Рамблер Интернет Холдинг» входят в одну группу компаний и используют товарный знак № 482582 в рамках корпоративных отношений, а ответчик является аффилированным лицом по отношению к третьему лицу.

При этом предоставление правовой охраны товарному знаку третьего лица не оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Имеющиеся визуальные отличия обозначения, используемого ответчиком, от товарных знаков истца не позволяют сделать вывод о наличии сходства до степени смешения между этими обозначениями.

Так, товарные знаки истца содержат словесное наименование «Мотор», а слово «motor» у ответчика выполнено иным шрифтом и используется в отличие от знаков истца без изобразительных элементов, то есть обозначения производят разное зрительное впечатление.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), следует, что согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. Таким образом, установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта и подлежит установлению судом первой инстанции. Вывод суда о тождестве либо сходстве до степени смешения спорного обозначения с защищаемыми Товарными знаками не может носить произвольный характер, а должен быть основан на вышеприведенных нормах права, методических подходах и правовых позициях.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться «Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистраций товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков», утв. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482.

В соответствии с пунктом 41 Правил от 20,07.2015 № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом обозначение ответчика является словесным, а товарные знаки истца комбинированными, в композиции которых входят словесные и изобразительные элементы.

В силу пункта 42 Правил от 20.07.2015 № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) И смысловым (семантическим) признакам.

С точки зрения графического восприятия сравниваемые обозначения производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное тем, что словесный элемент «Мотор» товарных знаков Предпринимателя выполнен буквами русского алфавита, а словесный элемент «motor» - буквами латинского алфавита, вид написания букв в обозначениях, кроме буквы «О», не совпадает.

При этом, обозначение не воспринимается однозначно как транслитерация товарных знаков и звучит как «моутэ» ['moots]. Графические различия усиливаются в связи с тем, что словесный элемент «motor» выполнен жирным шрифтом оригинального написания в отличие от противопоставленного словесного элемента товарных знаков, выполненного стандартным шрифтом «Cougel». Кроме того, товарные знаки содержат изобразительный элемент, привлекающий к себе значительное внимание - слева от словесного элемента находится крупное стилизованное изображение трех шестеренок, объединенных между собой.

Комбинированные товарные знаки предпринимателя в силу наличия в их составе изобразительного элемента и стандартного шрифтового исполнения словесных элементов, образующих единую композицию, производят иное зрительное впечатление, чем противопоставленное обозначение Общества. Имеющиеся визуальные отличия обусловливают их различное восприятие потребителем, а, следовательно, исключают вероятность их ассоциирования друг с другом и возможность смешения в гражданском обороте.

При этом необходимо отметить, что, как следует из представленных доказательств, слово «Мотор» в товарных знаках истца является неохраняемым для товаров и услуг 07, 09, 10, 12, 37 и 39 классов МКТУ в ТЗ № 332894 и для товаров и услуг 12, 37 и 39 классов МКТУ в ТЗ № 3634741.

Кроме того, сходные словесные элементы «Мотор» и «motor» включенные в сравниваемые обозначения, обладают слабой различительной способностью, поскольку, часто используются в гражданском обороте и в составе товарных знаков, в том числе в качестве неохраняемых элементов (как в знаках Предпринимателя). Словесный элемент «Мотор» на русском языке, входящий в состав сравниваемых товарных знаков Предпринимателя, является неохраняемым элементом для ряда товаров и услуг, следовательно, можно сделать вывод, что он относится к слабым элементам, не способным выполнять индивидуализирующую функцию в данных товарных знаках.

В совокупности все перечисленные признаки свидетельствуют об отсутствии близости визуального восприятия заявленного обозначения и противопоставленного ему знака.

Обозначение общества и противопоставленные товарные знаки имеют различное произношение, сравниваемые обозначения выполнены на разных языках в связи с чем различны по фонетическому воспроизведению, поскольку звук «р» произносится четко и громко, а звук «г» смягчает произношение в конце слова.

Несмотря на то, что обозначение «motor» и противопоставленные товарные знаки могут иметь близкое звучание, они не являются сходными в целом, поскольку создают разное общее зрительное впечатление.

С учетом вышеизложенного, отсутствует сходство обозначения «motor» и товарных знаков Предпринимателя, что свидетельствует о невозможности смешения указанных средств индивидуализации в гражданском обороте.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, ответчик является учредителем средства массовой информации сетевого издания Motor (на доменном имени в сети интернет motor.ru) на основании свидетельства о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 68168, выданного Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27.12.2016. 

Также ответчик с 25.03.2015 является администратором доменного имени motor.ru, посредством которого осуществляется деятельность сетевого издания Motor.

Таким образом, обозначение motor используется ответчиком активно и непрерывно с 2015 г. в деятельности известного сетевого издания, а само доменное имя для деятельности сайта автомобильной тематики используется с 1996 г. Соответственно использование обществом обозначения Motor широко известно потребителю и приобрело известность именно в результате деятельности ответчика как владельца сайта motor.ru, осуществляющего деятельность в сети интернет.

При этом доменное имя и спорное обозначение начали активно использоваться задолго до приоритета товарных знаков истца.

Тематика (специализация) сетевого издания Motor: Информационная (автомобильная), реклама в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В связи с изложенным суд в качестве довода указал, что наличие специализации «реклама в соответствии с законодательством Российской Федерации» является доказательством оказания услуг по продвижению товаров третьих лиц с использованием обозначения «Motor».

Согласно данным интернет-ресурса Whois, являющегося автоматизированной системой, предоставляющей публичный доступ к информации о доменном имени, доменное имя motor.ru было зарегистрировано 06.10.1996.

По указанному доменному имени с 1997 года непрерывно осуществлял и осуществляет деятельность информационный интернет-сайт автомобильной тематики https://motor.ru/, на страницах которого размещаются статьи и обзоры автомобильной индустрии.

Согласно открытым сведениям интернет-ресурса Webarchive интернет-сайт автомобильной тематики https://motor.ru/ как минимум с 1998 г. осуществляет деятельность в качестве средства массовой информации - «МОТОР» на основании свидетельства № 014721, выданного Комитетом Российской Федерации по печати.

Администратором интернет-сайта с 19.03.2015 является ответчик.

В настоящее время интернет-сайт https://motor.ru/ является средством массовой информации сетевым изданием Motor, действующим на основании свидетельства о регистрации СМИ Эл №ФС77- 68168, выданным Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27.12.2016.

В соответствии с абзацем 3 статьи 2 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» под средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием).

Таким образом, обозначение непрерывно и добросовестно используется на протяжении более чем 20 лет для распространения автомобильного средства массовой информации и неразрывно связано с доменным именем motor.ru и сайтом https://motor.ru/.

В то же время, суд апелляционной инстанции соглашается с доводами ответчика и третьего лица о недобросовестной деятельности истца, связанной с аккумулированием товарных знаков, при этом их не использующих.

Учитывая изложенное, согласно пункту 2 статьи 269 АПК РФ решение Арбитражного суда города Москвы от 20.05.2020 подлежит отмене на основании пункта 4 части 4 статьи 270 АПК РФ, с принятием судом апелляционной инстанции нового судебного акта об отказе в удовлетворении иска.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 20 мая 2020 года по делу                № А40-8288/20 отменить. В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 311028012400084) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Лента.Ру» (ОГРН: 

<

***>; 115280, 

<

...>, помещение 21фа1) 3 000 (Три тысячи) рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 311028012400084) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Рамблер Интернет Холдинг» (ОГРН: 

<

***>, 117105,              

<

...>, пом. А часть комн. 22) 3 000 (Три тысячи) рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Судья:Н.И. Левченко