ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А17-6032/2019

г. Киров

28 октября 2022 года

Резолютивная часть постановления объявлена 27 октября 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 октября 2022 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Савельева А.Б.,

судейГорева Л.Н., ФИО1,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО2,

без участия в судебном заседании представителей сторон,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО3 

на решение Арбитражного суда Ивановской области от 10.08.2022 по делу № А17-6032/2019

по иску индивидуального предпринимателя ФИО4 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

с участием в деле третьего лица: общества с ограниченной ответственностью «Действие положительных эмоций» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, 

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО4 (далее – ИП ФИО4, истец) обратился в Арбитражный суд Ивановской области с уточнённым в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее – ИП ФИО3, ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 515848 в сумме 10 000 рублей. 

Решением Арбитражного суда Ивановской области от 10.08.2022 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым решением суда, ИП ФИО3 обратилась во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит незаконное и необоснованное решение отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

По мнению заявителя жалобы, суд не принял во внимание неоднократные заявления о том, что истец зарегистрировал товарный знак в отношении 28 класса МКТУ исключительно для получения незаконной финансовой выгоды в виде компенсации. Истец не представил доказательств, свидетельствующих о правомерном использовании им товарного знака. Апеллянт полагает, что поскольку истец отказался от проведения экспертизы, суд должен был применить правовую презумпцию, заключающуюся в признании факта установленным или опровергнутым. 

Как полагает податель жалобы, небесные фонарики «Небесное сердце» нельзя признать контрафактными, так как законно пересекли границу России. 

Заявитель жалобы поясняет, что словами «небесный фонарик» обозначен вид товара – пиротехническая конструкция (разновидность фейерверка). Надпись выполнена в красном цвете на зелёно-жёлтом фоне. Слово «Небесный» написано с заглавной буквы, слово «фонарик»  с прописной. Сама конструкция небесного фонарика поименована «Небесное сердце». Истцу же передана неисключительная лицензия на использование товарного знака «НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ», надпись выполнена заглавными чёрными буквами на белом фоне. Поэтому в данном случае сходства до степени смешения нет, что подтверждено лингвистической оценкой, которой судом оценка не дана. 

ИП ФИО4 в возражениях на апелляционную жалобу мотивированно отклонил содержащиеся в ней доводы, просит решение оставить без изменения, а жалобу – без удовлетворения. Истец поясняет, что он использует спорный товарный знак в своей деятельности, о чём свидетельствуют три представленных в дело лицензионных договора. Также истец обращает внимание на то, что на обратной стороне контрафактного товара указано, что это – «Небесный фонарик».

Общество с ограниченной ответственностью «Действие положительных эмоций» не имело объективной возможности представить отзыв на апелляционную жалобу в связи с прекращением деятельности 15.08.2016. 

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 09.09.2022 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 10.09.2022 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 АПК РФ. На основании указанной нормы стороны надлежащим образом уведомлены о рассмотрении апелляционной жалобы.

Рассмотрение апелляционной жалобы откладывалось протокольным определением от 06.10.2022 на 27.10.2022 в 13 час. 50 мин., информация о чём размещена в установленном порядке. 

Во исполнение определения суда от 06.10.2022, стороны дополнили свои доводы и возражения. Дополнительные доказательства, представленные ответчиком, на основании пункта 2 статьи 268 АПК РФ в целях наиболее полного и правильного рассмотрения дела приобщены к материалам дела.

До начала судебного заседания от истца поступило ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие своего представителя.

Стороны явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьёй 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие представителей сторон.

Законность решения Арбитражного суда Ивановской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 АПК РФ. 

Как следует из материалов дела, ИП ФИО4 является правообладателем товарного знака «НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ» в отношении товаров 28-го класса МКТУ по свидетельству № 515848 с приоритетом от 21.12.2012, срок действия регистрации истекает 21.12.2022.

16.01.2019 по адресу: Ивановская область, г. Шуя, Дворцовая площадь, магазин «Карусель» ИП ФИО3 по товарному чеку от 16.01.2019 на сумму 90 рублей реализован товар «Небесное сердце», на упаковке которого с обратной стороны содержится следующий текст: «Небесный фонарик (дальше – НФ) – это альтернатива фейерверкам. Красочный бумажный купол и горелка – и Твое желание взлетит в небо, где его непременно услышат и осуществят».

ИП ФИО4, полагая, что действия ИП ФИО3 по реализации спорного товара нарушают исключительное право на принадлежащий ему товарный знак № 515848, направил претензию с требованием выплатить компенсацию в двукратном размере стоимости легального использования обозначения, а именно 306 000 рублей. 

Неисполнение требований претензии послужило основанием для обращения ИП ФИО4 с иском в суд.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на неё, дополнений сторон, суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для отмены или изменения решения суда исходя из нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Согласно положениям статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно разъяснениям, приведённым в пункте 157 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) с учётом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признаётся его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В соответствии со статьёй 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Предложение к продаже продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, является нарушением прав на товарный знак (пункт 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак»).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по настоящему иску входят обстоятельства принадлежности истцу исключительных прав на произведения изобразительного искусства и их нарушения ответчиком.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак № 515848 установлен материалами дела. Истец в установленном законом порядке не передавал ответчику свои исключительные права на товарный знак в виде словесного обозначения. 

Обстоятельства приобретения спорного товара (небесный товар) подтверждается товарным чеком от 16.01.2019 № 85 на сумму 90 рублей, содержащий реквизиты ответчика (ИП ФИО3, ИНН), непосредственно товаром, видеозаписью процесса покупки.

Вместе с тем заявитель жалобы настаивает на том, что спорный товар не является контрафактным, а сходство до степени смешения с товарным знаком истца отсутствует, в обоснование чего представляет соответствующие доказательства. 

Однако апелляционный суд находит доказательства ответчика не отвечающими критериям относимости и допустимости (статьи 67, 68 АПК РФ), в связи с чем поддерживает выводы суда о контрафактном характере реализованного товара и о нарушении ответчиком исключительного права на товарный знак № 515848. 

Доказательства легального ввоза спорного товара на территорию Российской Федерации отсутствуют. Из представленных ответчиком копий документов (накладные в рукописном и печатном виде, страницы книги учёта расходов с 27.07.2012) не усматривается, что ИП ФИО3 приобретала спорный товар у правообладателя товарного знака либо лицензиата. Ни ООО «Симамарт», ни рынок «Садовод» таковыми лицами не являются. Рукописные накладные не содержат сведений о лицах, отпустивших товары и принявших их, подписи и печати. 

Само по себе указание на упаковке спорного товара (на обратной стороне внизу справа от штрих-кода) на то, что продукция изготовлена по заказу ООО «Успех» (без указания каких-либо идентифицирующих сведений) не позволяет суду сделать вывод о легальном ввозе спорного товара. Несмотря на то, что ООО «Успех» (ИНН 

<

***>) поименовано в письме ФТС России от 12.12.2014 № 14-40/60801 «О товарном знаке ИП ФИО4 «Небесные фонарики»», указанное юридическое лицо является лицензиатом иного товарного знака  № 468729 «НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ», зарегистрированного в отношении 11, 13, 16, 35, 41 классов МКТУ. Кроме того, ответчиком не представлены достаточные сведения, позволяющие установить информацию  о цепочке приобретения спорного товара и его правомерном вводе в оборот. Следует отметить также отсутствие на спорном товаре, на его упаковке даты производства (изготовления) или упаковывания, или ввоза в Российскую Федерацию, благодаря которой могли бы возникнуть обоснованные сомнения относительно правомерности требований истца по настоящему делу.

Наличие письма ФТС России от 01.09.2016 № 14-40/44257 «О товарном знаке «Небесные фонарики»», в котором поименованы иные лицензиаты, не представленные ни в одном документе ответчика, также не является основанием для утверждения о законном пересечении спорного товара границы Российской Федерации. 

Доводы апеллянта об отсутствии смешения надписи на спорном товаре «небесный фонарик» с товарным знаком истца являются несостоятельными и отклоняются. 

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений на товарах истца и ответчика является вопросом факта и может быть разрешён судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

Суд первой инстанции, исходя из раздела IV главы 2 пункта 7 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утверждённого приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12, пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, утверждённых приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, согласно которым обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учётом неохраняемых элементов, в результате сравнения товарного знака истца и использованного ответчиком обозначения, сильным элементом которого является словосочетание «Небесный фонарик», сделал вывод о высокой степени их сходства.  

Сходство до степени смешения использованного ответчиком на упаковке спорного товара словесного обозначения с зарегистрированными истцом товарным знаком № 515848 является явным как с точки зрения фонетики, так и с точки зрения смыслового сходства ввиду полного тождества звучания и заложенных в обозначении понятий. 

Судом первой инстанции обоснованно не приняты во внимание результаты лингвистического исследования (заключение специалиста от 30.12.2020 № Л-206/08-12.2020), поскольку объектом исследования специалиста являлись обозначение «небесное сердце» и товарный знак истца «Небесные фонарики».

Также суд мотивированно пришёл к выводу о том, что спорный товар не имеет какой-либо утилитарной функции, а предназначен для развлечения людей, получения ими положительных эмоций в процессе игры, и помимо общего назначения имеет один и тот же круг потребителей. Действительно, спорный товар не является исключительно пиротехническим изделием, фейерверком, устройством для освещения и пр., рассчитан на получение потребителем положительных эмоций в процессе игры – запуска фонарика в небо.

Доводы о злоупотреблении истцом своими правами (статья 10 ГК РФ), которое ответчик связывает с регистрацией товарного знака в отношении 28 класса МКТУ исключительно для получения незаконной финансовой выгоды, опровергаются материалами дела.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Истец осуществлял использование зарегистрированного товарного знака, в том числе посредством заключения с третьими лицами лицензионных договоров. 

В данном случае, заявителем в порядке статьи 65 АПК РФ не доказано совершение истцом действий, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред ответчику, а также злоупотребление правом в иных формах.

Таким образом, обстоятельства реализации контрафактного товара ответчиком и нарушение им исключительных прав истца на товарный знак подтверждены, в связи с чем истец вправе согласно пункту 1 статьи 1250 ГК РФ защищать интеллектуальные права способами, предусмотренными ГК РФ, с учётом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 59 Постановления № 10, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчёта суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчёта суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Согласно разъяснениям правовой позиции, изложенным в пункте 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Истец на момент вынесения обжалуемого решения поддерживал уточнённое требование о взыскании компенсации в размере 10 000 рублей за нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак, что соответствует минимальному значению санкции статьи 1515 ГК РФ. Соответственно, истец освобождается от доказывания соразмерности требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению. 

При таких обстоятельствах доводы заявителя жалобы об уклонении истца от проведения экспертизы и представления доказательств оплаты по лицензионным договорам подлежат отклонению. 

Основания для снижения компенсации ниже пределов, установленных законом, с учётом положений абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ не имеется, поскольку отсутствует множественность нарушений. 

Условия для снижения размера ниже низшего предела, в том числе, и ниже 50% от суммы минимальных размеров компенсации за допущенные нарушения на основании Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П не установлены. 

Возражения в жалобе относительно выводов суда в части отсутствия оснований для снижения размера компенсации ответчиком не заявлены. 

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришёл к обоснованному и правомерному выводу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 515848 в сумме 10 000 рублей.

С учётом изложенного апелляционный суд, исследовав все доводы апелляционной жалобы, находит обжалуемое решение обоснованным, вынесенным с учётом обстоятельств дела, представленных доказательств и норм действующего законодательства, а, следовательно, оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, изменения или отмены решения не имеется.

Апелляционная жалоба заявителя по приведённым в ней доводам удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьёй 110 АПК РФ расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы. 

Руководствуясь статьями 258, 268 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Ивановской области от 10.08.2022 по делу № А17-6032/2019 оставить без изменения, а апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО3 – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ивановской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий                                      

А.Б. Савельев

 

Судьи         

ФИО5

ФИО1