Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2-4, г. Калининград, 236016

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

город Калининград                                                      Дело № А21-2149/2020

«14» октября 2020 года

Резолютивная часть решения оглашена 07 октября 2020 года

Решение в полном объёме изготовлено 14 октября 2020 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи  Любимовой С.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Континентал Райфен Дойчланд ГмбХ и  Континентал Тайр зе Америкас

к Обществу с ограниченной ответственностью «КДШина» 

третье лицо: Калининградская областная таможня

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки,  

при участии в судебном заседании: согласно протоколу

установил:

Континентал Райфен Дойчланд ГмбХ (номер в Торговом реестре HRB 204239) и Континентал Тайр зе Америкас (регистрационный номер 619188)  обратились в Арбитражный суд Калининградской области с исковым заявлением о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «КДШина» (ОГРН 

<

***>, место нахождения: 236010, 

<

...>) (далее – ООО «КДШина», общество, ответчик) компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак CONTINENTAL в размере 50 000 руб. и на товарный знак GENERAL в размере 10 000 руб.

В судебном заседание истец заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на наличие разрешительной документации от имени правообладателя на импорт и введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации шин бывших в употреблении с маркировкой брэнда CONTINENTAL.

Калининградская областная таможня, привлеченная к участию в деле в качестве третьего лица, просила провести судебное заседание в отсутствие представителя.

Заслушав представителей сторон, исследовав представленные доказательства, суд установил.

Как следует из искового заявления, Континентал Райфен Дойчланд ГмбХ (Continental Reifen Deutschland GmbH) является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом CONTINENTAL: свидетельства Российской Федерации от 08.09.1967 № 33718, от 05.06.2008 № 351863, от 07.08.2008 № 356605, от 14.01.2009 № 369324, от 27.02.2013 № 481625.

Товарный знак CONTINENTAL по свидетельству Российской Федерации от 08.09.1967 № 33718 включен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности под номером № 04376/04911-001/ТЗ-240417.

Континентал Тайр Зе Америкас (Continental Tire The Americas, LLC) является правообладателем товарного знака GENERAL (номер международной регистрации WO1098658 от 28.10.2011).

11 и 14 октября 2019 года истцами получены уведомления Калининградской областной таможни № 49-01-15/01422, № 49-01-15/01423,   № 49-01-15/01421, № 49-01-15/01432,  № 49-01-15/01430,   № 49-01-15/01429  о приостановлении срока выпуска товаров, маркированных товарными знаками истцов, импортером которых выступает ООО «КДШина».

Ссылаясь на отсутствие разрешения правообладателей на ввоз вышеуказанных товаров, истцы обратились в суд с настоящим требованием.

 Суд признал иск подлежащим удовлетворению.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Пунктом 1 статьи 1250 ГК РФ предусмотрено, что интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Как отмечено в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума № 10), в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из положений части 1 статьи 65 АПК РФ, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59-62, 154, 162 постановления Пленума № 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

Как было указано выше, Continental Reifen Deutschland GmbH и Continental Reifen Deutschland GmbH являются правообладателями товарного знака CONTINENTAL и GENERAL.

Факт ввоза ответчиком на территорию Российской Федерации товаров (бывших в употреблении шин в количестве 68 шт.), на котором размещены товарные знаки истцов, подтверждены представленными в материалы дела доказательствами.

В постановлении от 13.02.2018 № 8-П Конституционный Суд Российской Федерации дал разъяснение, согласно которому статья 1487 ГК РФ предусматривает национальный режим исчерпания исключительного права, которое означает, что на территории определенного государства исключительное право на размещенный правообладателем на конкретном товаре товарный знак, подлежащее правовой охране на территории данного государства, исчерпывается с момента первого введения товара в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия на территории данного государства. Региональное же исчерпание прав предполагает исчерпание правообладателем исключительного права на товарный знак в рамках таможенной территории нескольких государств, и региональный принцип исчерпания исключительного права предусмотрен только для стран - членов ЕАЭС. Тогда как при международном исчерпании прав исключительное право на товарный знак признается исчерпанным по отношению к конкретному товару с момента его первого введения в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия на территории любого государства.

В свою очередь, статьей 1487 ГК РФ установлено, что не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Таким образом, импорт на территорию Российской Федерации товаров из других иностранных государств, не являющихся членами ЕАЭС, возможен только с согласия правообладателя.

С учетом приведенных положений статей 1484 и 1487 ГК РФ, а также правовой позиции, изложенной в пункте 15 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», ввоз ответчиком на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарным знаком истца, без согласия последнего, является незаконным. При этом ввоз на территорию Российской Федерации товара с размещенным на нем товарным знаком является формой использования товарного знака. Следовательно, ввоз такого товара без согласия правообладателя является нарушением исключительных прав истца.

Независимо от того, законно или незаконно размещены товарные знаки на ввозимом на территорию Российской Федерации обществом товаре, такие действия, осуществленные без получения согласия правообладателя, являются нарушением исключительных прав компании на принадлежащие ей товарные знаки.

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении № 8-П указал, что при применении положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1 и 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ отсутствуют конституционно-правовые основания для назначения таких мер ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак, как изъятие из оборота и уничтожение товаров, ранее введенных правообладателем в гражданский оборот на территории другого государства и ввезенных на территорию России без его согласия (параллельный импорт), в отличие от последствий ввоза поддельных товаров, изъятие и уничтожение которых может не производиться лишь в порядке исключения (если введение таких товаров в оборот продиктовано необходимостью защиты общественно значимых интересов).

Однако это не исключает применение иных последствий нарушения исключительного права на товарный знак.

Суд по интеллектуальным правам неоднократно отмечал, что установление судами при рассмотрении дел, касающихся импорта товаров, юридического статуса ввезенных товаров (введены ли они в гражданский оборот ранее самим правообладателем на территории другого государства (параллельный импорт) либо являются контрафактными, маркировка товарного знака на которые нанесена без согласия правообладателя), является существенным для правильного разрешения дела.

Положения статей 1252, 1484 и 1487 ГК РФ позволяют относить к контрафактным как поддельную продукцию, так и товар, снабженный законным товарным знаком, но импортированный в Россию без согласия правообладателей.

Требования истцов происходят из того факта, что параллельным импортером на территорию Российской Федерации ввозится бывший в употреблении товар, источник происхождения которого (т.е. был ли он введен в оборот на территории государства, не принадлежащего к ЕАЭС, с согласия правообладателя или его уполномоченного представителя), равно как и его качество, остается под вопросом. 

При введении в оборот для продажи на территории РФ указанный товар приводится в товарный вид, близкий к виду нового товара, и подавляющая часть потребителей не обладают специальными познаниями, чтобы понять, насколько изношена и пригодна к дальнейшему использованию такая шина. Кроме того, правообладателю неизвестны и условия хранения шин как до перевозки, так и в её процессе, что позволяет ставить под сомнение сохранность их потребительских свойств.

При этом необходимо принимать во внимание то состояние спорного товара, которое он имеет на момент совершения правонарушения, в рассматриваемом случае – в момент перемещения через таможенную границу Российской Федерации. 

В связи с нахождением товара (автомобильных шин) в употреблении нельзя утверждать, что шины маркированы средствами индивидуализации истца именно в том состоянии, в котором находятся на момент правонарушения. 

При этом истцами не производятся и не предлагаются к продаже товары (шины), бывшие в употреблении. 

Даже допуская изготовление спорного товара уполномоченным на то лицом, в юридическом смысле его нельзя считать правомерно маркированным средствами индивидуализации, хотя ранее (в момент производства) товар и мог считаться правомерно маркированным товарными знаками самим производителем (правообладателем). 

Любое иное лицо, осуществившее неавторизованное вмешательство в оригинальный товар, качественно его меняющее и непризнанное оригинальным производителем, выводит тем самым товар из числа произведенных оригинальным производителем. 

Потребителями в оригинальный товар вносятся изменения, не позволяющие считать товар новым, повторная маркировка бывших в употреблении шин истцами не осуществляется. 

Доказательства в обоснование соответствия спорного товара требованиям регламентов ЕАЭС, ответчиком не представлено.

Согласия на ввоз и/или иные последующие действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, содержащих товарный знак CONTINENTAL и GENERAL, истцы не давали, договорных отношений относительно использования указанных товарных знаков между истцами и ответчиком нет.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом (часть 3 статьи 65 АПК РФ).

В силу статьи 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Судом отклоняются доводы ответчика о наличии у него разрешения на ввоз спорных товаров на территорию Российской Федерации, представленного в виде письма от 04.01.2020 от имени ООО «Continental Automotive Products».

При этом суд соглашается с доводами представителя истцов о том, что из представленного ответчиком письма от 04.01.2020 невозможно установить действительный источник происхождение указанного доказательства; проверить полномочия лица, подписавшего письмо; установить правоспособность юридического лица, от имени которого исходит документ; подтвердить обстоятельства, в силу которых у юридического и/или физического лица-подписанта имеется право выдавать разрешение на использование средства индивидуализации, исключительные права на которое принадлежат истцам; а также конкретизировать номер, дату приоритета товарного знака, о котором идет речь в указанном письме.

Таким образом, суд относится критически, с учетом статьи 71 АПК РФ,  к представленному ответчиком доказательству, поскольку не соответствует критериям относимости и допустимости доказательств.

Доказательства наличия законного права на помещение на основании таможенных деклараций бывших в употреблении шин, на которых размещены спорные товарные знаки под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, либо введения правообладателем указанного товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации при рассмотрении спора в суде ООО «КДШина» не предоставлено. 

Обратного ответчиком в ходе всего судебного разбирательства не представлено. Иных доказательств использования товарного знака истца на законных основаниях ответчиком не представлено. 

Таким образом, с учетом положений статей 1484 и 1487 ГК РФ суд полагает, что Общество осуществившее ввоз на территорию Российской Федерации спорных товаров без согласия правообладателей, является нарушителем исключительных прав истцов на товарные знаки CONTINENTAL и GENERAL . 

Факт нарушения ответчиком исключительного права на товарные знаки установлен судом на основании доказанности введения обществом в гражданский оборот Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком компании, путем его ввоза на таможенную территорию Таможенного союза без согласия правообладателя.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, с учетом разъяснений, данных в  пункте 59 постановления Пленума № 10, установлено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

При обращении в суд истцами избран способ защиты исключительного права в виде взыскания компенсации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Расчет компенсации в общем размере 60 000 руб. произведен истцами за каждый факт перемещения товара (один факт нарушения – одно нарушение исключительного права, всего 6 уведомлений), в том числе: 50 000 руб. за нарушение права Континентал Райфен Дойчланд ГмбХ на товарный знак CONTINENTAL (5 уведомлений таможни) и 10 000 руб. за нарушение права Континентал Тайр зе Америкас на товарный знак GENERAL (1 уведомление таможни). 

 При определении характера допущенных ответчиком нарушений, истцами, с учетом разъяснений, данных в пункте 61 Постановления Пленума № 10, указано на значительное количество ввезенного на территорию Российской Федерации товара (68 единиц), маркированного спорными товарными знаками без разрешения правообладателей; грубый характер нарушений, выразившийся в ввозе товаров, маркированных только товарными знаками истцов; наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика, направленными на импорт товара без соответствующих полномочий, и последствиями в виде ввоза товара на территорию Российской Федерации.

При этом судом отклоняется ссылка истцов на неоднократность допущенных  нарушения прав истцов отклоняется судом, так как для вывода о неоднократности нарушений необходимо, например, указать на наличие таких судебных актов, в которых ранее уже были установлены обстоятельства нарушения общества исключительных прав компаний-истцов. Однако такие доказательства в материалах настоящего дела отсутствуют, поскольку окончательные судебные акты по указанным делам № А21-6190/2019, № А21-8764/2019, № А21-9751/2019, № А21-10881/2019  не вынесены.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, исходя из доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истцов, учитывая объем и характер ввезенных товаров, принимая во внимание характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, суд признал заявленный истцом размер компенсации 60 000 руб. обоснованным, соответствующим принципам разумности и соразмерности.

Ходатайство о снижении размера компенсации за нарушение исключительных прав истца и доказательств в обоснование такого снижения ответчиком не заявлено.

Таким образом, суд находит требования истцов обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В силу статьи 110 АПК РФ расходы истца (Континентал Райфен Дойчланд ГмбХ) по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р   Е   Ш   И   Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «КДШина» в пользу Континентал Райфен Дойчланд ГмбХ компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки  в размере 50 000 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 400 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «КДШина» в пользу Континентал Тайр зе Америкас компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки  в размере 10 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья                                                       С.Ю. Любимова