ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А70-7429/2023

12 сентября 2024 года

город Омск

 

Резолютивная часть постановления объявлена 29 августа 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме 12 сентября 2024 года

 

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ивановой Н.Е.,

судей Лотова А.Н., Шиндлер Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарём Тихоновой К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-4878/2024) индивидуального предпринимателя ФИО1 на решение Арбитражного суда Тюменской области от 20.03.2024 по делу № А70-7429/2023 (судья Бадрызлова М.М.), принятое по заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) к ФИО2, ФИО3, ФИО4 о взыскании 820 000 руб.,

 

при участии в судебном заседании до и после перерыва представителей:

от ФИО3 – ФИО5 по доверенности от 24.07.2021 № 72АА2030631 сроком действия пять лет, 

от индивидуального предпринимателя ФИО1 – ФИО6 по доверенности от 23.11.2022 № 54АА4415432 сроком действия пять лет,  

 

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее - истец, предприниматель, ИП ФИО1) обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к ФИО2 (далее – ответчик, ФИО2), ФИО3 (далее – ответчик, ФИО3), ФИО4 (далее – ответчик, ФИО4) о взыскании компенсации в размере 820 000 руб.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 20.03.2024 по делу № А70-7429/2023 исковые требования удовлетворены частично, с ответчиков в солидарном порядке в пользу ИП ФИО1 взыскана компенсация в размере 67 727 руб. 30 коп., в также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 1602 руб.

Не согласившись с принятым судебным актом, ИП ФИО1 обратилась в Восьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, исковые требования удовлетворить в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указывает на то, что заключение специалиста «Об оценке рыночной стоимости исключительной и неисключительной лицензии на товарный знак № 814500» рассчитано в отношении использования товарного знака, а не периода его использования; размер компенсации не является завышенным, т.к. ответчики в рамках дела № А45-14928/2021 раскрыли информацию об объемах продаж; уменьшение стоимости права использования товарного знака на процент инфляции и деление на срок незаконного использования в рассматриваемом случае нарушает единообразие судебной практики.

В предоставленном отзыве на апелляционную жалобу ФИО2 просит оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 23.08.2024 на основании статьи 18 АПК РФ была осуществлена замена судьи в составе суда, сформированного для рассмотрения апелляционной жалобы, с судьи Котлярова Н.Е. на судью Лотова А.Н., в связи с чем рассмотрение апелляционной жалобы начато сначала.

Представитель истца в судебном заседании суда апелляционной инстанции поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, апелляционную жалобу - удовлетворить.

Представитель ФИО3 просил оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, ходатайств об отложении слушания по делу не заявили, в связи с чем суд апелляционной инстанции рассмотрел апелляционную жалобу в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие неявившихся участников процесса.

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу, отзыв, заслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, ИП ФИО1 является обладателем исключительных прав на товарный знак № 814500 «МАSТЕR VASTU» (что подтверждается соответствующим свидетельством на товарный знак), зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.06.2021, дата приоритета 01.04.2020, срок действия до 01.04.2030.

Из свидетельства № 814500 следует, что исключительное право на указанный товарный знак распространяется, в том числе, на изделия из обычных металлов художественные, статуэтки из обычных металлов, стержни металлические, фигурки из обычных металлов, шарики стальные (6 класс МКТУ), на изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс, изделия художественные резные деревянные (20 класс МКТУ), при демонстрации товаров, презентации товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи (35 класс МКТУ), при дизайне интерьерном, промышленном, художественном (43 класс МКТУ).

Правообладателю стало известно, что ответчики использовали в 2021 году без его согласия словесные обозначения «vastu_master» и «VASTU MASTER», сходные с принадлежащим ему товарным знаком до степени смешения, для целей предложения к продаже и продаже васту-продукции и услуг васту-дизайна, которые являются однородными с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак посредством аккаунта в социальной сети «Instagram» @vastu_master.

В обоснование своей позиции истец представил в материалы дела доказательства контрольной закупки васту-продукции 09.05.2020 (стоимостью 4500 руб.) и 28.10.2020 (7400 руб.), протокол осмотра от 29.06.2020, нотариальный протокол осмотра доказательств от 28.07.2021.

Претензией от 05.12.2022 ИП ФИО1 предложила ФИО2, ФИО3, ФИО4 воздерживаться в дальнейшем от любого незаконного использования товарного знака, обозначений и иных обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком, в срок до 05.01.2023 солидарно выплатить правообладателю за нарушение его исключительных прав на товарный знак денежную компенсацию в размере 5 000 000 руб.; подписать обязательство о выполнении всех вышеперечисленных действий и предоставить его в виде скан-копии представителю правообладателя не позднее 15.12.2021.

Поскольку претензионные требования оставлены без удовлетворения, ИП ФИО1 обратилась в арбитражный суд с соответствующим исковым заявлением.

20.03.2024 Арбитражным судом Тюменской области принято решение, являющееся предметом апелляционного обжалования по настоящему делу.

Проверив законность и обоснованность решения по делу в соответствии с правилами статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции усматривает основания для его изменения, исходя из следующего.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно статье 1225 ГК РФ к числу охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации относятся, в том числе, товарные знаки.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Как следует из материалов дела, товарный знак № 814500 «МАSТЕR VASTU», в защиту которого предъявлены исковые требования, зарегистрирован на имя правообладателя ФИО1 в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.06.2021, что подтверждается соответствующим свидетельством.

Материалами дела подтверждается, что ответчиками посредством аккаунта в социальной сети «Instagram» @vastu_master в период после регистрации вышеназванного товарного знака была предложена к продаже васту-продукция и услуги васту-дизайна, а также продана васту-продукция с использованием в наименовании товара/услуг словесных обозначений «vastu_master» и «VASTU MASTER», сходных с принадлежащим истцу товарным знаком до степени смешения. Указанные обстоятельства по существу ответчиками не оспариваются.

Доказательства правомерности использования товарного знака истца, доказательств, свидетельствующих о наличии у ответчиков права на реализацию в предпринимательских целях товаров/услуг с использованием спорного объекта интеллектуальной собственности, в деле не имеется, в связи с чем суд первой инстанции пришёл к верному выводу о доказанности факта незаконного использования ответчиками товарного знака истца.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

Из искового заявления (с учетом уточнений) следует, что истец при обращении в суд определил компенсацию в размере 820 000 руб. на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака).

Как разъяснено в пункте 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

При этом если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное его использование тем способом, который использовал нарушитель.

В подтверждение размера компенсации истцом предоставлено заключение специалиста «Об оценке рыночной стоимости исключительной и неисключительной лицензии на товарный знак № 814500», выполненное обществом с ограниченной ответственностью «Финансовый консалтинг «Форвард» (далее – заключение № 814500), согласно которому стоимость неисключительной лицензии составила 328 000 руб., стоимость исключительной лицензии составила 410 000 руб.

Размер компенсации, исчисленный на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, по смыслу пункта 3 статьи 1252 указанного Кодекса является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом.

В рассматриваемом случае взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в двух случаях:

1) при ином определении судом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака тем способом, который использовал нарушитель. В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не «снижения» размера компенсации, а взыскания компенсации исходя из установленного размера стоимости права использования товарного знака;

2) при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования товарного знака на основании постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда».

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Суд первой инстанции, принимая во внимание то, что истец не предлагал ответчикам приобрести неисключительную лицензию, согласившись с контррасчетом ответчика, определил размер компенсации 67 727 руб. 30 коп., исходя из стоимости неоспариваемой ответчиком неисключительной лицензии (328 000 руб.), длительности периода нарушения исключительного права истца (52 дня), с учетом уровня инфляции за период с 2021 года по 2023 год (27,73% = 8,39% (2021 год) +11,92% (2022 год) +7,42% (2023 год)).

Доводы подателя жалобы верность осуществлённого судом первой инстанции расчёта не опровергают.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 1236 ГК РФ лицензионный договор может предусматривать:

1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);

2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Принимая во внимание то, что требование истца предъявлено к соответчикам, суд первой инстанции правомерно при расчёте стоимости пользования товарным знаком учёл стоимость неисключительной лицензии в размере 328 000 руб.

Доводы подателя жалобы о том, что заключение № 814500 рассчитано в отношении использования товарного знака, а не по сроку его использования, судом апелляционной жалобы отклоняются, поскольку, как следует из заключения, при определении рыночной стоимости права использования товарного знака был выбран затратный подход, основная формула которого предусматривает коэффициент времени использования товарного знака, ввиду чего судом первой инстанции правомерно учтена длительности периода нарушения исключительного права истца.

При этом вопреки позиции подателя жалобы судом первой инстанции при расчёте стоимости права использования товарного знака её размер был увеличен, а не уменьшен на процент инфляции.

Вместе с тем в нарушение пункта 4 статьи 1515 ГК РФ судом первой инстанции компенсация взыскана в однократном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, в связи с чем в данной части апелляционная жалоба истца подлежит удовлетворению, решение суда первой инстанции изменению в части суммы подлежащей взысканию компенсации до двукратного размера 135 454 руб. 60 коп. (67 727 руб. 30 коп. * 2).

Согласно пункту 4 части 1 статьи 270 АПК РФ нарушение или неправильное применение норм материального права являются основаниями для изменения или отмены судебного акта арбитражного суда первой инстанции.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной жалобы, распределяются по правилам, установленным настоящей статьей (часть 5 статьи 110 АПК РФ), то есть в соответствии с пропорцией удовлетворенных требований, установленных по результатам рассмотрения апелляционной жалобы.

Судом апелляционной инстанции при распределении судебных расходов учтено, что при подаче искового заявления при цене иска 820 000 руб. истцом уплачена государственная пошлина в размере 23 000 руб. согласно квитанции акционерного общества «ТИНЬКОФФ БАНК» от 05.04.2023 № 1-8-310-070-172 вместо 19 400 руб.

При подаче апелляционной жалобы истцом уплачено 300 руб. согласно квитанции акционерного общества «ТИНЬКОФФ БАНК» от 20.04.2023 № 1-14-652-755-120 вместо 3000 руб.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представителем истца заявлено ходатайство о зачете государственной пошлины, уплаченной по квитанции АО «ТИНЬКОФФ БАНК» от 05.04.2023 № 1-8-310-070-172, в счет уплаты государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы по делу № А70-7429/2023, которое было судом апелляционной инстанции удовлетворено.

Излишне уплаченная государственная пошлина в размере 900 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Исходя из частичного удовлетворения исковых требований на сумму 135 454 руб. 60 коп. (16,52% от цены иска) и апелляционной жалобы на сумму 67 727 руб. 30 коп. (9% от суммы, во взыскании которой истцу отказано судом первой инстанции), размер государственной пошлины, подлежащей взысканию с ответчиков в пользу истца в солидарном порядке, составляет 3475 руб. (3205 руб. + 270 руб.).

При изготовлении постановления в полном объеме судом апелляционной инстанции выявлено, что в резолютивной части постановления от 29.08.2024 была допущена описка, выразившаяся в указании возможности обжалования постановления в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, тогда как с учетом категории спора постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам.

В соответствии с частью 3 статьи 179 АПК РФ арбитражный суд, принявший решение, по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.

Суд апелляционной инстанции считает возможным, не затрагивая существа вынесенного постановления от 29.08.2024 (резолютивная часть), на основании статьи 179 АПК РФ исправить допущенную описку в настоящем постановлении.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1, частью 2 статьи 270, статьёй 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Тюменской области от 20.03.2024 по делу № А70-7429/2023 изменить, изложить в следующей редакции:

«Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с ФИО2, ФИО3, ФИО4 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 компенсацию в размере 135 454 руб. 60 коп., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 3475 руб.

В удовлетворении остальной части требований отказать».

Произвести зачет государственной пошлины, уплаченной ФИО1 по квитанции АО «ТИНЬКОФФ БАНК» от 05.04.2023 № 1-8-310-070-172, в счет уплаты государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы  по делу № А70-7429/2023 в размере 2700 руб.

Возвратить ФИО1 из федерального бюджета 900 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной по квитанции АО «ТИНЬКОФФ БАНК» от 05.04.2023 № 1-8-310-070-172.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам, участвующим в деле, согласно статье 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Председательствующий

 

Н.Е. Иванова

Судьи

 

А.Н. Лотов

Н.А. Шиндлер