Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2-4, г. Калининград, 236040

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г.Калининград

Дело № А21-4144/2024

«18»  сентября  2024  года 

Резолютивная часть решения объявлена  «17» сентября 2024 года

Полный текст решения изготовлен  «18» сентября  2024 года

 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Юшкарёва И.Ю.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Дурневой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ИП ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) к ИП ФИО2 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и произведения изобразительного искусства, 

третье лицо: ООО ТД «Сима-ленд»,

при участии  в судебном  заседании:

от истца: извещен, не явился; 

от  ответчика: ФИО2, паспорт;

от третьего лица: извещен, не явился, 

 

установил:

29.03.2024 ИП Юсупов Рафис Ринатович  (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Калининградской области с исковым заявлением к ИП ФИО2 (далее – ответчик) с требованиями:

- взыскать с Ответчика в пользу Истца компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак № 842785 ("Мордочка Басика") в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

- взыскать с Ответчика в пользу Истца компенсацию за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение произведение «Дизайн игрушки котёнок Басик» в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

- взыскать с Ответчика в пользу Истца компенсацию за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение произведения «Мордочка Басика» в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

- взыскать с Ответчика в пользу Истца судебные издержки в размере стоимости вещественного доказательства — товара, приобретенного у Ответчика в сумме 800,00 руб. (Восемьсот рублей 00 копеек), также стоимость почтовых отправлений в размере 746,48руб. (Семьсот сорок шесть рублей 48 копеек) рублей.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме.

Ответчик возражал по заявленным требованиям по следующим основаниям:

- реализованный ответчиком товар имеет существенные отличия от спорного произведения дизайна;

- факт нарушения исключительных прав не доказан (дополнения к отзыву от 01.07.2024);

- одним действием нарушены права на несколько объектов интеллектуальной собственности, в связи с чем при разрешении спора применимы правовые подходы, изложенные в постановлении КС РФ от 13.12.2016 № 28-П;

- со ссылкой на постановлении КС РФ от 13.12.2016 № 28-П, ст.1252, 1301, 1311, 1515 ГК РФ просит снизить размер компенсации до 5 000 руб. за одно нарушение (отзыв от 17.04.2024).

Исследовав материалы дела и дав им оценку в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд установил следующие.

В ходе закупки, произведенной 16.12.2023 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: 

<

...>, установлен факт продажи контрафактного товара (мягкая игрушка).

В подтверждение продажи был выдан чек: Дата продажи: 16.12.2023.

Кроме  того,   на  режимной  вывеске  в  торговой  точке  указана  следующая информация о продавце:

Наименование продавца: ИП ФИО2. ИНН продавца: 

<

***>. ОГРНИП продавца: 

<

***>.

На товаре содержится обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком: № 842785 ("Мордочка Басика"), зарегистрированным в отношении 28 класса МКТУ, включая такие товары, как "игрушки".

Также товар выполнен в виде объемной фигуры, имитирующей изображение произведения изобразительного искусства: произведение «Дизайн игрушки котёнок Басик».

Также на товаре имеется следующее изображение: изображение произведения изобразительного искусства - изображение произведения «Мордочка Басика».

Исключительные права на распространение данных объектов интеллектуальной собственности на территории РФ принадлежат ИП ФИО1 (далее - Правообладатель) и Ответчику не передавались.

17.01.2020 был заключен Договор совместного владения исключительным правом на дизайн кота Басика (далее - Договор) между ИП ФИО3 и ИП ФИО1, согласно которому ИП ФИО3 передает ИП ФИО1 в совместное владение исключительное право на дизайн кота Басика, а также произведения, созданные путем переработки кота Басика (в том числе рисованные изображения кота Басика) за оговоренное сторонами вознаграждение (п. 2.1.), при этом перечень передаваемых объектов содержится в Приложении 1 к Договору.

В соответствии с п. 2.2 Договора с момента его заключения исключительное право на дизайн кота Басика, а также произведения, созданные путем переработки кота Басика (в том числе рисованные изображения кота Басика), принадлежат ИП ФИО3 и ФИО1 совместно.

В Приложении 1 к Договору содержатся передаваемые объекты, в том числе дизайн кота Басика (произведение «Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик»), дизайн игрушки котенок Басик, рисованные изображения кота Басика.

В Дополнении 1 к Приложению 1 к Договору также содержатся изображения мини Басик (серия дизайнов игрушки и логотипа под общим названием «Мини Басик» и серия дизайнов брелока под общим названием «Мини Басик») и мини Ли-ли (серия дизайнов игрушки и логотипа под общим названием «Мини Ли-Ли» и серия дизайнов брелока под общим названием «Мини Ли-Ли»).

Также ИП ФИО1 является обладателем исключительного права на товарный знак № 842785, удостоверяемого свидетельством на товарный знак (знак обслуживания), выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Проверить наличие регистрации данного товарного знака можно на официальном сайте Федерального института промышленной собственности: https://www1.fips.ru/registers-web.

Также 30.09.2021 был подписан Договор об отчуждении исключительного права на произведение изобразительного искусства (далее - Договор об отчуждении исключительного права) между ООО «МПП» в лице Генерального директора Бахарева А.В., ИП ФИО1 и ИП ФИО3, согласно которому ООО «МПП» передало в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на произведение изобразительного искусства под названием «Мордочка Басика» приобретателям: ИП ФИО1 и ИП ФИО3 (п. 1).

В соответствии с п. 2.1 Договора об отчуждении исключительного права автором рисунка «Мордочка Басика» является ФИО3, исключительное права на рисунок было передано ООО «МПП» в рамках договора об отчуждении исключительного права на произведение изобразительного искусства от 01.08.2016.

Согласно п. 2.2 Договора об отчуждении исключительного права ИП ФИО1 и ФИО3 принадлежит исключительное право на рисунок в полном объеме с момента заключения указанного договора, при этом распоряжение рисунком осуществляется приобретателями в соответствии с Договором совместного владения исключительным правом на дизайн кота Басика от 17.01.2020.

В Приложении 1 к Договору об отчуждении исключительного права содержится акт сдачи-приемки от 30.09.2021, подтверждающий передачу ООО «МПП» в пользу ИП ФИО1 и ИП ФИО3 рисунка «Мордочка Басика» в трех вариантах исполнения.

30.09.2021 был подписан Договор уступки требований (цессии) № 3009-5/21 между ИП ФИО3 (цедент) и ИП ФИО1 (цессионарий), согласно которому цедент передает цессионарию право требований к третьим лицам в досудебном и судебном порядке, включая материальные (выплата компенсации) и нематериальные требования, которые возникнут в связи с нарушением исключительного права на объекты авторского права: «Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик», «Дизайн игрушки котёнок Басик», «Мягкая игрушка Кошка № 1 (белая с рыжими пятнами)», «Мягкая игрушка Кошка № 1 в пропорциях котенка (белая с рыжими пятнами)» и произведения, являющиеся результатом переработки вышеуказанных произведений, в том числе кота-подушку Басика (п. 1.1).

В соответствии с п. 1.2 Договора уступки требований (цессии) № 3009-5/21 от 30.09.2021 право требований распространяется на нарушения исключительного права, обнаруженные с 01.10.2021 незаконным (без согласия правообладателя) использованием произведений путем изготовления (производства) экземпляров игрушек с использованием произведений; распространения (реализации) путем предложения к продаже, продажи экземпляров произведений и переработанных произведений, в том числе на любых сайтах и торговых площадках в сети «Интернет», а также посредством иного отчуждения, ввоза и хранения экземпляров с целью продажи; переработки произведений; публичного показа экземпляров произведений и переработанных произведений, и доведения их до всеобщего сведения.

Право требования у цессионария возникает с момента выявления нарушения исключительного права на произведения (п. 2.1), при этом согласно п. 2.2 Договора уступки требований (цессии) № 3009-5/21 от 30.09.2021 цессионарий на свое усмотрение и за свой счет организует порядок выявления товаров с признаками контрафактности, в которых использованы произведения, в том числе с привлечением агентов.

Более того, в соответствии с п. 2.3 Договора уступки требований (цессии) № 3009-5/21 от 30.09.2021 цессионарий обязуется предпринимать все необходимые и законные действия, направленные на удовлетворение материальных (выплата компенсации) и нематериальных требований, возникших в связи с нарушением исключительного права на произведения, в частности проведение переговоров о досудебном урегулировании спора, разрешение спора в досудебном порядке или обращение в суд за защитой исключительного права на произведения.

В Приложении № 1 к Договору уступки требований (цессии) № 3009-5/21 от 30.09.2021 содержатся документы, подтверждающие исключительные права цедента на произведение дизайна «Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик» и изображения данного произведения, в Приложении № 2 - на произведение «Дизайн игрушки котёнок Басик», в Приложении № 3 - на произведение «Мягкая игрушка Кошка № 1 (белая с рыжими пятнами)», в Приложении № 4 - на произведение «Мягкая игрушка Кошка № 1 в пропорциях котенка (белая с рыжими пятнами)», а в Приложении № 5 содержится произведение, являющееся результатом переработки произведения дизайна «Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик» - кот-подушка Басик.

Кроме того, в вышеуказанных Приложениях №№ 1 -2 содержатся копии свидетельств Российского авторского общества «КОПИРУС» о депонировании произведений № 014-003437 от 29.07.2014 («Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик») и № 015-004094 от 20.03.2015  («Дизайн игрушки котёнок Басик»), согласно которым автором и правообладателем произведений является ИП ФИО3

Таким образом, права на использование указанных произведений изобразительного искусства, в том числе право на защиту нарушенных прав принадлежат ИП ФИО1

По мнению истца, осуществив продажу контрафактного товара, Ответчик нарушил исключительные права Правообладателя на товарные знаки и произведения изобразительного искусства. Разрешение на такое использование объектов интеллектуальной собственности Правообладателя путем заключения соответствующего договора Ответчик не получал, следовательно, такое использование осуществлено незаконно, то есть с нарушением следующих исключительных прав Правообладателя:

- исключительного права на товарный знак № 842785 ("Мордочка Басика");

- исключительного   права   на   произведение   изобразительного   искусства изображение произведение «Дизайн игрушки котёнок Басик»;

- исключительного   права   на   произведение   изобразительного   искусства   - изображение произведения «Мордочка Басика».

Судом установлено, что права на использование указанных произведений изобразительного искусства, в том числе право на защиту нарушенных прав действительно принадлежат ИП ФИО1, что подтверждается следующими доказательствами:

- сведениями в отношении товарного знака № 842785 («Мордочка Басика») из реестра товарных знаков и знаков обслуживания;

- договором об отчуждении исключительного права на произведение изобразительного искусства от 30.09.2021 с Приложением 1;

- лицензионным договором № 2710-1/2020 от 27.10.2020;

- выпиской из Договора совместного владения исключительным правом на дизайн кота Басика от 17.01.2020 с Приложением 1 и Дополнением 1 к Приложению 1;

- договором уступки требований (цессии) № 3009-5/21 от 30.09.2021 с Приложениями №№ 1 -5;

- свидетельством о депонировании произведения № 015-004094 от 20.03.2015;

- альбомом на произведение «Дизайн игрушки котенок Басик»;

Факт реализации товара ответчиком подтверждается следующими доказательствами:

- оригиналом чека, выданного Ответчиком 16.12.2023;

- фотографией товара.

Исходя из вышеизложенного, факт  продажи Ответчиком контрафактного товара, а также факт нарушения исключительных права Правообладателя на товарные знаки и произведения изобразительного искусства признан судом установленным.

Судом установлены следующие нормы материального права, подлежащие применению при разрешении спора.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно п. 1 ст. 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе, аудиовизуальные произведения.

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 1259 ГК РФ производными произведениями являются произведения, представляющие собой переработку другого произведения.

В соответствии со ст. 1301 ГК РФ: в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда. С учетом положений ст. 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию за каждый доказанный факт нарушения исключительных прав.

На основании ст. 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со ст. 1229 ГК РФ в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в п.2 ст. 1270 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

На основании ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Кроме того, согласно с п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10) для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. Исходя из того, что обозначения могут быть представлены в виде слова, сочетания слов, звуков и т.д., общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

При этом вывод о схожести обозначений является следствием комплексного анализа сходства товарных знаков, учитывающего не только их визуальное и графическое сходство, но и различительную способность, а также сходство (однородность) товаров, предлагаемых под спорными товарными знаками.

Исследовав фотографии товара, реализованного ответчиком, и изображения произведения и товарного знака, представленные истцом, суд установил их схожесть, достаточно высокую степень сходства и вероятность смешения.

Исходя из этого возражения ответчика (реализованный ответчиком товар имеет существенные отличия от спорного произведения дизайна; факт нарушения исключительных прав не доказан (дополнения к отзыву от 01.07.2024)) признаны судом противоречащими материалам дела.

Судом рассмотрены доводы ответчика о необходимости снизить размер компенсации до 5 000 руб. за одно нарушение со ссылкой на постановление КС РФ от 13.12.2016 № 28-П, ст.1252, 1301, 1311, 1515 ГК РФ. По ее мнению, одним действием нарушены права на несколько объектов интеллектуальной собственности, в связи с чем при разрешении спора применимы правовые подходы, изложенные в постановлении КС РФ от 13.12.2016 № 28-П (отзыв от 17.04.2024).

В целях оценки доводов ответчика судом дополнительно исследована фотография приобретенного товара. Содержание изображения свидетельствует о том, что одним действием ответчика действительно были нарушены права на несколько объектов интеллектуальной собственности. При этом изображение «Мордочки Басика» нанесено на товар 1 раз, но квалифицировано правообладателем и как нарушение исключительного права на товарный знак № 842785 («Мордочка Басика»), и как изображение произведения («Мордочка Басика»). По мнению суда, данный подход правообладателя не противоречит указанным положениям гражданского законодательства, но вместе с тем позволяет применить положения ст.1252 ГК РФ, с учетом практики их применения, установленной, в том числе, в постановлении КС РФ от 13.12.2016 № 28-П. Соответствующее ходатайство содержится в отзыве ответчика.

Судом принимается во внимание также следующее. На иждивении ответчика находится недееспособная совершеннолетняя дочь, инвалид 1 группы (справки приобщены к отзыву). Факт неблагоприятного финансового положения ответчика также подтверждается приобщенными к отзыву документами.

Ответчик включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (01.08.2016) (https://rmsp.nalog.ru/#pnlSearchResult).

Место реализации товара – г.Советск Калининградской области. В городе Советске по состоянию на 01.01.2024 г. проживает 38 474 человека. (https://gov39.ru/vlast/muni/sovetskiy-gorodskoy-okrug).

Исходя из установленных фактических обстоятельств, судом сделан вывод о возможности применения положения ст.1252 ГК РФ, с учетом практики их применения, установленной в постановлении КС РФ от 13.12.2016 № 28-П, несмотря на то, что ранее ответчик привлекалась к ответственности за нарушение исключительных прав и снижении размера компенсации до 5 000 руб. за 1 факт нарушения по ходатайству ответчика.

Исходя из вышеизложенного заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в части – взыскания с ответчика компенсации 5 000 руб. за 1 факт нарушения, а всего 15 000 руб.

В соответствии со ст.110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В связи с частичным удовлетворением исковых требований (определение иного размера компенсации – с 20 000 до 10 000 руб.), судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. В части снижении размера компенсации до 5 000 руб. за 1 факт нарушения по ходатайству ответчика, судебные расходы подлежат отнесению на ответчика и снижению не подлежат.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд      

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ИП ФИО2 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ИП ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>):

- компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак № 842785 ("Мордочка Басика") в размере 5 000 рублей;

- компенсацию за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение произведение «Дизайн игрушки котёнок Басик» в размере 5 000 рублей;

- компенсацию за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение произведения «Мордочка Басика» в размере 5 000 рублей.

- судебные издержки в размере стоимости вещественных доказательств — товаров, приобретенных у Ответчика в сумме 400 руб.,  стоимости почтовых отправлений в размере 373, 24 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 200 руб.

В остальной части отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

 

Судья

                                                     И.Ю. Юшкарёв

 

                          (подпись, фамилия)