АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

г. Томск                                                                                                       Дело № А67- 10738/2021 

16.05.2022 

Резолютивная часть решения объявлена 12.05.2022.  

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Токарева Е. А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО5 (ИНН 

<

***>  ОГРНИП 307701732500013)

к обществу с ограниченной ответственностью  «СибирьЭко» (ИНН 

<

***>  ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 5 000 000,00 руб., обязании изъять из оборота и уничтожить контрафактный товар

при участии в судебном заседании: от истца – представителя ФИО2 (предъявлен паспорт, диплом), по нотариально удостоверенной доверенности от 21 ноября 2020 г. сроком действия три года, представителя ФИО3 (предъявлен паспорт, диплом), по нотариально удостоверенной доверенности от 21 ноября 2020 г. сроком действия три года;

от ответчика – представителя ФИО4 (предъявлен паспорт, диплом), по доверенности от 11 января 2022 г.,

У С Т А Н О В И Л:

Индивидуальный предприниматель ФИО5 (далее – ИП ФИО5, истец) обратился в Арбитражный суд Томской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью  «СибирьЭко» (далее – ООО «СибирьЭко», ответчик) о взыскании 500 000,00 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака № 698703 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ», обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак № 698703 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ».

Исковые требования обоснованы статьями 15, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы нарушением ответчиком исключительных прав на товарный знак № 698703 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (л.д. 4-5).

Определением суда от 14.12.2021 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Определением суда от 21.12.2021 принято заявление истца об увеличении размера искового требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака № 698703 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» до 5 000 000,00 руб.

Этим же определением суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

От ответчика поступил отзыв на исковое заявление (л.д. 55-56), из содержания которого следует, что ответчик с предъявленными требованиями не согласен по следующим основаниям: ответчик начал использовать спорное наименование в качестве указания на происхождение товара задолго до того, как исключительные права на спорное наименование возникли у истца; ответчик не знал и не мог знать о том, что истец впоследствии обратится в Федеральный институт промышленной собственности с целью регистрации наименования «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»; ответчик использовал упаковку, дизайн-макет которой был утвержден, а товар выпущен в оборот до момента подачи заявки на регистрацию товарного знака; ответчик никогда не использовал наименование «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» как самостоятельное средство индивидуализации товара; на заявленных упаковках основным является товарный знак «SIBERECO», что само по себе исключает смешение с товарами истца, правообладателем на момент изготовления дизайн-макета упаковок являлось ООО «Сибереко» по свидетельству № 637665 от «01» декабря 2017 года с приоритетом товарного знака от «30» января 2017 года.

Истец представил возражения на отзыв ответчика (л.д. 109-110).

От ответчика поступил отзыв на возражения.

В судебном заседании представитель истца настаивал на уточненных требованиях по основаниям, указанным в исковом заявлении.

Представитель ответчика против удовлетворения иска возражал, основываясь на доводах, изложенных в отзывах. 

Заслушав представителя истца и ответчика, исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд находит заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ИП ФИО5 является правообладателем товарного знака «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ», что подтверждается свидетельством № 698703 от 15.02.2019 по заявке № 2018721752, с приоритетом товарного знака от 28.05.2018, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности (л.д. 9).

Товарному знаку № 698703 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» предоставлена правовая охрана в отношении товаров 29 класса МКТУ, включающего в т.ч. орехи обработанные, плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе, что подтверждается копией свидетельства на товарный знак № 698703 с указанием классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана.

Как указано в иске, производство и реализацию продукции под товарным знаком № 698703 фактически осуществляет ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) с согласия правообладателя. Основным видом деятельности является 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ ФИО5 является владельцем 100% доли уставного капитала (10 000 руб.) ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр», что отражено в выписке из ЕГРЮЛ записью от 01.04.2020 (строка 30 выписки).

С учетом изложенного, ИП ФИО5 и ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» согласно части 1 статьи 9 ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» образуют группу лиц, в связи с чем, незаконное использование товарного знака № 698703 нарушает права обоих указанных лиц.

Также в иске указано, что 31.08.2021 правообладателю стало известно о нарушении его прав на товарный знак № 698703 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» томским производителем ООО «СибирьЭко» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), который размещает на своем товаре товарный знак, принадлежащий ИП ФИО5 (л.д. 10-21). Правовых оснований использовать указанное средство индивидуализации у ООО «СибирьЭко» не имеется.

Ссылаясь на нарушение исключительных прав на товарный знак, ИП ФИО5 направил ООО «СибирьЭко» претензию с требованиями в т.ч.: прекратить незаконное использование товарного знака; изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак; выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав (л.д. 31-35).

Неисполнение ответчиком требований претензии послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 1225 ГК РФ правовая охрана предоставляется результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации (интеллектуальная собственность), в том числе товарным знакам.

В силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. 

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Исходя из приведенных норм права и положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Наличие у истца исключительных прав на товарный знак № 698703 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» подтверждено представленным в материалы дела свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) и ответчиком не оспаривается.

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец указывал на то, что им были обнаружены введенные в гражданский оборот ответчиком товары, содержащие обозначение, охраняемое принадлежащим ему товарным знаком, и для которых он зарегистрирован, в подтверждение чего в материалы дела были представлены скриншоты с предложениями о продаже контрафактного товара, выставленный на оплату счет, копия чека о приобретении контрафактного товара, фото образцов контрафактного товара (л.д. 10-21).

Также истцом приобщены к материалам дела упаковки контрафактного товара (л.д. 151).

На упаковках спорного товара, маркированных словесным элементом «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ», указан изготовитель: ООО «СибирьЭко», юридический адрес: 634034, 

<

...>; дата изготовления: 19.03.2021, 28.06.2021, 10.08.2021. 

При сопоставлении представленных в материалы дела доказательств, а именно упаковок товара (л.д. 13-21, 151) со счетом и чеком (л.д. 10-12), усматривается факт приобретения истцом товара, изготовленного после даты государственной регистрации спорного товарного знака, содержащего спорное словесное обозначение, а также указание на то, что изготовителем данного товара является ответчик.

Таким образом, факт использования ответчиком обозначения «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» подтверждается упаковками спорного товара, фотографиями с изображением спорного товара, счетом и чеком, в которых содержатся сведения о товаре, его производителе, дате изготовления, дате покупки и стоимости.

Поскольку особый порядок фиксации факта нарушения исключительных прав правообладателя Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами не установлен, то представленные истцом доказательства соответствуют требованиям Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к доказательствам по делу.

Кроме того, судом учтено, что в обоснование своей позиции по делу ответчик ссылается на тот факт, что он добровольно после получения от истца претензии о незаконном использовании товарного знака № 698703 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ», т.е. с сентября 2021 г., прекратил его всяческое использование, таким образом, ответчик подтвердил факт использования им товарного знака истца.

Как разъяснено в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг. 

При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей.

Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.  При определении сходства словесных обозначений они сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товара, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Судом исследовался спорный товар (его упаковка), маркированный словесным элементом «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» – продукт «Ядро кедрового ореха», продукт «Смесь орешков и цукатов», продукт «Клюква и ядро кедрового ореха», продукт «Вишня и кедровые ядра».

Представитель ответчика пояснил, что изготавливаемые ответчиком продукты представляют собой орехи обработанные.

Суд, сравнив используемое ответчиком обозначение с принадлежащим истцу товарным знаком с учетом положений Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), а также разъяснений высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), установил высокую степень сходства данных обозначений.

При сопоставлении спорного обозначения ответчика с товарным знаком истца с точки зрения их графического и визуального сходства судом учтены правовые позиции, изложенные  в  Постановлениях  Президиума  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской Федерации  от  18.07.2006  №  2979/06,  от  17.04.2012  №  16577/11,  в  пункте  37  Обзора судебной  практики  по  делам,  связанным  с  разрешением  споров  о  защите интеллектуальных  прав,  утвержденного  Президиумом  Верховного  Суда  Российской Федерации  23.09.2015,  согласно  которым  вывод  о  сходстве  до  степени  смешения обозначений  делается  на  основе  восприятия  не  отдельных  элементов,  а  общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.  

Оценивая  наличия  сходства  между  товарным  знаком  истца  и  обозначением ответчика,  отмечает следующее:  

- при  оценке  тождественности  или  сходства  до  степени  смешения  между сравниваемыми  обозначением  и  товарным  знаком  суд  руководствуется  не  только положениями  статей  1229,  1252,  1477,  1484  ГК  РФ,  но  и  нормами,  регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения  документов,  являющихся  основанием  для  совершения  юридически значимых  действий  по  государственной  регистрации  товарных  знаков,  знаков обслуживания,  коллективных  знаков,  утвержденными  приказом  Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482,  методологическими  подходами  правоприменительной  практики,  изложенными  в Руководстве  по  осуществлению  административных  процедур  и  действий  в  рамках предоставления  государственной  услуги  по  государственной  регистрации  товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак  обслуживания,  коллективный  знак,  их  дубликатов,  утвержденного  приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 № 128;  

-  при  анализе  возможности  смешения  учитывается  не  только  степень  сходства сравниваемых  обозначений,  однородность  товаров  и  услуг,  но  и  различительная способность защищаемого товарного знака. 

Согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд принимает во внимание то, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

В состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

Суд пришел к выводу, что индивидуализирующую функцию в составе обозначения, использованного ответчиком на упаковке производимого им товара, выполняет его доминирующий словесный элемент «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ».

Доминирующий словесный элемент спорного обозначения «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» выполнен заглавными буквами кириллического алфавита в одну строку.

Словесный элемент товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 698703 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» также выполнен заглавными буквами кириллического алфавита в одну строку.

По результатам сравнительного анализа указанных обозначений суд приходит к выводу о том, что сравниваемые словесные элементы характеризуются наличием отличий в виде используемого шрифта, в цветовом сочетании, при помощи которого они выполнены.

Суд учитывает, что, как разъяснено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Данная правовая позиция также нашла свое отражение в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 по делам № 300-КГ17-12021, № 300-КГ17-12023, № 300-КГ17-12018, в которых указано, что при выявлении сходства до степени смешения должно учитываться общее зрительное впечатление, которое производят эти обозначения и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

Принимая во внимание характер противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 698703 как исключительно словесного обозначения, а также учитывая установленное судом сходство по звуковому и смысловому критериям значения сильного словесного элемента спорного обозначения, использованного ответчиком, и названного средства индивидуализации, суд приходит к выводу о том, что незначительные отличия в графическом исполнении словесных элементов не приводят к принципиально различному восприятию сравниваемых обозначений в целом. Изложенное позволяет суду оценить степень сходства используемого ответчиком обозначения и товарного знака истца как высокую.

Все товары, на упаковке которых ответчиком было использовано спорное обозначение, однородны товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца.

Поскольку обозначения, имеющиеся на изготавливаемом ответчиком товаре, ассоциируются  с  другим обозначением  (товарным  знаком)  № 698703 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»  в  целом,  несмотря  на  их  отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения с ним.

При этом судом были отклонены доводы ответчика о том, что он начал использовать спорное наименование в качестве указания на происхождение товара задолго до того, как исключительные права на спорное наименование возникли у истца, в связи с чем нарушения права истца в действиях ответчика не имеется.

Как разъяснено в пунктах 154, 155 Постановления № 10, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак.

Ответчик в качестве основания для отказа в удовлетворении требований ссылается то обстоятельство, что он начал использовать спорное наименование в качестве указания на происхождение товара задолго до того, как исключительные права на спорное наименование возникли у истца.

В обоснование указанной позиции ответчиком в материалы дела представлены копия договора на дизайн продукции от 25.02.2017, технического задания от 25.02.2017, а также акта выполненных работ от 23.03.2017 к указанному договору, скриншоты электронной почты ответчика (л.д. 57-75).

Исходя из представленных документов следует, что дизайн спорной упаковки ответчика с нанесенным товарным знаком по свидетельству № 698703 был разработан ИП ФИО6 и передан по акту заказчику ООО «Сибереко» без замечаний. Никаких требований в отношении ООО «Сибереко» ИП ФИО5 относительно использования спорного обозначения не предъявлялось. ООО «Сибереко» стороной по настоящему делу не является.

Тот факт, что согласно части 1 статьи 9 ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» ответчик и ООО «Сибереко» входят в группу лиц, само по себе не является фактом наличия у ответчика прав на использование дизайна упаковки, принадлежащего входящему в группу лиц юридическому лицу, и не может подтверждать факт возникновения каких-либо прав на спорное обозначение у ответчика.

Более того, как указал истец, ООО «СибирьЭко» - ответчик по настоящему делу согласно выписке из ЕГРЮЛ зарегистрировано в реестре юридических лиц (создано) 23.04.2018, т.е. за месяц до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 698703 (28.05.2018).

Факт изготовления упаковок с использованием спорного словесного обозначения третьим лицом с 2017 года не подтверждает факт добросовестного применения спорных обозначений ответчиком в спорный период.

Суд отмечает, что бремя доказывания возникновения и наличия права на коммерческое обозначение лежит на лице, заявляющем о наличии у него такого права.

Для признания за лицом исключительного права на коммерческое обозначение необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли это использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории.

При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

Данные обстоятельства устанавливаются судами, рассматривающими спор по существу, на основании документов, подтверждающих фактическое использование обозначения для индивидуализации предприятия.

Между тем ответчиком всей совокупности обстоятельств, указанных выше и имеющих значение для констатации факта наличия исключительного права на коммерческое обозначение, не представлено.

Таким образом, доводы ответчика об использовании спорного обозначения задолго до того, как у истца возникли на него исключительные права, не подтверждаются материалами дела.

При этом судом приняты во внимание доводы истца о том, что истец начал использование спорного обозначения задолго до регистрации его в качестве товарного знака, а также задолго до разработки спорного дизайна ответчиком.

Из материалов дела (л.д. 111-150) следует, что 27 марта 2015 г. директором ООО «Снэк Фуд» был издан приказ о разработке нового дизайна упаковки «шоу-бокс» для фасовки в него весовых конфет. В соответствии с согласованным визуальным решением разработка дизайна «шоу-бокса» была завершена 29 мая 2015 г., указанная упаковка уже содержала спорное наименование «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ».

Реализация товара в новой упаковке началась в 2016 г., что подтверждается: товарной накладной № 2283 от 21.03.2016, товарной накладной № 6124 от 14.07.2016, товарной накладной № 11392 от 08.12.2016.

04 апреля 2016 г. директором ООО «Снэк Фуд» был издан приказ о разработке нового дизайна упаковки «Кедровое Ассорти» для фасовки в него конфет. В соответствии с согласованным визуальным решением разработка дизайна «Кедровое Ассорти» была завершена 09 июня 2016 г., указанная упаковка также содержала спорное наименование «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ».

Реализация товара в новой упаковке началась в 2016 г., что подтверждается: товарной накладной № 6142 от 14.07.2016, товарной накладной № 6492 от 27.07.2016, товарной накладной № 6826 от 08.08.2016.

ООО «Снэк Фуд» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) создано в соответствии с законодательством РФ, запись о регистрации юридического лица внесена в ЕГРЮЛ 07.12.2006. В июле 2016 г. единственным участником ООО «Снэк Фуд» было принято решение о переименовании общества в ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр». В настоящее время ФИО5 является владельцем 100% доли в уставном капитале ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

ООО «ТД Сибирская ореховая компания» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) создано в соответствии с законодательством РФ, запись о регистрации юридического лица внесена в ЕГРЮЛ 03.02.2012. В декабре 2015 г. единственным участником ООО «ТД Сибирская ореховая компания» принято решение о переименовании общества в ООО «Научно-производственная Сибирская ореховая компания». С даты создания и по ноябрь 2021 г. ФИО5 являлся владельцем 100% доли в уставном капитале ООО «НП Сибирская ореховая компания». Начиная с декабря 2021 г. ему принадлежит 76% доли в уставном капитале общества.

Таким образом, представленные истцом доказательства опровергают доводы ответчика о том, что он начал использовать спорное наименование задолго до того, как его разместил на своей упаковке истец.

На основании изложенного, установив факт сходства обозначений до степени смешения, а также то, что продукция, изготовленная ответчиком, однородна товарам, для которых зарегистрирован товарный знак истца, суд признал использование ответчиком на произведенном им товаре сходного до степени смешения обозначения незаконным использованием данного товарного знака, нарушающим исключительные права истца на товарный знак.

Поскольку ответчиком не представлены доказательства наличия у него прав на использование товарного знака № 698703 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ», следует признать, что изготовление товаров осуществлено без согласия правообладателя и нарушает принадлежащие ему исключительные права на товарный знак.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Требование о прекращении нарушения либо угрозы нарушения прав может признаваться обоснованным и справедливым только тогда, когда имеет место незавершенное (длящееся) нарушение прав правообладателя (например, объект незаконно размещен на сайте) либо существует реальная угроза такого нарушения (например, совершаются действия практического характера, свидетельствующие о намерении незаконно использовать такой объект).

Такая позиция подтверждается, в том числе, разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации в пункте 57 Постановления № 10, согласно которым, в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Истцом заявлено требование об изъятии из оборота и уничтожении за свой счет контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак № 698703 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ».

Ответчик указывает на то, что с момента, когда ему стало известно о зарегистрированном товарном знаке истца, а именно с момента получения претензии (сентябрь 2021 года), ответчик не использует на своих упаковках указанный выше товарный знак.

В подтверждение данного факта ответчик представил акт на списание на убытки склад тары и этикетки от 30.09.2021, а также УПД, подтверждающие закупку ответчиком новых этикеток.

Суд критически оценивает представленные ответчиком документы, учитывая, что акт на списание является внутренним документом ответчика, составлен не по унифицированной форме; акт инвентаризации либо иной документ, подтверждающий количество имеющихся у ответчика спорных этикетов не представлен. Также не представлены доказательства, подтверждающие объем изготовленной продукции с использованием спорного товарного знака, объем реализованной продукции с использованием спорного товарного знака, Соответственно, данные об остатке упаковок с использованием спорного товарного знака, указанные в акте, ответчиком не подтверждены. Кроме того, судом учтено, что из акта на списание следует, что был списан комплект этикеток на снек смесь орешков и цукатов (+5 к позитиву) 50 гр., между тем спорная упаковка поименована «смесь орешков и цукатов (+5 креатив)», то есть формально данные наименования различаются.

Из представленных УПД от 09.11.2021, 12.11.2021 также невозможно достоверно и однозначно установить, что ответчиком были закуплены новые этикетки по новому макету (без использования спорного товарного знака).

Между тем, истцом представлены скриншоты с сайтов в сети Интернет, где размещены предложения о продаже товаров производства ответчика с нанесенным на них спорным обозначением: https://sibereco.com/ (скриншоты от 28.01.2022); https://larch.su/ (скриншоты от 27.04.2022); https://www.livemaster.ru/ (скриншоты от 27.04.2022); https://www.ozon.ru/ (скриншоты от 27.04.2022); https://fitomarket.ru/ (скриншоты от 27.04.2022); https://market.yandex.ru/ (скриншоты от 27.04.2022); https://www.100sp.ru/good/5 80201971 (скриншоты от 27.04.2022).

Судом на основании объяснений представителя ответчика установлено, что сайт https://sibereco.com/ принадлежит ответчику, остальные – контрагентам ответчика.

Поскольку надлежащих доказательств того, что ответчик в настоящее время не использует спорное обозначение, в материалы дела не представлено, суд считает, что требование истца об изъятии из оборота и уничтожении за свой счет контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак № 698703 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ», подлежит удовлетворению в полном объеме.

Истец также просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 5 000 000,00 руб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

 В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Из материалов дела следует, что размер компенсации рассчитан истцом на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения).

Как разъяснено в пункте 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства, приняв во внимание доводы истца, характер допущенного ответчиком нарушения, степень вины нарушителя, а также исходя из принципов разумности и справедливости и соразмерности, судом определен размер взыскиваемой компенсации в заявленном истцом размере – 5 000 000,00 руб. с учетом требований разумности и справедливости, в отсутствие правовых оснований для снижения размера компенсации ввиду непредставления ответчиком в материалы дела соответствующих доказательств. 

При этом суд принял во внимание, что ответчик является непосредственным производителем спорной продукции, что исключает введение в оборот одной единицы товара; имеющимися в материалах дела доказательствами подтверждается значительный объем произведенной ответчиком контрафактной продукции (истцом представлены скриншоты с сайтов в сети Интернет, где размещены предложения о продаже товаров производства ответчика с нанесенным на них спорным обозначением: https://sibereco.com/; https://larch.su/; https://www.livemaster.ru/; https://www.ozon.ru/; https://fitomarket.ru/; https://market.yandex.ru/; https://www.100sp.ru/good/580201971; из представленных самим ответчиком в качестве доказательства использования новых упаковок без использования спорного обозначения УПД следует, что по продукту «снеки вишня и ядро» было закуплено 3000,00 шт. комплектов упаковки, по продукту «снеки клюква и ядро» - было закуплено 3000,00 шт. комплектов упаковки, по продукту «снеки ядро кедрового ореха» - была закуплена 1000,00 шт. комплектов упаковки. Из Акта на списание убытков следует, что ответчиком было списано 16000 комплектов этикеток – что, по мнению суда, также свидетельствует о больших объемах производимой ответчиком продукции) и, как следствие, значительный размер полученных доходов от реализации контрафактного товара; высокую степень смешения комбинированных обозначений ответчика, маркированных словесным элементом «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ», и товарного знака истца; длительность нарушения ответчиком исключительных прав истца (факт незаконного использования ответчиком товарного знака был зафиксирован 31.08.2021 и на дату рассмотрения спора судом ответчиком не представлено доказательств прекращения его незаконного использования. Более того, ответчик пояснял, что начал использовать спорное наименование задолго до того, как исключительные права на наименование возникли у истца – л. д. 107 -  что свидетельствует о длительном времени использования ответчиком спорного обозначения); наличие доказательств того, что после получения претензии ответчик продолжал реализацию контрафактной продукции (истцом представлены скриншоты с сайтов в сети Интернет, где размещены предложения о продаже товаров производства ответчика с нанесенным на них спорным обозначением, в т.ч. скриншот с сайта самого ответчика, датированный 28.01.2022).

По мнению суда, заявленный размер компенсации является соразмерным и обоснованным, доказательств обратного ответчиком не представлено. Суд при этом особо отмечает, что, несмотря на истребование судом у ответчика доказательств, позволяющих установить информацию о реализации им товаров со спорным обозначением, ответчик отказался их предоставить, указав об этом в заявлении о невозможности предоставления доказательств (л. д. 107). Ответчик несет риск не представления соответствующих доказательств. По мнению суда, с учетом выше изложенных фактических обстоятельств, подтверждающих широкую реализацию ответчиком товаров со спорным обозначением в течение длительного периода времени, с одной стороны, и уклонением ответчика от представления конкретной информации о реализации таких товаров, с другой стороны, у суда отсутствуют экономически обоснованные основания для определения иного размера компенсации, чем установленный законом максимальный размер компенсации. Суд полагает, что намеренное уклонение ответчика о предоставлении истребованных доказательств, содержащих информацию о реализации товара со спорным обозначением, направлено на сокрытие реальных оборотов продукции с целью уклониться от несения ответственности.    

Таким образом, с учетом представленных в материалы дела доказательств суд приходит к выводу о том, что требование истца о взыскании с ответчика 5 000 000,00 руб. компенсации является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Расходы истца по оплате государственной пошлины (л.д. 6, 29) подлежат возмещению истцу ответчиком (часть 1 статьи 110 АПК РФ).

В связи с увеличением размера требований недоплаченная сумма пошлины подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

обязать общество с ограниченной ответственностью  «СибирьЭко» (ИНН 

<

***>  ОГРН 

<

***>) изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак № 698703 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «СибирьЭко» (ИНН 

<

***>  ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО5 (ИНН 

<

***>  ОГРНИП 307701732500013) 5000000,00 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака № 698703 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ», 19000,00 руб. в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины, 5019000,00 руб. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «СибирьЭко» (ИНН 

<

***>  ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 35000,00 руб. государственной пошлины.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Томской области.

 

Судья                                                                                                       Е.А. Токарев