№ 09АП-59092/2018

Дело № А40-247033/17

г. Москва

11 декабря 2018 года

Резолютивная часть постановления объявлена 04 декабря 2018 года 

Постановление

 изготовлено в полном объеме 11 декабря 2018 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Г. Головкиной,

судей Е.Б. Расторгуева,  Д.В. Пирожкова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.С. Момот, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Düker GmBH (Компания «Дюкер ГМБХ») (Германия), ООО «СМАРТЕКС», ФИО1 на решение Арбитражного суда г. Москвы от 04 сентября 2018 г. по делу № А40-247033/17, принятое судьей Подгорной С.В, по иску Düker GmBH (Компания «Дюкер ГМБХ») (Германия) к Обществу с ограниченной ответственностью «СМАРТЕКС» (ОГРН 

<

***>), ФИО1 о защите исключительных прав на товарный знак

при участии в судебном заседании: от истца ФИО2 (доверенность от 03.12.2017 г.); от ответчиков ООО «СМАРТЕКС» ФИО3 (доверенность от 10.01.2018 г.), ФИО4 (доверенность от 10.01.2018 г.); от ФИО1 (доверенность от 05.06.2018 г.)

У С Т А Н О В И Л:

Компания Düker GmBH (Компания «Дюкер ГМБХ») (Германия) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «СМАРТЕКС» и ФИО1 (далее – ответчики) о защите исключительных прав на товарный знак путем запрета Обществу с ограниченной ответственностью «СМАРТЕКС» и ФИО1 совершать любые действия по использованию товарного знака DÜKER (№ 906849 в Международном реестре товарных знаков) без согласия правообладателя компании «Дюкер ГМБХ» (Düker GmBH), в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары, маркированные товарным знаком DÜKER (осуществлять их ввоз, хранение для целей продажи, предложение к продаже, продажу), использовать товарный знак DÜKER на Интернет сайте под доменом http://www.smartex-group.com; обязании Общества с ограниченной ответственностью изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукцию, нарушающую исключительные права компании «Дюкер ГМБХ» (Düker GmBH) на товарный знак DÜKER; обязании Общества с ограниченной ответственностью «СМАРТЕКС» и ФИО1 удалить ссылки на продукцию, незаконно маркированную обозначением Duker с Интернет-сайта http://www.smartexgroup.com; запрета ФИО1 использовать в наименовании Интернет домена http://www.duker.info обозначение duker, сходное до степени смешения с товарным знаком DÜKER. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 04.09.2018 г. исковые требования удовлетворены частично. 

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, истец и ответчики обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами, в которых просили решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт. 

При этом, истец просил исковые требования удовлетворить в полном объеме, ответчики в удовлетворении иска отказать.

Заслушав объяснения представителей сторон, исследовав представленные в материалы дела доказательства, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции. 

При этом апелляционный суд исходит из следующего.   

Как усматривается из материалов дела, истец (правопредшественник Дюкер ГмбХ энд Ко. КГаА) является обладателем исключительных прав на товарный знак DÜKER зарегистрированный Всемирной организацией интеллектуальной собственности 06.07.2006 под № 906849 и охраняемый на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 6, 7, 11, 19, 40 классов МКТУ.

Как указывает истец, были выявлены факты нарушения со стороны ответчиков исключительных прав истца в виде продажи и предложения к продаже маркированной товарным знаком DÜKER продукции без согласия производителя и единственного уполномоченного дистрибьютора, в частности: 

путем размещения товарного знака DÜKER в предложениях к продаже, опубликованных на Интернет-сайте своей компании по адресу http://smartexgroup.com/search/?search_query=duker (владельцем доменного имени http://smartexgroup.com является генеральный директор ООО «СМАРТЕКС» ФИО1); путем использования в доменном имени http://www.duker.info, владельцем которого является ФИО1 и в размещенной по данному адресу информации; путем продажи на территории Российской Федерации товаров, маркированных товарным знаком DUKER; - при демонстрации на выставках, в частности на Международной выставке бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерносантехнических систем, вентиляции, кондиционирования, бассейнов, саун и спа Aquatherm Moscow, проходившей в феврале 2017 года. Также ООО «СМАРТЕКС» осуществляет поставки и продажу продукции третьим лицам под товарным знаком DÜKER, подтверждая подлинность продукции сертификатами соответствия, выданными на имя Düker GmBH & Со (Германия), без согласия правообладателя. 

В материалы дела истцом представлены протоколы нотариального осмотра сайта smartex-group.com от 14 марта и 09 ноября 2017 г., на котором предлагается к продаже продукция, наименования которой содержит обозначение DÜKER. 

Протоколами осмотра подтверждается, что на сайте размещены реквизиты ответчика ООО «СМАРТЕКС», ИНН, ОГРН и его адрес. 

Согласно справке АО «Регистратор Р01» администратором доменного имени SMARTEX-GROUP.COM является ответчик, ФИО1. 

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 г. № 2011-18/81, администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена. 

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации. 

Администратор домена вправе в любое время, за исключением периодов, указанных в Правилах, передать права администрирования домена другому лицу, направив регистратору письменную заявку, в которой должны содержаться сведения, позволяющие однозначно установить лицо, которому передаются права (получателя), и указание на регистратора, который будет осуществлять поддержку домена. Если поддержка домена сохраняется за действующим регистратором, то он вносит информацию о получателе в Реестр в течение трех рабочих дней, при условии, что получатель подтвердил свое согласие на получение прав администрирования домена, заключил соответствующий договор и выполнил его условия. Поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего интернет-ресурса, владелец домена несет ответственность за содержание размещенной на соответствующем сайте информации

В соответствии с п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом. 

Пунктом 1 ст. 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со ст. 1229 Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в п. 2 указанной нормы Закона. 

Согласно п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 Кодекса любым не  противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 указанной нормы Закона.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе, на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 данной статьи). 

Пунктом 3 указанной выше статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Судом первой инстанции исковые требования удовлетворены частично, в удовлетворении требований  об обязании ООО «СМАРТЕКС» изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукцию, нарушающую исключительные права компании «Дюкер ГМБХ» (Düker GmBH) на товарный знак DÜKER, об обязании ООО «СМАРТЕКС» и ФИО1 удалить ссылки на продукцию, незаконно маркированную обозначением Duker с Интернетсайта http://www.smartex-group.com, о запрете ФИО1 использовать в наименовании Интернет домена duker.info обозначение duker, сходное до степени смешения с товарным знаком DÜKER отказано.

Истец, обжалуя решение суда первой инстанции, указывает на наличие правовых оснований для удовлетворения иска в полном объеме, исходя из объема и оценки представленных в материалы дела доказательств, а ответчики, в свою очередь, обжалуют решение суда первой инстанции в части удовлетворенных требований. 

Суд апелляционной инстанции соглашается с решением суда первой инстанции и не усматривает правовых оснований для отмены решения суда ни по одному из оснований указанных в апелляционных жалобах сторон, исходя из следующего.  

По мнению апелляционного суда жалоба истца подлежит отклонению, поскольку требование об обязании ООО «СМАРТЕКС» изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукцию, нарушающую исключительные права компании «Дюкер ГМБХ» (Düker GmBH) на товарный знак DÜKER, как правомерно указал суд первой инстанции, носят абстрактный характер. 

Указанные требования не содержат привязок к конкретному нарушению, а также периоду этого нарушения, удовлетворено требование о запрете нарушения прав истца на товарный знак, то есть осуществление нарушения фактически установлено. 

Вместе с тем, с учетом того, что принимаемые судом решения должны быть исполнимыми и способствовать устранению нарушений требований истца, в данном случае при заявленной формулировке требования не подлежат удовлетворению.

Требование об обязании ООО «СМАРТЕКС» и ФИО1 удалить ссылки на продукцию, незаконно маркированную обозначением Duker с Интернет сайта http://www.smartex-group.com также не подлежат удовлетворению, поскольку с учетом протокола нотариального осмотра от 05.06.2018 г. ссылки на продукцию, маркированную обозначением Duker, удалены со спорного сайта, и, соответственно, в случае удовлетворения указанного требования решение, во-первых, будет являться неисполнимым, во-вторых, не приведет к восстановлению нарушенных прав, с учетом удаления информации с сайта до даты подачи искового заявления в суд.

В удовлетворении требования о запрете ФИО1 использовать в наименовании Интернет домена duker.info обозначение duker, сходного до степени смешения с товарным знаком DÜKER обоснованно отказано, поскольку согласно протоколу нотариального осмотра от 14.03.2017 г. на сайте www.duker.info  предлагается к продаже продукция марки DUKER «со склада в Москве и напрямую с завода Германии». 

Вместе с тем, по состоянию на 14.03.2017 г. администратором доменного имени duker.info является ответчик, однако из протокола нотариального осмотра от                      14.03.2017 г. не следует, что он являлся администратором доменного имени по состоянию на 14.03.2017 г. 

Истцом также представлен протокол нотариального осмотра от 17.05.2017 г.  сайта reg.ru, согласно которому администратором доменного имени duker.info является Дмитрий ФИО5. 

Вместе с тем, указанный протокол датирован 17.05.2017 г., сведений о том, кто являлся администратором доменного имени по состоянию на 14.03.2017 г. в материалы дела не представлены. Сведений же о том, что было размещено на сайте www.duker.info 17.05.2017 г. истец также не представил. 

Согласно протоколу нотариального осмотра от 05.06.2018 г. , согласно которому (приложение № 4 к протоколу) при наборе duker.info производится переадресация на сайт http://bitrix150.timeweb.ru/parking/?ref=duker.info с указанием «Этот домен припаркован компанией Timeweb». Таким образом, доказательств использования обозначение duker, сходного до степени смешения с товарным знаком DÜKER в однородном товарному знаку контексте в материалы дела не представлено.

Также судом апелляционной инстанции не принимаются во внимание доводы жалобы ответчиков. 

Доводы ответчиков относительно того, что суд первой инстанции вышел за пределы исковых требований отклоняются апелляционным судом, поскольку расшифровка имени отчества в решении суда связана с обеспечением исполнимости решения. 

То обстоятельство, что ответчиком является именно ФИО1 следует из материалов дела, поскольку согласно справке АО «Регистратор Р01» администратором доменного имени SMARTEX-GROUP.COM является непосредственно указанное лицо.  

Ссылки ответчиков на то, что принятым судебным актом нарушаются конституционные права физического лица также не принимаются судом апелляционной инстанции, поскольку запрет касается исключительно использования товарного знака, и, соответственно данное требование соотноситься с положениями            ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск в части, запретил ответчикам совершать любые действия по использованию товарного знака DÜKER (№ 906849 в Международном реестре товарных знаков) без согласия правообладателя Компании «Дюкер ГМБХ» (Duker GmBH), в том числе, вводить в гражданский оборот на территории РФ товары, маркированные товарным знаком DÜKER (осуществлять их ввоз, хранение для целей продажи, предложение к продаже, продажу), использовать товарный знак DÜKER на Интернет-сайте под доменом smartex-group.com».

Вместе с тем, на законодательном уровне не подлежат контролю со стороны правообладателя такие виды использования товарного знака, как упоминание его в нерекламных целях, использование на товарах, которые уже были введены в оборот самим правообладателем или с его согласия, использование в личных целях, другие виды использования, не связанные с введением товаров (услуг) в гражданский оборот.  

Таким образом, исковые требования основаны на положениях ст. ст. 1229, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации и подлежали удовлетворению. 

Оставляя решение без изменения в указанной части, суд апелляционной инстанции исходит из того, что перечень нарушений является открытым, и, соответственно, истец равно как и суд лишены возможности предусмотреть все возможные вариации предположительных нарушений со стороны ответчиков. 

Таким образом, в данном случае запрет совершения любых действий относится к использованию товарного знака за исключением использования, которое разрешено на законодательном уровне.

Также судом отклоняется довод ответчиков относительно администрирования ими домена, поскольку истец ссылается не только на нарушение прав в 2017 г., а на нарушение его прав в общем, в связи с чем, исковые требования связаны с пресечением указанных нарушений. 

Данные нарушения установлены судом первой инстанции в отношении двух ответчиков, и, соответственно, требование о запрещении использования подлежало удовлетворению в отношении каждого из ответчиков. 

Доводы относительно факта принадлежности товарного знака истцу также отклоняются апелляционным судом, поскольку истцом доказан факт изменения наименования и факт реорганизации.

Довод ответчика относительно указания в решении на практику вышестоящего суда по другому делу, отличному от настоящего, отклоняется апелляционным судом, поскольку несогласие со схожестью судебной практики является субъективным мнением ответчика, само по себе несогласие с частью мотивировки при правомерности судебного акта не может служить основанием для отмены решения суда при обжаловании именно результатов рассмотрения дела.

Относительно одобрения действий представителя ООО «ГК ИКТС» непосредственно истцом свидетельствует о наличии доверенности у ООО «ГК ИКТС» на предоставление интересов в судах, с учетом указанного в доверенности права на передоверие. Представитель ФИО2, с учетом наличия доверенности от              ООО «ГК ИКТС» на предоставление интересов Компании является уполномоченным представителем истца.

В части указания на то, что судом первой инстанции не дана правовая оценка однородности товаров также не принимается во внимание, поскольку проведенный судом первой инстанции сравнительный анализ соответствует представленным в материалы дела доказательствам. 

Суд апелляционной инстанции соглашается с тем, что обозначение Duker, используемое ответчиками является сходным до степени смешения с товарным знаком истца по звуковому, визуальному и смысловому признаку, о чем указано в решении суда первой инстанции.  

Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки имеющихся в деле доказательств в их совокупности, апелляционным судом признается законным и обоснованным решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований.

Исходя из выше изложенного, апелляционный суд полагает, что разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные ст. 270 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 04 сентября 2018 г. по делу                  № А40-247033/17 оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам. 

Председательствующий судья         О.Г. Головкина

 Судьи     Е.Б. Расторгуев

                                                                                           Д.В. Пирожков