ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Батюшкова, д.12, г. Вологда, 160001

E-mail: 14ap.spravka@arbitr.ru, http://14aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А13-5545/2019

г. Вологда

26 декабря 2019 года

 

Резолютивная часть постановления объявлена 24 декабря 2019 года.

В полном объеме постановление изготовлено 26 декабря 2019 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Зайцевой А.Я., судей Зориной Ю.В. и Ралько О.Б. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

при участии от индивидуального предпринимателя ФИО2 представителя ФИО3 по доверенности от 22.04.2019, индивидуального предпринимателя ФИО4, его представителя ФИО5 по доверенности от 04.10.2018,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы индивидуального предпринимателя ФИО2, индивидуального предпринимателя ФИО4 на решение Арбитражного суда Вологодской области от 06 сентября 2019 года по делу № А13-5545/2019,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2             (далее – ИП ФИО2) обратился в Арбитражный суд Вологодской области к индивидуальному предпринимателю ФИО4 (далее – ИП ФИО4) с иском о возложении на ответчика  обязанности опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о допущенном нарушении, взыскании 4 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту № 173055. 

Решением от 06.09.2019 суд возложил на ИП ФИО4 обязанность опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о допущенном нарушении, взыскал с ИП ФИО4 в пользу ИП ФИО2                      500 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель, 11 375 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска суд отказал.

ИП ФИО2 и ИП ФИО4 с решением суда не согласились, обратились с апелляционными жалобами.

ИП ФИО2 в своей  апелляционной жалобе  и дополнительных пояснениях к ней просил изменить решение суда в части взыскиваемого размера компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту № 173055, иск удовлетворить полностью.

Доводы подателя жалобы сводятся к тому, что правовых оснований для снижения размера заявленной компенсации у суда не имелось, требования заявлены истцом в том минимальном пределе, который предусмотрен законом. Взысканная судом сумма компенсации необоснованна, является недостаточной и несоответствующей характеру допущенного ответчиком нарушения. Суд не учел незаконное использование полезной модели ИП ФИО4 длительное время (минимум 1 год и 8 месяцев), реализацию продукции на территории нескольких городов: Вологда, Кострома, Любим, Сокол, Ярославль. После установления факта нарушения и обращения истцом в правоохранительные органы (декабрь 2017 года) ответчик на протяжении 8 месяцев продолжал незаконно использовать результат интеллектуальной деятельности, что является грубым нарушением прав истца.  ИП ФИО4 и ИП ФИО2 являются прямыми конкурентами. В нарушение пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) суд возложил на истца обязанность доказывания понесенных им убытков. Снижая размер компенсации со ссылкой на  количество проданной продукции, судом не учтены грунтозацепы, которые находились в свободной реализации и продавались ИП ФИО4 без договоров подряда, не проведены  факты дарения им  продукции, не учтены факты предложения к изготовлению и предложения к продаже продукции. Ответчик не представил суду достоверное обоснование и доказательства завышенности заявленной суммы компенсации и невозможность ее выплаты.

ИП ФИО4 в своей апелляционной жалобе и дополнительных пояснениях просил отменить решение суда, в иске отказать или снизить размер компенсации в соответствии с представленным расчетом.

Доводы подателя жалобы сводятся к следующему. Поскольку в экспертном заключении об использовании полезной модели в продукте, составленном патентным поверенным ФИО6, отсутствует сравнение между полезной моделью и ее образцом, иные характеристики, которое являются признаками полезной модели, заключение не является всесторонним исследованием изделия, реализуемым ИП ФИО4, и единственным допустимым и достоверным доказательством по делу. По мнению ответчика оснований для удовлетворения иска не имеется. Также податель жалобы не согласен с заявленным истцом расчетом  компенсации. Истец вправе претендовать только на меньшую сумму или исходя из пункта 1 статьи 1406.1 ГК РФ, или исходя из расчета стоимости  реализованной ответчиком продукции, что составляет 78 126 руб. 76 коп. 

Определениями от 01.10.2019 и от 07.10.2019 апелляционные жалобы приняты к производству, судебное заседание назначено на 22.10.2019. Определением от 23.10.2019 (резолютивная часть от 22.10.2019) рассмотрение жалоб отложено на 26.11.2019 в связи с необходимостью представления в суд дополнительных документов. Определением от 26.11.2019 рассмотрение жалоб отложено на 24.12.2019 для дополнительного изучения материалов дела, предложения сторонам времени для урегулирования спора мирным путем.

В связи с отпуском судьи Шадриной А.Н. на основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –                 АПК РФ) произведена ее замена в составе суда на судью Зорину Ю.В., о чем имеется соответствующее определение, на что указано в протоколе судебного заседания, объявлено в судебном заседании. Рассмотрение жалоб начато сначала.

Представитель ИП ФИО2  в судебном заседании апелляционной инстанции поддержал доводы, изложенные в своей апелляционной жалобе с учетом пояснений, просил ее удовлетворить, возразил против изложенных в жалобе ИП ФИО4 доводов и требований. 

ИП ФИО4 и его представитель в судебном заседании апелляционной инстанции поддержали доводы, изложенные в своей апелляционной жалобе с учетом пояснений, просили ее удовлетворить, возразили против изложенных в жалобе  ИП ФИО2 доводов и требований. 

Выслушав ИП ФИО4, его представителя и представителя                   ИП ФИО2, исследовав доказательства по делу, изучив доводы, приведенные в жалобах, дополнениях к ним, письменным пояснениям к ним, отзывах на жалобы,  письменные доказательства, апелляционная инстанция приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, ИП ФИО2 осуществляет реализацию теплиц, парников и поликарбоната путем использования интернет-сайта, на котором размещена информация о товаре, в частности, о свайных опорах для теплиц, который производится на основании патента на полезную модель «Свайная опора для теплицы» № 173055. 

ИП ФИО2 является правообладателем патента Российской Федерации № 173055 на полезную модель «Свайная опора для теплицы» с датой приоритета – 16.12.2016, датой государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 08.08.2017, сроком действия исключительного права на полезную модель – 16.12.2026.

ИП ФИО2 в ноябре 2017 года стало известно, что ИП ФИО4 использует принадлежащее ему исключительное право на вышеуказанную полезную модель путем размещения информации в сети Интернет по адресу своего интернет-сайта (протокол осмотра доказательств от 10.11.2017, проведенным нотариусом ФИО7).

Истец в декабре 2017 года обратился в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

Постановлением  следователя СУ УМВД России по городу Вологде от 17.01.2018  отказано в возбуждении уголовного дела на основании  пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с отсутствием  в деянии состава преступления.

Согласно материалам проверки и тексту данного постановления установлено, что  ИП ФИО4 на своем сайте в сети Интернет без заключения соответствующего лицензионного договора с ИП ФИО2 разместил  информацию  о «грунтозацепах свайного типа», предлагал услуги по  изготовлению и реализации, предлагал  к продаже  изделия  с элементами  запатентованного  полезного изделия.

Постановлением  начальника Следственного управления УМВД России по городу Вологде от 02.02.2018 отменено постановление от 17.01.2018,  поручено проведение дополнительной проверки.

Постановлением от 11.02.2018  вновь было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении ИП ФИО4 в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Постановлением от 19.06.2018  вышеназванное постановление от 11.02.2018 отменено, поручено проведение дополнительных  мероприятий по проверке, направлены материалы патентному поверенному для проведения сравнительного  исследования на соответствие  образцов  свайных опор для теплиц на соответствие формуле полезной модели № 173055, запатентованной ИП ФИО2

Патентным поверенным ФИО6 проведено экспертное исследование, представлено экспертное заключение от 02.03.2018. Согласно данному заключению, в представленном для анализа образце используется каждый признак полезной модели, удостоверенный патентом Российской Федерации № 173055, в представленном для анализа образце содержатся признаки нарушения исключительного права на патент № 173055 (свайная опора для теплицы). 

Постановлением  следователя СУ УМВД России по городе Вологде от 20.06.2018  отказано в возбуждении уголовного дела в отношении                               ИП ФИО4 по признакам преступления, предусмотренного статьей 147 Уголовного кодекса Российской Федерации, по основанию, предусмотренному  пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК РФ  в связи с отсутствием  в деянии состава преступления, ИП ФИО2 рекомендовано обратиться в суд с вопросом  выплаты  компенсации в порядке статьи 1406.1 ГК РФ.

Как следует из  представленных материалов проверки  правоохранительными органами, при каждой проверки заявлений                            ИП ФИО2  с ИП ФИО4 были взяты объяснения относительно  использования  полезной модели.

В марте 2018 года  ИП ФИО2 обратился с жалобой в Управление Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области на действия ИП ФИО4, нарушающие исключительные права заявителя на полезную модель № 173055.

Определением Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области от 12.04.2018  дело по жалобе ИП ФИО2 назначено к рассмотрению, ИП ФИО4 привлечен к участию в рассмотрении дела  в качестве ответчика, о чем последний был извещен.

 Решением  комиссии  Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области от 28.08.2018 действия ИП ФИО4, выразившиеся в реализации им свайных опор для теплиц, соответствующих признакам полезной модели, являющейся результатом интеллектуальной деятельности  ИП ФИО2, признаны  действиями недобросовестной конкуренции по отношению к ИП ФИО2, что является нарушением  статьи 14.5 Федерального закона  от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ).

При рассмотрении данного дела комиссией  Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области было установлено следующее. ИП ФИО2 и ИП ФИО4 являются  конкурентами на товарном рынке продажи свай для теплиц (грунтозацепы) на территории города Вологды.  ИП ФИО2 является обладателем  патента на полезную модель № 173055 – свайная  опора для теплицы с датой  приоритета полезной модели 16.12.2016. После даты  приоритета полезной модели                       ИП ФИО4  заключил с гражданами  30 договоров  подряда на изготовление  металлоконструкций, за период  2017 года и 1 квартал 2018 года им реализовано 369 грунтозацепов. Комиссия признала необоснованными доводы  ответчика о  сохранении у него права на безвозмездное  использование грунтозацепов, заявленные со ссылкой на статью 1361 ГК РФ. Комиссия пришла к выводу о том, что  действия ИП ФИО4, выразившиеся в реализации  им свайных опор  для теплиц, соответствующих признакам полезной модели, являющейся результатом  интеллектуальной деятельности  ИП ФИО2, являются действиями недобросовестной конкуренции, направлены на получение  преимуществ при осуществлении  предпринимательской  деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, разумности и справедливости, что может причинить  ИП ФИО2 убытки и нарушают статью 14.5 Закона № 135-ФЗ.

В отношении ИП ФИО4 28.08.2018 выдано предписание  о прекращении  нарушения антимонопольного законодательства путем прекращения реализации свайных опор для теплиц, соответствующих признакам полезной модели, являющейся  результатом интеллектуальной  деятельности ИП ФИО2

В материалах  дела № 3-14АМЗ/18  Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области  имеется ответ                           ИП ФИО4 от 28.09.2018  на предписание  о  прекращении  им реализации  свайных опор для теплиц, соответствующих признакам полезной модели, являющейся  результатом интеллектуальной деятельности                            ИП ФИО2

Как следует из искового заявления, за грубое, неоднократное и длительное нарушение исключительных прав ИП ФИО2 ответчик обязан выплатить ему компенсацию в соответствии с  пунктом 2 статьи 1406.1 ГК РФ  в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

По расчету истца, такой размер компенсации составляет 4 000 000 руб. исходя из двукратного  размера  стоимости права использования, подтвержденного лицензионным договором  от 01.12.2017 № 1 (стоимость права на год в размере 2 000 000 руб.), платежным поручением о внесении платы за пользование по договору,  выпиской о внесении изменений в патент.

Полагая, что действиями ответчика нарушены исключительные права  истца на использование полезной модели, защищенной патентом, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассматривая заявленные требования, суд первой инстанции возложил на ИП ФИО4 обязанность опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о допущенном нарушении, взыскал с                             ИП ФИО4 в пользу ИП ФИО2  500 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель. В удовлетворении остальной части иска суд отказал.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд  пришел к выводу об установлении факта нарушения ответчиком исключительного права истца на полезную модель по патенту, что подтверждается материалами дела. Вопреки утверждению ответчика о наличии у него права преждепользования на полезную модель, защищаемую указанным патентом, ответчик не представил в материалы дела доказательства, соответствующие требованиям, предусмотренным в статьях 65, 66, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).      Требование истца о возложении на ответчика обязанности опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о допущенном нарушении подлежит удовлетворению как основанное на статье 1407 Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ). Взыскание компенсации является установленной нормами ГК РФ мерой ответственности, возникшей в силу самого факта нарушения ответчиком исключительных авторских прав в форме использования произведения без согласия правообладателя, при этом истец в соответствии с прямым указанием нормы пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации освобожден от доказывания размера понесенных убытков. 

При этом снижая размер заявленной компенсации, суд указал, что  определение истцом  размера компенсации в 4 000 000 руб.  с учетом размера вознаграждения по лицензионному договору  от 01.12.2017 № 1, заключенному истцом с ООО «Завод Стандарт», который составляет 2 000 000 руб. (двукратный размер стоимости права использования полезной модели составит 4 000 000 руб.), является необоснованным и завышенным.   Учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя,  исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд пришел к выводу о возможном снижении размера компенсации за нарушение исключительных прав истца до                              500 000 руб.  Определяя именно такой размер компенсации, суд учел фактические обстоятельства дела, характер и возможные последствия допущенного нарушения, отсутствие доказательств существенного причинения вреда истцу, однократность нарушения, а также прекращение ответчиком использования полезной модели после 28.08.2018 (решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области), исходя из принципов разумности и справедливости, необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Апелляционная инстанция соглашается с выводами суда первой инстанции относительно  доказанности  факта принадлежности истцу исключительного права, отсутствия у ответчика прав  использования   полезной модели по патенту и согласия истца на  такое использование,  а также  факт нарушения ответчиком  заявленного  истцом исключительного права. В этой части решение суда является законным, а доводы жалобы ИП ФИО4 необоснованными.

Вместе с тем,  решение суда в части  определения  размера компенсации, оценки  порядка представленного истцом расчета компенсации и возможности снижения заявленного размера подлежит изменению на основании  пунктов 3 и 4 части 1 статьи 270 АПК РФ.

В силу статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

В соответствии со статьей  1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. 

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

Как правомерно указал суд первой инстанции, исходя из предмета и оснований заявленного иска ИП ФИО2 должен доказать факт принадлежности ему исключительного права на полезную модель и факт нарушения ответчиком указанного права, а ответчик представитель доказательства того, что его действия не нарушили исключительное право истца на полезную модель. 

В соответствии с материалами дела,  факт  принадлежности                           ИП ФИО2 исключительного права подтверждена представленным патентом Российской Федерации на полезную модель № 173055 «свайная опора для теплицы», выданным  Федеральной службой  по интеллектуальной собственности по заявке от 16.12.2016 № 2016149569, приоритетом полезной модели 16.12.2016, датой государственной регистрации в Государственном  реестре полезных  моделей Российской Федерации 08.08.2017, сроком действия  исключительного права на полезную модель 16.12.2026. В патенте  ИП ФИО2 указан в качестве  патентообладателя и автора. К патенту представлена формула  полезной модели с описанием.

Как следует из искового заявления, истец узнал о нарушении его исключительных прав из информации, размещенной ответчиком  на сайте Интернет, согласно которой ИП ФИО4 предлагал к продаже, изготовлению, применению продукта, содержащего   признаки полезной модели по патенту № 173055, права на который  принадлежат истцу.

Как факт принадлежности  истцу  заявленного исключительного права, так и факт использования  ответчиком  данного права  без согласия правообладателя были предметом исследования и проверки  правоохранительными органами по заявлению ИП ФИО2 от декабря 2017 года в отношении действий ИП ФИО4, а также от марта 2018 года Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области.

Материалы проверок  представлены, приобщены к материалам настоящего дела.  

Кроме того, данные факты подтверждаются  экспертным заключением от 02.03.2018 по результатам проведения  исследования  по запросу Отдела  экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Вологда,  нотариально заверенными  протоколами осмотра доказательств, распечатками с сайтов ответчика, договорами подряда на изготовление металлоконструкций за период с 2017 года и первый квартал 2018 года.

Более того, в судебном заседании апелляционной инстанции  ИП ФИО4 и его представитель не отрицали факт  размещения  вышеназванной информации на своем сайте, которая была удалена только в период рассмотрения  дела в апелляционном суде. При этом пояснили, что фактически предложение к изготовлению, продаже, само изготовление и продажа продукта с  признаками  полезной модели по патенту № 173055 осуществлялись по август 2018 года. 

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о нарушении ИП ФИО4 исключительного права ИП ФИО2 на полезную модель по названному  патенту. 

Апелляционный суд также находит  правильной оценку судом первой инстанции экспертного заключения об использовании полезной модели в продукте, составленном патентным поверенным ФИО6, согласно которого  в представленном  правоохранительными органами в рамках проверки заявления ИП ФИО2 для анализа образце используется каждый признак полезной модели, удостоверенный патентом Российской Федерации № 173055, в представленном для анализа образце содержатся признаки нарушения исключительного права на патент № 173055 (свайная опора для теплицы). 

Как обоснованно указал суд первой инстанции, заключение патентного поверенного ФИО6 фактически представляет собой письменное доказательство, то есть является одним из доказательств по делу, которое оценивается судом в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ, в совокупности с иными относимыми и допустимыми доказательствами по делу.

При этом ИП ФИО4  в порядке применения статьи 65 АПК РФ не представил доказательства, свидетельствующие об иных выводах, в том числе об  отсутствии в изделиях ответчика каждого признака полезной модели по  патенту Российской Федерации № 173055.

Доводы  ИП ФИО4 о наличии у него права  преждепользования со ссылкой на  изготовление и продажу  данных изделий с 2016 года были предметом подробного исследования в суде первой инстанции, им дана мотивированная оценка, оснований не согласиться с которой у апелляционной инстанции не имеется. 

Согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования). Право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных соответствующими нормами материального права, однако это не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования.

Таким образом, лицо, указывающее на наличие у него права преждепользования, вправе в рамках самостоятельно иска (в том числе встречного) либо в возражениях против предъявленных к нему требований, доказать использование до даты приоритета тождественного технического решения (с подтверждением использования всех признаков, присущих защищаемому патенту), независимость создания такого технического решения, а также объем преждепользования.

В данном случае, ответчик  не представил доказательства, свидетельствующие  о возникновении и наличии у него  данного права преждепользования, а также  использование до даты приоритета тождественного технического решения с подтверждением  использования всех признаков, присущих  защищаемому патенту, независимость  создания технического решения, объем преждепользования.  Представленные  ответчиком  договоры, приложения к ним,  такие сведения не содержат. 

В связи с этим ответчик  не подтвердил наличие у него  законного права  пользования  исключительным правом  истца либо согласие  истца на  такое использование.

В судебном заседании  апелляционной инстанции  ответчик и его представитель  пояснили, что к  истцу с предложением о передаче  полностью либо в части на установленный срок исключительного или неисключительного права, в том числе путем  заключения лицензионного договора, не обращались, поскольку не признавали  и не признают наличие у истца данного права.

В пунктах 126, 127 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) разъяснено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом (пункта 1 статьи 1229 ГК РФ). 

Согласно статье 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно статье 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Взыскание компенсации является ГК РФ мерой ответственности, возникшей в силу самого факта нарушения ответчиком исключительных авторских прав в форме использования произведения без согласия правообладателя, при этом истец в соответствии с прямым указанием нормы пункта 3 статьи 1252 ГК РФ освобожден от доказывания размера понесенных убытков.

Согласно статье 1407 ГК РФ патентообладатель вправе в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 настоящего Кодекса потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав.

В данном случае требование истца о возложении на ответчика обязанности   опубликовать  в официальном  бюллетене  федерального  органа  исполнительной  власти  по интеллектуальной  собственности  решение суда  о допущенном нарушении соответствует требованиям названной нормы права, а также  исходя  из установленных  судом нарушений. 

Кроме того, из материалов дела видно, что ИП ФИО2 определил размер компенсации в размере 4 000 000 руб. из расчета размера вознаграждения по лицензионному договору от 01.12.2017  № 1, заключенному им с обществом с ограниченной ответственности «Завод Стандарт», который составляет  2 000 000 руб. Двукратный размер стоимости права использования полезной модели составит 4 000 000 руб. 

По условиям данного договора лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия  договора право  использования  патента (лицензию) на территории Российской Федерации на условиях, установленных договором (пункт 1.1). Права, передаваемые по договору, в том числе  включают в себя права на изготовление, применение, предложение  о продаже и продажу полезной модели по патенту исключительно в интересах и по заказу истца (пункт 1.2). За предоставляемые  по договору  права лицензиат уплачивает лицензиару  вознаграждение в размере 2 000 000 руб. (пункт 2.1). 

Договор вступает в силу с даты регистрации  предоставления права использования  патента в федеральном органе  исполнительной власти по интеллектуальной собственности  и действует  в течение одного года (365 календарных дней).

Согласно платежному поручению от 20.11.2018 № 511  ООО «Завод Стандарт» перечислил  ИП ФИО2 2 000 000 руб.  в качестве платы за предоставление права использования  патента по лицензионному договору от 01.12.2017 № 1.

В связи с заключением  лицензионного договора, соответствующие изменения  внесены в патент Российской Федерации  на полезную модель       № 173055. Государственная регистрация предоставления права использования по договору произведена 09.11.2018 № РД0274246. В качестве  лица, предоставляющего право  использования, указан ИП ФИО2, в качестве лица, которому предоставлено право использования -  ООО «Завод Стандарт». Вид договора – лицензионный. Условия договора – неисключительная лицензия сроком на 365 дней на территории  Российской Федерации.

Таким образом,  истец доказал правомерность определения им порядка  расчета компенсации  по правилам пункта 2 статьи 1406.1 ГК РФ  исходя из конкретных обстоятельств, а именно, доказал стоимость права использования полезной модели, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

 В связи с этим все доводы  ответчика относительно необоснованности  заявления истцом  компенсации, рассчитанной исходя из стоимости права использования полезной модели, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель, а также недоказанности  такой стоимости права, и ссылки на фиктивность лицензионного договора, заключение его  заинтересованными лицами, не принимаются во внимание, поскольку опровергаются  имеющимися в деле доказательствами. 

При этом  доводы  ответчика о том, что в данном случае следует  рассчитывать компенсацию исходя из стоимости  продукции, им изготовленной и реализованной, являются ошибочными, поскольку  такой порядок расчета законом не предусмотрен. 

Исходя из правового смысла вышеназванной нормы статьи 1406.1 ГК РФ способ, который использовал нарушитель, учитывается при расчете компенсации исходя из правомерного использования  соответствующей полезной модели. 

В данном случае правомерное использование ответчиком не доказано, с предложением о заключении лицензионного договора  ответчик к истцу не обращался, поэтому  ИП ФИО2 правомерно применил  при расчете компенсации цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующей полезной модели, а именно указанную в лицензионном договоре  от 01.12.2017 № 1. При этом  им учтены те способы, которые использовал нарушитель. 

Истец  самостоятельно определяет тот вид ответственности, который  в силу закона он вправе предъявить к нарушителю его прав. В данном случае он  применил  пункт 2 статьи 1406.1 ГК РФ. Предложенный  ответчиком порядок расчета компенсации фактически  подменяет  требования истца, что в силу норм АПК РФ является недопустимым.

Таким образом, ответчик не доказал ошибочность и неправомерность  предложенного истцом расчета компенсации.

Требования истца являются  законными,  подтвержденными доказательствами, имеющимися  в материалах дела, подлежащими удовлетворению, а доводы жалобы ИП ФИО4 признаются необоснованными.

Как следует из материалов дела,  ответчик в суде первой инстанции заявил о несоразмерности  заявленного истцом размера компенсации, при этом его не мотивировал и не представил соответствующих доказательств.

Кроме того, апелляционный суд также отмечает, что суд первой инстанции не предложил ответчику  уточнить свою правовую позицию, изложенную в отзыве на иск от 21.05.2019, о снижении  размера компенсации, не указал ответчику на необходимость конкретизировать, на что  конкретно направлены его доводы: на оспаривание  доказываемой  истцом цены, которая при сравнимых  обстоятельствах обычно взимается  за правомерное  использование  полезной модели, либо на  установление  обстоятельств,  позволяющих  снизить  размер  компенсации  ниже установленного  размера.

В связи с этим все  доводы ответчик со ссылкой на вышеуказанные обстоятельства  изложил в своей жалобе. Обстоятельства, связанные  с оспариванием  доказываемой истцом цены,  проверял  и устанавливал апелляционный суд с учетом доводов жалобы.  

Определением от 23.10.2019 апелляционный суд предложил                                   ИП ФИО4 уточнить, на что  конкретно в суде первой инстанции при предъявлении отзыва на иск направлены его доводы: на оспаривание  доказываемой  истцом цены, которая при сравнимых  обстоятельствах обычно взимается  за правомерное  использование  полезной модели, либо на  установление  обстоятельств,  позволяющих  снизить  размер  компенсации  ниже установленного  размера.

При этом  ИП ФИО4 и его представитель пояснили, что они оспаривают как доказываемую  истцом цену, которая при сравнимых  обстоятельствах обычно взимается  за правомерное  использование  полезной модели, так и ссылаются на   наличие обстоятельств,  позволяющих  снизить  размер  компенсации  ниже установленного  размера. При этом названные обстоятельства документально не подтвердили ни в суде первой инстанции, ни в апелляционной инстанции. 

При этом суд первой инстанции с учетом данного заявления пришел к выводу о  снижении размера  компенсации до 500 000 руб., указав, что определение истцом  размера компенсации в 4 000 000 руб.  с учетом размера вознаграждения по лицензионному договору  от 01.12.2017 № 1, заключенному истцом с ООО «Завод Стандарт», который составляет 2 000 000 руб. (двукратный размер стоимости права использования полезной модели составит 4 000 000 руб.), является необоснованным и завышенным.   

Апелляционный суд не может согласиться с данным выводом, поскольку, как указано выше, истец заявил свои требования по пункту 2 статьи 1406.1 ГК РФ, представил расчет в соответствии с данной нормой права  и доказал, как саму стоимость права использования полезной модели, так и соотношение данной стоимости с ценой, которая при сравнимых  обстоятельствах  обычно взимается за правомерное использование соответствующей полезной модели, теми способами, которые использовал нарушитель.

Поэтому расчет истца является верным, соответствующим требованиям пункта 2 статьи 1406.1 ГК РФ.

Апелляционный суд  также не может согласиться с выводами суда первой инстанции относительно возможности в данном случае  снижения  размера компенсации.

Суд первой инстанции, снижая размер компенсации до 500 000 руб., указал, что им учтены: характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя,  исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.  

Определяя именно такой размер компенсации, суд первой инстанции также указал, что он учитывал фактические обстоятельства дела, характер и возможные последствия допущенного нарушения, отсутствие доказательств существенного причинения вреда истцу, однократность нарушения, а также прекращение ответчиком использования полезной модели после 28.08.2018 (решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области), исходя из принципов разумности и справедливости, необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Вместе с тем, в силу  пункта 2 статьи 1406.1 ГК РФ,  установленный  размер компенсации является минимальным. Правовых оснований и условий, при которых возможно снижения  заявленного истцом  размера компенсации ниже минимального  размера в данном случае  не установлено, из материалов дела не  следует.

Из материалов дела видно, что нарушение прав  истца  осуществлялось  ответчиком длительное время (с 2017 года), в том числе с учетом  извещения ответчика об обращении истца в правоохранительные органы (в декабре 2017 года) и в Управление  Федеральной  антимонопольной службы по Вологодской области (в марте 2018 года), такое нарушение с указанных дат не прекратилось. По сведениям ответчика,  действия по  изготовлению и продаже  продукции с использованием  полезной модели по патенту, им продолжались  по август 2018 года. При этом информация по  предложениям по изготовлению контрафактной продукции и по предложениям к продаже  данной продукции была размещена на сайте ответчика вплоть до  рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции, что  ответчик и его представитель  не отрицали. Такие нарушения являются не только длительными, но и неоднократными. Кроме того, территориально  сфера распространения нарушений прав истца действиями ответчика значительна, на что  указывал истец в суде первой инстанции,  что также подтверждено  материалами дела и не оспаривалось ответчиком.

Те обстоятельства, на которые указал суд первой инстанции, мотивируя  вывод о возможном значительном снижении  компенсации, рассчитанной  по пункту 2 статьи 1406.1 ГК РФ, документально не подтверждены, не соответствуют ни материалам дела, ни установленным  по делу существенным обстоятельствам.

Таким образом, оснований для снижения размера компенсации  и частичного отказа в удовлетворении иска у суда первой инстанции не имелось, исковые требования  подлежат удовлетворению полностью.

В связи с этим доводы  подателя жалобы ИП ФИО2  являются обоснованными, решение суда подлежит изменению на основании пунктов 3 и 4 части 1 статьи 270 АПК РФ.

Судебные расходы распределяются по правилам статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Вологодской области от 06 сентября                  2019 года по делу № А13-5545/2019 изменить.

Изложить второй и третий абзацы резолютивной части в следующей редакции:

«Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 4 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту № 173055, 49 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска».

В остальной части решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО4 - без удовлетворения.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 3 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам (127254, Москва, Огородный проезд, дом 5, строение 2) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

          А.Я. Зайцева

 

Судьи

          Ю.В. Зорина 

          О.Б. Ралько