Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-97013/17-51-885

город Москва

26 января 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 19 января 2018 года

Решение в полном объеме изготовлено 26 января 2018 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О.В., единолично, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Carte Blanche Greetings Ltd 

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 315774600094169)

о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 2 000 000 руб., расходов на приобретение контрафактного товара в размере 1 600 руб.,

при участии:

от истца – ФИО3, по дов. № б/н от 7 апреля 2016 года;

от ответчика – ФИО4, по дов. № 77АВ5680103 от 11 сентября 2017 года;

У С Т А Н О В И Л:

Компания Carte Blanche Greetings Ltd (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 500 000 руб., расходов на приобретение контрафактного товара в размере 1 600 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 27 июня 2017 года дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25 августа 2017 года суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, приняв в порядке ст. 49 АПК РФ увеличение размера компенсации до 2 000 000 руб.

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве. 

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей сторон, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на персонаж серии произведений - медвежонок «Tatty Tеddy», а также правообладателем изобразительного товарного знака по международной регистрации № 855249 (стилизованное изображение серого медвежонка с синим носом и заплаткой), товарного знака со словесным обозначением «Me to You» по международной регистрации № 862892, и товарного знака со словесным обозначением «Carte Blanche Greetings» по международной регистрации № 862888, которые зарегистрированы, в том числе в отношении товара 28 класса МКТУ «игрушки».

В обоснование исковых требований истец указал, что ответчик в своей коммерческой практике в течение длительного времени использует изображение персонажа - медвежонка Tatty Teddy (серый мишка с заплаткой и голубым носом, далее - «Персонаж»), исключительные права на который принадлежат компании Карт Бланш Гритингз Лимитед (CARTE BLANCHE GREETINGS LIMITED). В частности, речь идет об использовании Персонажа в производстве и продаже через сеть магазинов своей продукции неограниченному кругу лиц. В частности, продажа также осуществляется посредством сайта в сети Интернет http://bimi.su/.

Указанные обстоятельства подтверждаются нотариальным протоколом осмотра сайта от 08 декабря 2016 года, кассовым чеком от 24 января 2017 года; фотографиями приобретенной продукции; спорной продукции (товар обозревался в судебном разбирательстве, состоявшемся 19 января 2016 года).

Истец указал, что, осуществляя указанные выше действия, ответчик фактически нарушает исключительное право на Персонаж Carte Blanche Greetings Ltd.

Медвежонок Tatty Teddy является популярным произведением, персонажем аудиовизуальных произведений, персонажем различных картинок, открыток, популярной игрушкой, используется в оформлении различных товаров, подлежит правовой охране и как самостоятельное произведение живописи (часть 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)), и как персонаж различных аудиовизуальных произведений, и как произведение живописи (часть 7 статьи 1259 ГК РФ). 

В подтверждение данного обстоятельства истец представил заверенную копию апостилированного аффидевита ФИО5 с нотариальным переводом.

Авторские права истца на персонажа произведения подтверждаются трудовым договором от 27.11.2000 между автором иллюстраций произведения Стивом Морт-Хиллом (Stive Mort-Hill) и истцом, а также аффидевитом Стива Морт-Хилла с проставленным апостилем и нотариально заверенным переводом.

Авторство Стива Морт-Хилла подтверждается указанием его в качестве автора иллюстраций (художника) на обложке книги «Серый мишка с голубым носом, История Ми Ту Ю» (год первого опубликования 2003).

В соответствии со статьей 1257 ГК РФ лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное.

На основании пункта 17.1. указанного договора Стив Морт-Хилл передал истцу вес настоящие и будущие авторские права, права на дизайн и другие имущественные права на все материалы, написанные, созданные или разработанные им в связи с бизнесом или деятельностью истца.

В соответствии со Справкой о некоторых вопросах, связанных с практикой рассмотрения Судом по интеллектуальным правам споров по серийным делам о нарушении исключительных прав» (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам 29.04.2015 года № СП-23/29), в случае если аффидевит отвечает критериям относимости, допустимости, нет оснований полагать, что эти данные под присягой показания в установленном порядке признаны ложными, не соответствующими действительности (в том числе исходя из права государства, в котором аффидевит дан) и содержание аффидевита не опровергается другими изложенными в материалах дела сведениями, допускается признание аффидевита в качестве доказательства факта принадлежности исключительных прав истцу.

Применительно к настоящему спору следует, что факт принадлежности истцу исключительных авторских прав подтвержден документально.

При этом ни право автора, ни документы, подтверждающие переход исключительных авторских прав к истцу в установленном законом порядке, ответчиком не оспорены.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, вправе использовать такой результат по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя. Использование результата интеллектуальной деятельности, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским Кодексом РФ.

В соответствии с частью 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности либо за допущенное правонарушение в целом.

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ, в случаях нарушения исключительного права на произведение правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

В соответствии с пунктом 43.3. совместного постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ №5/29 от 26.03.2009 рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с частью 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В соответствии с частью 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1515 ГК РФ, в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере до пяти миллионов рублей.

Лицензионный договор с ответчиком, предметом которого являлась бы передача прав на персонаж и товарные знаки, истец не заключал, иным образом, права на персонаж и товарный знак не передавал. Основания для внедоговорного использования у ответчика в соответствии с ГК РФ отсутствуют.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве на иск, судом не принимаются в связи с нижеследующим.

Как следует из протокола нотариального осмотра сайта (т. 2 л.д. 17), на сайте http://bimi.su/ в разделе «Реквизиты» указано: полное наименование организации - индивидуальный предприниматель ФИО2, ИНН – 

<

***>, ОГРНИП 315774600094169. Таким образом, материалами дела подтверждается факт принадлежности спорного сайта ответчику. Факт принадлежности спорного сайта ответчиком не оспорен.

На главной странице сайта указано (т. 2 л.д. 9), что «мы все делаем только вручную: клеем, шьем, собираем и заворачиваем. Никакого машинного производства, конвейера и прочей механизации. Только handmade». Таким образом, на данном сайте ответчик указал, что продукция производится им вручную, соответственно, ответчик является непосредственным производителем спорной продукции.

В материалы дела истцом также представлена копия кассового чека, оформленного ответчиком с указанием его ИНН при непосредственной продаже товара, который обозревался судом в судебном разбирательстве.

Ответчик в нарушение требований статьи 65 АПК РФ не представил доказательств того, что реализация товара осуществлялась не в его торговой точке, с согласия правообладателя и с соблюдением исключительных прав.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя, специальных знаний не требует.

Аналогичный вывод содержится в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 приказа Роспатента от 05.03.2003 № 32 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания», далее - Правила № 32).

В соответствии с пунктом 5.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее - Методические рекомендации), сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешней формы; наличия или отсутствия симметрии; смыслового значения; вида и характера изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное); сочетания цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 5.2.1 Методических рекомендаций при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением. Сходство изображений состоит во внешнем виде и смысловом значении. Незначительные различия в форме и сочетании цветов не влияют на общее восприятие изображения данного товара как сходного до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками (пункт 14.4.2 Правил № 32).

Спорная мягкая игрушка выполнена с подражанием изображению персонажа, поскольку при ее изготовлении использован материал такого же цветового сочетания, что и в лицензионном продукте (серая шерсть, серая мордочка) пропорции, характерное изображение его черт и типично сидячая поза совпадают, наличествуют брюшко, заплатка на голове и надпись на левой лапе «Me to You». Приобретенная мягкая игрушка не имеет средств идентификации защиты, присущих лицензионному продукту, что свидетельствует о контрафактности товара.

При этом незначительные различия в форме и сочетании цветов не влияют на общее восприятие изображения данного товара как сходного до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками (пункт 14.4.2 Правил № 32).

Ответчик заявил о снижении заявленного истцом размера компенсации. 

Суд же считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме в связи со следующим.

Как следует из протокола нотариального осмотра, ответчик осуществляет розничную продажу своей продукции через 53 точки продажи (т. 2 л.д. 14-16). Доказательства, подтверждающие обратное, ответчиком не представлены.

Нотариальным протоколом осмотра сайта, где ответчик указан в качестве продавца, о чем свидетельствуют реквизиты, зафиксировано 74 нарушения исключительных прав истца.

В материалы дела ответчиком представлены выписки по банковскому счету, номер которого указан на спорном сайте, за период с 01.01.2017 по 31.10.2017, в подтверждение довода о незначительном обороте денежных средств.

Вместе с тем данные доказательства не являются основанием полагать, что деятельность ответчика не является прибыльной, учитывая, что продажа товара производится в розницу через кассовый аппарат, о чем свидетельствует полученный истцом при покупке товара кассовый чек. Сведения о налоговой отчетности с указанием полученного дохода ответчик не представил.

Ответчик использовал товарные знаки при продаже (при предложении к продаже), в том числе, посредством сети «Интернет», своей продукции, в продвижении своих товаров, это свидетельствует об осознанном выборе модели поведения, которая характеризуется попыткой использовать чужую интеллектуальную собственность для получения коммерческой выгоды;

Суд учитывает также доступность продукции; покупатель может осуществить заказ у ответчика посредством сети «Интернет», имеет возможность оплатить заказ несколькими способами, может воспользоваться услугой доставки, а также посетить любой из магазинов, который присутствует практически на каждой станции метро.

Ответчик является производителем контрафактной продукции, данная информация также указана на бирке, прикрепленной к купленному товару.

На основании вышеизложенного, суд считает, что заявленные истцом требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по уплате государственной пошлины по иску и расходы на приобретение контрафактного товара относятся на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ. Госпошлина в сумме 20 000 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 9, 65, 110, 167-170 АПК РФ,     

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу Carte Blanche Greetings Ltd компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 2 000 000 руб., расходы на приобретение контрафактного товара в размере 1 600 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 000 руб.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 20 000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Козленкова