АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Октябрьский проспект, 14, г. Владимир, 600025

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А11-8922/2021

г. Владимир

21 мая 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 13.05.2024.

Полный текст решения изготовлен 21.05.2024. 

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Романовой В.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Барановой Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску закрытого акционерного общества "Стародворские колбасы" (600009, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Владимирский стандарт" (600910, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании компенсации в сумме 5 000 000 руб. и обязании прекратить незаконное использование товарного знака; при участии: от истца ФИО1- по доверенности от 23.05.2023 № 0849 (сроком действия по 22.05.2024),  ФИО2- по доверенности от 01.04.2024 № 1553 (сроком действия по 31.03.2025), от ответчика ФИО3- по доверенности от 17.08.2023 (сроком действия на 3 года), ФИО4- по доверенности от 20.04.2023 (сроком действия на 1 год), установил.

Закрытое акционерное общество «Стародворские колбасы» обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Владимирский стандарт», в котором просило обязать ответчика прекратить незаконное использование товарного знака от 28.01.2021 № 794802, в том числе, путем прекращения реализации вареных колбасных изделий «Ветчина фермерская с телятиной» ТМ «Телятино», дизайн упаковки которых сходен до степени смешения с товарным знаком от 28.01.2021 № 794802, а также удаления информации о реализации данной продукции из материалов, которыми сопровождается ее реализация, в том числе, документации из сети Интернет; взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака в сумме 5 000 000 руб.

Заявлением вх.от 29.03.2024, принятым судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истец уточнил свои требования и просил взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака от 28.01.2021 № 794802 в размере 5 000 000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины; отказался от требования об обязании ответчика прекратить незаконное использование товарного знака.

В обоснование своих требований истец сослался на статьи 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и пояснил, что с декабря 2019 года осуществляет выпуск вареной колбасы «Дугушка», дизайн упаковки которой зарегистрирован в качестве ряда товарных знаков, в том числе, от 28.01.2021 № 794802. Также пояснил, что обнаружил факт производства и ввода в эксплуатацию ответчиком вареных колбасных изделий «Ветчина фермерская с телятиной», дизайн упаковки которых сходен до степени смешения с товарным знаком истца. Указал, что спорная продукция ответчика реализуется на территории Владимирской, Астраханской, Ивановской, Воронежской Ростовской областей, Республики Мордовия; продукция истца под товарным знаком «Дугушка» также реализуется на указанной территории.

Ответчик в отзыве на исковое заявление требования истца не признал, указав, что единственным одинаковым элементом, который содержится на оболочке вареных колбасных изделий как истца так и ответчика, является наименование вида товара «Ветчина», однако этот словесный элемент является общеупотребляемым и неохраноспособным. По мнению ответчика, сходство упаковок истцом не доказана: оттенки красного в сочетании с бежевым используют при маркировке большинство производителей мясных изделий на территории РФ; расположение основных графических элементов различно (сильный элемент «Стародворье дугушка» расположен в центре, в то время как сильный элемент «Телятино собственная ферма» расположен по углам, между которыми в центре пасутся коровы, словесный элемент упаковки «Мясной продукт. Вареный продукт из мяса. ВЕТЧИНА ДУГУШКА» расположен с обеих сторон от сильного элемента «Стародворье дугушка», в то время как словесный элемент «ВЕТЧИНА фермерская с телятиной» расположен по центру; главным изобразительным элементом дизайна упаковки товара истца является дизайн этикетки вареного продукта из мяса с логотипом «Ветчина Дугушка», а главным изобразительным элементом дизайна упаковки товара ответчика является логотип «Телятино собственная ферма», который и формирует в сознании потребителя верные представления о принадлежности продукта.

Возражая против доводов ответчика, истец сослался на социологическое исследование, проведенное ООО «ОуЭмАй Аналитикс», в котором содержатся выводы о наличии смешения продукции ответчика с продукцией истца из-за использования спорных изображений.

Определениями от 29.04.2022 и от 20.10.2022 производство по делу приостанавливалось до принятия Федеральной службой по интеллектуальной собственности решения по результатам рассмотрения возражения ЗАО "Стародворские колбасы" против выдачи патента № 126351 на промышленный образец и до вступления в законную силу решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-892/2022, соответственно.

После возобновления производства по делу ответчик в дополнении к отзыву на иск указал, что выпуск колбасных изделий «Ветчина фермерская с телятиной» под ТМ «Телятино» осуществлялся в оболочке для колбасных изделий, дизайн которой был зарегистрирован в качестве промышленного образца за № 126351, патент был выдан в установленном законом порядке и признан недействительным полностью на основании решения Роспатента только 27.07.2022; реализация колбасных изделий «Ветчина фермерская с телятиной» под ТМ «Телятино» была прекращена с момента получения претензии в период рассмотрения Палатой по патентным спорам Роспатента возражений истца против выдачи патента; использование в дизайне своей продукции промышленного образца, которому предоставлена правовая охрана, до признания его недействительным не является нарушением чужих прав на интеллектуальную собственность. Ответчик полагает, что заявленный размер компенсации является чрезмерным, противоречит принципам разумности и справедливости и носит «карательный» характер.

Истец, возражая против доводов ответчика о чрезмерности заявленной компенсации, указал, что признание патента № 126351 недействительным полностью нивелирует правовые последствия выдачи его ответчику. Также истец сослался на длительность ввода в гражданский оборот ответчиком колбасных изделий «Ветчина фермерская с телятиной» под ТМ «Телятино», широкую известно продукции истца под товарным знаком от 28.01.2021            № 794802 как среди потребителей, так и среди участников предпринимательской деятельности и, как следствие, осознанный и целенаправленный характер действий ответчика в целях получения прибыли за счет известности продукции истца и возможности ввести в заблуждение потребителей относительно производителя и потребительских свойств продукции. 

Также истец указал, что исходя из позиции ответчика, выпуск колбасных изделий «Ветчина фермерская с телятиной» под ТМ «Телятино» в дизайне упаковки, сходном до степени смешения с товарным знаком от 28.01.2021         № 794802 прекращена 28.02.2022 (реализация спорной продукции осуществлялась в течение 1 года и 1 месяца). Истец обратил внимание, что продукция ответчика реализовывалась в различных регионах России через федеральную торговую сеть «Лента», что указывает на широкую географию продаж.

Изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Как пояснил истец, что ЗАО «Стародворские колбасы» осуществляет выпуск вареной колбасной продукции (вареной колбасы, ветчины, сосисок) под ТМ "Дугушка" с декабря 2019 года; дизайн упаковок вареных колбасных изделий под ТМ "Дугушка" зарегистрирован истцом в качестве товарных знаков от 21.01.2021 № 793415, от 26.01.2021 № 794141, от 28.01.2021 № 794802.

Истец также пояснил, что ему стало известно о факте производства и ввода ответчиком в гражданский оборот вареных колбасных изделий "Ветчина фермерская с телятиной" ТМ "Телятино", дизайн оформления упаковки которых сходен до степени смешения с товарным знаком истца от 28.02.2021 № 794802. Указал, что в рамках контрольной закупки установлено, что продукция реализуется на территории Владимирской, Астраханской, Ивановской, Воронежской и Ростовской областей, Республики Мордовия, при этом продукция истца под товарным знаком "Дугушка" также реализуется на указанной выше территории.

Полагая, что ответчиком незаконно используются изображения, сходные с товарным знаком от 28.01.2021 № 794802, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Проанализировав материалы дела и доводы участвующих в деле лиц, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, товарные знаки.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использовать результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Предложение к продаже продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, является нарушением прав на товарный знак (пункт 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 № 19 "Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак").

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития России от 20.07.2015 № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ответчику был выдан патент Российской Федерации № 126351 на промышленный образец "Оболочка для колбасных изделий" (Международная классификация промышленных образцов 09-05 01-04) по заявке № 2020503748 с приоритетом от 19.08.2020. Патент действовал в объеме соответтсвующих изображений.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 26.07.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения ОЗАО «Стародворские колбасы» против предоставления правовой охраны промышленному образцу "Оболочка для колбасных изделий" по патенту Российской Федерации № 126351, указанный патент признан недействительным полностью.

При этом Роспатент установил, что сопоставительный анализ спорного промышленного образца  и товарного знака  показал, что их сходство обусловлено общим зрительным впечатлением, возникающим у потребителя при их восприятии, поскольку они выполнены в схожем колористическом стиле (коричневый, бежевый и красный, цвета отличаются лишь тонами), у них полностью совпадает внешняя форма в виде дуги с закругленными торцами, в центральной части которой расположена широкая полоса в виде дуги бежевого цвета, на которой присутствуют изобразительная и шрифтовая графика. Изобразительная составляющая представляет собой чередующиеся этикетки, верхняя часть которых выполнена в виде красной плашки со шрифтовой графикой, а нижняя часть в виде фигурной рамки, также со шрифтовой графикой. Шрифтовая графика, выполненная красным цветом, расположена между этикетками. Расположение изобразительной и шрифтовой графики в сравниваемых решениях, их общие пропорции, а также их оформление в высокой степени сходны.

Роспатент установил такие признаки сходства как совпадение внешней формы, присутствие симметрии, взаимное расположение основных элементов (центральная полоса, этикетки и шрифтовая графика), сходный колористический стиль (цвет самой оболочки, цвет центральной полосы, цвет заполнения плашек, цвет фигурных рамок, цвет шрифтовой графики).

В связи с этим Роспатент сделал вывод, что сравниваемые решения вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия сравниваемых решений, в том числе: наличие/отсутствие изобразительной композиции с животными выполненной на бледно-розовом фоне; наличие/отсутствие желтых ярлычков со шрифтовой графикой на этикетках; наличие/отсутствие клипс на торцах; наличие/отсутствие имитации обвязки; наличие/отсутствие плашки со внутри фигурной рамки; отличие в форме плашек и рамок под плашками; отличие в цвете шрифтовой графики на красных плашках.

Роспатент констатировал, что первое и наиболее важное впечатление от сравниваемых решений является сходным и только при детальном анализе элементов сравниваемых решений усматривается различие в исполнении отдельных деталей решений. Таким образом, сравниваемые объекты производят сходное общее зрительное впечатление, что обуславливает вывод об их сходстве в целом; при наличии зарегистрированного противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 794802 решение оболочки для колбасных изделий (промышленный образец) способно ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении производителя изделия или товара, для которого изделие служит упаковкой.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2023 по делу № СИП-892/2022 требование ООО "Владимирский стандарт" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.07.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны патенту Российской Федерации № 126351 на промышленный образец "Оболочка для колбасных изделий", оставлено без удовлетворения.

Истцом в обоснование факта реализации ответчиком товаров с использованием спорных изображений представлены материалы контрольных закупок, фотоотчеты, кассовые чеки.

Таким образом, суд приходит к выводу, что факт реализации ответчиком товара с использованием изображений, сходных до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец, подтверждается совокупностью представленных в материалы дела доказательств.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных названных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В данном случае истцом избран вид компенсации на основании пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Ответчиком факт реализации товара с использованием спорных изображений не опровергнут, указано лишь на прекращение выпуска 28.02.2022.

С учетом доводов истца и ответчика, периода использования ответчиком изображений, сходных с товарным знаком истца (1 год и 1 месяц), самостоятельного изъятия ответчиком спорного товара из гражданского оборота, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении требования истца – в сумме 3 000 000 руб.

В остальной части (2 000 000 руб.) требование истца удовлетворению не подлежит.

Довод ответчика о том, что использование в дизайне своей продукции промышленного образца, которому предоставлена правовая охрана, до признания его недействительным не является нарушением чужих прав на интеллектуальную собственность, отклоняется судом, поскольку в силу положений пункта 5 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, признанный недействительным полностью или в части, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Иные доводы ответчика также не могут быть приняты судом во внимание по изложенным выше основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 17, 110, 167-171, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

                                                     Р Е Ш И Л :

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Владимирский стандарт» в пользу закрытого акционерного общества «Стародворские колбасы» компенсацию за нарушение исключительных прав в сумме 3 000 000 руб., а также 34 800 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Прекратить производство по делу в части обязания общества с ограниченной ответственностью «Владимирский стандарт» прекратить незаконное использование товарного знака от 28.01.2021 № 794802, в том числе, путем прекращения реализации вареных колбасных изделий «Ветчина фермерская с телятиной» ТМ «Телятино», дизайн упаковки которых сходен до степени смешения с товарным знаком от 28.01.2021 № 794802, а также удаления информации о реализации данной продукции из материалов, которыми сопровождается ее реализация, в том числе, документации из сети Интернет.

В остальной части иска отказать.

Выдача исполнительного листа осуществляется после вступления решения в законную силу по правилам статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд (г. Владимир) через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам (г. Москва) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                              В.В.Романова