Арбитражный суд Московской области

проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва, 107053

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-55012/2018

31 января 2019 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 14 ноября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 31 января 2019 года.

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Чесноковой Е.Н.,при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление компании Trimos S.A. / ФИО2

к обществу с ограниченной ответственностью «ФРАМАВИ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки,

третьи лица: акционерное общество «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «Элегия (ИНН 

<

***>,ОГРН 

<

***>),

при участии в судебном заседании – согласно протоколу,

УСТАНОВИЛ:

компания Trimos S.A. / ФИО2 (далее – компания) обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ФРАМАВИ» (далее – общество «ФРАМАВИ») о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по международной регистрации № 509893 и № 737518 в размере 1 978 964 рубля(с учетом устного уточнения исковых требований в судебном заседании 14.11.2018, принятого судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» (далее – общество «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт») и общество с ограниченной ответственностью «Элегия».

В обоснование искового заявления компания ссылается на то, что является правообладателем названных товарных знаков. Общество «ФРАМАВИ» своими действиями по поставке вертикального длинномера, маркированного товарными знаками компании, обществу «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» без разрешения компании нарушило исключительные права последней на эти товарные знаки. В связи с этим компания просит взыскать с общества «ФРАМАВИ» компенсацию в указанном размере, исчисленную по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в двукратном размере стоимости товара, на котором незаконно размещены товарные знаки.

В отзыве на исковое заявление ответчик возражал против удовлетворения исковых требований в полном объеме, полагая, что истец злоупотребляет правом, а размер компенсации завышен, не соответствует характеру нарушения и подлежит снижению.

В судебном заседании представитель истца требования поддержал, выступил по доводам, изложенным в заявлении, просил удовлетворить заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований, просил снизить размер заявленной к взысканию компенсации.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем словесного товарного знака «TRIMOS» по международной регистрации № 509893 и изобразительного товарного знака  по международной регистрации № 737518, зарегистрированных, в частности, для товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) «приборы и инструменты научные, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки); вычислительные машины и оборудование для обработки данных; механические и электронные измерительные приборы, инструменты для измерения длины и угла, штангенциркули».

По мнению истца, ответчиком нарушены его исключительные права на названные товарные знаки путем размещения в предложении о продаже товара, размещения этих товарных знаков на товаре, реализованном ответчиком в отсутствие разрешения правообладателя.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки истца.

Поскольку претензия компании оставлена обществом «ФРАМАВИ» без удовлетворения, компания обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд установил, что истцу принадлежит исключительное право на словесный товарный знак «TRIMOS» по международной регистрации № 509893 и изобразительный товарный знак  по международной регистрации № 737518, зарегистрированные, в частности, для товаров 9-го класса МКТУ «механические и электронные измерительные приборы».

Из закупочной документации, представленной в материалы дела обществом «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт», следует, что общество «ФРАМАВИ» являлось участником запроса котировок в электронной форме, проводимого обществом «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» в целях приобретения вертикального длинномера «TRIMOS».

Согласно протокола рассмотрения и оценки поступивших заявок от 12.12.2016 № 1212-1/2016 победителем названной закупки признано общество «ФРАМАВИ», предложившее цену за указанный товар в размере 514 739 рублей, которым впоследствии был поставлен соответствующий товар – вертикальный длинномер, маркированный товарными знаками истца по международной регистрации № 509893 и № 737518, по цене 494 741 руб., что подтверждается товарной накладной от 02.05.2017 № УТ-72, представленной в материалы дела.

Таким образом, из представленных доказательств усматривается, что общество «ФРАМАВИ» использовало товарные знаки компании в предложении к продаже и при продаже вертикального длинномера, относящегося к товарам 9-го класса МКТУ «механические и электронные измерительные приборы», что обществом «ФРАМАВИ» не оспаривается.

Однако доказательств правомерности использования товарных знаков истца, в отношении товара, однородного товарам 9-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки истца, ответчиком в материалы дела не представлено.

Таким образом, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что ответчик своими действиями нарушил исключительные права истца на товарные знаки по международной регистрации № 509893 и № 737518.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, разъяснено, что снижение размера компенсации, исчисленного исходя из двукратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров) или двукратного размера стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 иподпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее – Постановление от 13.12.2016 № 28-П), при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного подпунктом 1статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- размер, подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком);

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Учитывая системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Вместе с тем в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 № 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ» обращено внимание на то, что в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем чтобы обеспечивалась их соразмерность совершенному правонарушению, а также соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств.

Пункт 1 статьи 1515 ГК Российской Федерации определяет в качестве контрафактных товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. При этом согласно пункту 2 той же статьи правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Во взаимосвязи со статьями 1252, 1484 и 1487 данного Кодекса названные законоположения позволяют относить к контрафактным как поддельную продукцию, так и товар, снабженный законным товарным знаком, но импортированный в Россию без согласия правообладателя.

Этим, однако, не предопределяется возможность применения одинаковых мер гражданско-правовой ответственности к импортеру, ввозящему на территорию России поддельные или недоброкачественные товары, и к импортеру, не получившему на ввоз в Россию товара, ранее на законных основаниях выпущенного в оборот в другой стране, согласия правообладателя товарного знака. При ввозе поддельных товаров, маркированных товарным знаком, правообладатель этого товарного знака не только несет убытки в виде упущенной выгоды, которую он мог бы получить от ввоза законно выпущенных товаров, но и претерпевает серьезные репутационные риски, связанные с несоответствием товара ожидаемым характеристикам и требованиям потребителей. Очевидна и разница в степени угрозы для законного оборота, степени общественной опасности использования потребителями товаров, контрафактных в силу поддельного происхождения, и товаров, признаваемых таковыми исключительно в силу их ввоза в страну неуполномоченным импортером.

Соответственно, поскольку подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации прямо предписывает суду определять размер компенсации, на выплату которой вправе рассчитывать обладатель исключительного права на товарный знак, по собственному усмотрению исходя из характера правонарушения, предполагается, что ее конкретный размер должен устанавливаться с учетом того, что при параллельном импорте понесенные правообладателем убытки, по общему правилу, не столь велики, как при ввозе поддельных товаров, маркированных принадлежащим ему товарным знаком.

Во всяком случае, по смыслу приведенных правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, при применении положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1 и 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации отсутствуют конституционно-правовые основания для назначения таких мер ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак, как изъятие из оборота и уничтожение товаров, ранее введенных правообладателем в гражданский оборот на территории другого государства и ввезенных на территорию России без его согласия (параллельный импорт), - в отличие от последствий ввоза поддельных товаров, изъятие и уничтожение которых может не производиться лишь в порядке исключения (если введение таких товаров в оборот продиктовано необходимостью защиты общественно значимых интересов). Это означает, что товары, ввезенные на территорию России в порядке параллельного импорта, могут быть изъяты из оборота и уничтожены лишь в случае установления их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей, что, однако, не исключает применение иных последствий нарушения исключительного права на товарный знак с учетом содержащегося в настоящем Постановлении конституционно-правового истолкования положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1 и 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации.

Следовательно, суды, в том числе специализированный Суд по интеллектуальным правам, рассматривающие в порядке обжалования решений арбитражных судов нижестоящих инстанций дела, связанные с взысканием по искам правообладателей (представляющих их лиц) предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации компенсации, управомочены - исходя из выявленного в данном Постановлении конституционно-правового смысла указанного законоположения - не допускать применения данной меры гражданско-правовой ответственности без учета характера совершенного правонарушения, т.е. в случае ввоза на территорию России без согласия правообладателя товарного знака продукции, на которой товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, не допускать взыскания такой же по размеру компенсации, как при ввозе (реализации) поддельной продукции, если это не повлекло для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от использования товарного знака на поддельной продукции.

Учитывая системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Компанией при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

При этом представленными в материалы дела документами (в частности, справкой истца от 25.05.2017 по месту требования, содержащей сведения о том, что вертикальный длинномер (V3-700 #128832810) продан агенту истца в Польше – компании «Оберон» 03.04.2017) подтверждается, что вертикальный длинномер (V3-700 #128832810), реализованный обществом «ФРАМАВИ», является оригинальным товаром, который был введен в гражданский оборот на территории Польши с согласия компании, что последней не оспаривается. Вместе с тем доказательств того, что данный товар был ввезен на территорию Российской Федерации правомерно, в материалах дела не имеется.

Таким образом, с учетом того, что на территорию Российской Федерации без согласия компании (правообладателя товарных знаков по международной регистрации № 509893 и № 737518) реализован товар, на котором названные товарные знаки размещены самим правообладателем (или с его согласия), суд пришел к выводу о недопустимости взыскания такой же по размеру компенсации, как при ввозе (реализации) поддельной продукции, поскольку это не повлекло для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от использования товарных знаков на поддельной продукции. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Кроме того, заявляя о снижении размера компенсации, подлежащей взысканию, ответчик также указал, что правонарушение совершено ответчиком впервые и использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер, поскольку представляет собой лишь одно действие.

Каких-либо доказательств, опровергающих, данные обстоятельства, в материалах дела не имеется, в связи с чем судом не установлены обстоятельства, не позволяющие снизить размер заявленной к взысканию компенсации.

Учитывая изложенное, оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак обоснованы, однако размер компенсации подлежит снижению.

Принимая во внимание приведенные выше правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, характер допущенного правонарушения (реализован на котором товарные знаки размещены законно), степень вины нарушителя, недоказанность вероятных убытков правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд полагает возможным снизить подлежащую взысканию компенсацию до однократного размера стоимости товара, на котором размещены товарные знаки истца, за каждый товарный знак.

При этом суд полагает необоснованными доводы ответчика о злоупотреблении истцом правом ввиду следующего.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Обращение истца в суд с настоящим иском является его правом, предусмотренным законом, равно как и избранный истцом способ определения размера компенсации. При этом несовершение истцом действий, препятствующих нарушению его исключительных прав на товарные знаки, само по себе не может безусловно свидетельствовать о наличии у истца намерения причинить вред другому лицу, нарушающему его исключительные права, являющемуся коммерческой организацией и осуществляющему предпринимательскую деятельность на свой страх и риск.

Таким образом, довод ответчика о злоупотреблении истцом правом носит не очевидный характер и не опровергает презумпцию, предусмотренную пунктом 5 статьи 10 ГК РФ.

Принимая во внимание изложенное, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения требования истца частично в размере 989 482 руб. (по 494 741 руб. за каждый товарный знак).

Расходы по оплате государственной пошлины распределены судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковое заявление компании Trimos S.A. / ФИО2 удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "ФРАМАВИ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу компании Trimos S.A. / ФИО2 компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки по международной регистрации № 509893 и № 737518 в размере 989 482 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 16 395 руб.

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Возвратить компании Trimos S.A. / ФИО2 из федерального бюджета государственную пошлину в размере 505 руб., излишне уплаченную по платежному поручению от 16.05.2018 № 268

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения.

Судья        Е.Н. Чеснокова